USPTO’s
Examination Guidance on 112(f) “Means-plus-Function”
Limitations Published
August 2, 2013 Summarized by Tatsuo YABE October 26,
2013 |
2013年8月2日、USPTOは審査官に対する112条第6項(AIAでは112条f項)判断に対する審査ガイドをPTOのウェブサイトで公開した。 本審査ガイドはMPEP2181に準ずるものであり、審査官に理解しやすいように例示を多く含んでいる。
- Note that "112(6)" and "112(f)" are interchangeably used in the following explanation. Art. 112(6) is used for pre-AIA and Art. 112(f) is used for AIA, however, the contents defined in Art. 112(6) and Art. 112(f) are identical.
当該審査ガイドの要旨は以下の通り:
(1)まずは、3条件テスト(3
Prong Analysis)を活用すること(3つの条件全てを満たす場合に112条(f)項で解釈する);
第1条件:
クレームの構成要素にMeansあるいはMeansに代わる用語(代替え用語)を使用しているか?
第2条件:
Means或いは代替え用語が機能表現で修飾されているか(典型的な例としては
means for・・・ または他の連結用語で機能表現と結びついているか)?
第3条件:
Means或いは代替え用語が、クレームされた機能を達するための十分な構造、或いは、材料で修飾されていない。
(2)反駁可能な推定:
さらに、クレームの構成要素が「Means+機能の用語」で規定されている場合には112条(f)項の解釈をするという推定(反駁可能な推定:rebuttal
presumption)が働く。しかし、クレームにおいて、当該機能を達成するための十分な構造或いは材料を伴い当該機能が規定されている場合には、当該推定を反駁可能である。
上記とは逆に、クレームの構成要素が「Means+機能の用語」で規定されていない場合には112条(f)項の解釈をしないという推定(反駁可能な推定:rebuttal
presumption)が働く。しかし、(a)構造或いは材料の代わりの用語が使用されており、(b)それが機能で規定されており、(c)当該機能を達成するための十分な構造或いは材料が規定されていない場合には、当該推定に反駁可能である。
(3) 各条件の説明
(3-1) 第1条件の例:
-
Meansという用語が使用されている。
-
Meansという用語の代わりの代替え用語が使用されている。
Ø
例)Means
for ink deliveryの代わりに Unit for delivery ink
-
Meansの代替え用語の使用か否かを判定するための絶対ルールはない。 然るに、審査官は問題となるクレーム用語を112条(f)項で審査するべきか否かは、明細書および当業者が理解する意味合いを考慮しなければならない。
(3-2) 第2条件の例:
-
Means(或いはその代替え用語)用語を修飾する機能表現は通常
“for”という語(或いはそれに代わる連結語)でリンクされる。
Ø
例) Means
for ink delivery
Ø
例) Module
for delivery ink
Ø
例) Module
configured to delivery ink
(3-3) 第3条件の例:
-
Meansという用語、或いは、代替え用語の機能を達成するための十分な構造或いは材料によって修飾されていない。
Ø
例) Means
for ink delivery à
十分な構造が規定されていない。
Ø
例) ink
jet means for ink delivery à 十分な構造が規定されていない。
Ø
例) Means
for ink delivery having an ink delivery tube à十分な構造が規定。
(4)
Examples:
(4−1)EX.
1
Means
for displaying a result of a search query
第1条件: 用語Meansが使用されている。
第2条件: 機能(for
displaying a result of a search query)が規定されている。
第3条件: 機能を達成するための構造体が規定されていない。
結論: 第1、第2、第3条件すべて満たす ⇒ 112条(f)適用
(4−2)EX.
2
Means
configured to display a result from a search query
第1条件: 用語Meansが使用されている。
第2条件: 機能(configured
to display a result from a search query)が規定されている。
第3条件: 機能を達成するための構造体が規定されていない。
結論: 第1、第2、第3条件すべて満たす ⇒ 112条(f)適用
(4−3)EX.
3
Module
for displaying a result from a search query
SPEC:
the module can be
hardware (such as a circuit), software (such as a program driver) or a
combination thereof (such as a programmed micro-processing unit)
第1条件: 明細書に依ると用語Moduleが用語Meansの代わりに使用されている。
第2条件: 機能(for
displaying a result from a search query)が規定されている。
第3条件: 機能を達成するための構造体が規定されていない。
結論: 第1、第2、第3条件すべて満たす ⇒ 112条(f)適用
(4−4)EX.
4
Displaying
means
第1条件: 用語Meansが使用されている。
第2条件: 機能(Displaying)が規定されている。
第3条件: 機能を達成するための構造体が規定されていない。
結論: 第1、第2、第3条件すべて満たす ⇒ 112条(f)適用
(4−5)EX.
5
A
display means
SPEC:
the display is described in accordance with its common understanding in the art,
specifically as a computer monitor or video screen.
第1条件: 用語Meansが使用されている。
第2条件: Meansに対応する機能が規定されていない。
第3条件: 機能が規定されていないので判断不能。
結論: 第2条件満たさない。 ⇒ 112条(f)適用しない。
(4−6)EX.
6
A
display means for displaying a result of a search query
SPEC:
the display
is described in accordance with its common understanding in the art,
specifically as a computer monitor or video screen.
第1条件: 用語Meansが使用されている。
第2条件: 機能表現がある。
第3条件: 機能を達成するための構造体がDisplayとして規定されている。
結論: 第3条件満たさない ⇒ 112条(f)適用しない。
(4−7)EX.
7
A
display for displaying a result from a search query
SPEC:
the display
is described in accordance with its common understanding in the art,
specifically as a computer monitor or video screen.
第1条件: Meansまたはその代替え用語が使用されていない。
第2条件: 機能表現あり。
第3条件: 機能を達成するための構造体がDisplayとして規定されている。
結論: 第1、及び、第3条件満たさない。 ⇒ 112条(f)適用しない。
*************************
MPEP2181および本審査ガイドを参酌するに、Means
+ Function解釈を避けたい場合には以下を心掛けることが重要である:
1)112条(6)解釈をするか否かは基本的には3条件テスト(3
Prong Analysis)で判断する。依って、3条件テストを理解すること。
■
第1条件:
クレームの構成要素にMeansあるいはMeansに代わる用語(代替え用語)を使用しているか?
■
第2条件:
Means或いは代替え用語が機能表現で修飾されているか(典型的な例としては
means for・・(機能)・・ または他の連結用語で機能表現と結びついているか)?
■
第3条件:
Means或いは代替え用語が、クレームされた機能を達するための十分な構造、或いは、材料で修飾されていない。
2)Meansを使用しない。⇒少なくとも112条(6)解釈をしないという推定(Presumption)が働く。
3)Means
for --- ingの形態を使用しない。 Unit (device; module) for --- ing も同様;Unit
configured to ---も同様。但し、means
for ---ing, having a tubeであれば機能を実現するための十分な構造(tube)が規定されているので112(6)解釈しない。
4)上記(4-5)
EX 5にあるように単純にdisplay
meansのみで機能表現を記載しない。 要は、displayのみで当業者がその構造(構成)を理解できる場合にはdisplayとのみ記載する。審査便覧2181(IA)にあるように、当業者が明細書を読むと問題となるクレーム用語が機能を実現するための構造の名前であることが理解できる場合には112条(6)項の解釈をしない。
However,
35 U.S.C. 112, paragraph 6
will
not apply
if persons of ordinary skill in the art
reading the specification understand the term to be the name for the structure
that performs the function, even when the term covers a broad class of
structures or identifies the structures by their function…(当業者が明細書を読むと問題となる用語が機能を実現するための構造の名前であることが理解できる場合には112条(6)項の解釈をしない。)
5)審査官が理不尽な112(6)解釈をしてきた場合には本ガイドの3条件テスト(3-Prong
Analysis)に沿って、少なくとも一つの条件が満たされていないと反論するのが効果的。
注記: 尚、112条(f)項の解釈は明細書の開示物に限定解釈されるので権利範囲が狭くなるので常に悪いというわけではない。 昔から良くあるクレームドラフティング手法であるが、(a) M+F解釈(112条f項の解釈)される第1クレームセットと (b) M+F解釈されない第2クレームセットを準備しておくことも可能である。 Fest判決後に一時注目されたが、M+Fクレームの「均等物(112条(f)項で規定されている"equivalents thereof")」の範囲はFest禁反言(M+Fクレーム構成要素が減縮補正されたとしても)が生じても残存する。 112条f項に基づくM+F構成要素の文言上の権利範囲は対応する明細書の開示物とその均等物である。 尚、M+F構成要素に対する均等の範囲は、前記文言上の範囲に均等論(DOE: Function / Way /Resultテスト)を適用する。
***************(参考)********************************
MPEP2181-IA:
With respect to the first prong of this
analysis, a claim element that does not include the phrase “means for” or
“step for” will not be * > presumed < to invoke 35 U.S.C.
112,
sixth paragraph. * > When the claim limitation does not use the phrase
“means for,” examiners should determine whether the presumption that 35
U.S.C. 112, paragraph 6 does not apply is overcome if the claim limitation uses
a non-structural term (a term that is simply a substitute for the term “means
for”). The following is a list of non-structural terms that may invoke 35
U.S.C. 112, paragraph 6: “mechanism for,” “module for,” “device
for,” “unit for,” “component for,” “element for,” “member
for,” “apparatus for,” “machine for,” or “system for.”Welker
Bearing Co., v. PHD, Inc., 550 F.3d 1090, 1096 (Fed. Cir. 2008); Massachusetts
Inst. of Tech. v. Abacus Software, 462 F.3d 1344, 1354 (Fed. Cir. 2006); Personalized
Media, 161 F.3d at 704; Mas-Hamilton Group v. LaGard, Inc., 156 F.3d
1206, 1214-1215 (Fed. Cir. 1998). This list is not exhaustive, and other
non-structural terms may invoke 35 U.S.C. 112, paragraph 6.
However,
35 U.S.C. 112, paragraph 6 will not apply if persons of ordinary skill in the art reading the specification
understand the term to be the name for the structure that performs the function,
even when the term covers a broad class of structures or identifies the
structures by their function (e.g.,
“filters,” “brakes,” “clamp,” “screwdriver,” and “locks”). Lighting
World, 382 F.3d at 1360; Apex Inc. v. Raritan Computer, Inc., 325
F.3d 1364, 1372-73 (Fed. Cir. 2003); CCS Fitness, 288 F.3d at 1369; Watts
v. XL Sys. Inc., 232 F.3d 877, 880-81 (Fed. Cir. 2000); Personalized
Media, 161 F.3d at 704; Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91
F.3d 1580, 1583 (Fed. Cir. 1996) (“Many devices take their names from the
functions they perform.”) The term is not required to denote a specific
structure or a precise physical structure to avoid the application of 35 U.S.C.
112, paragraph 6. See Watts, 232 F.3d at 880; Inventio AG v.
Thyssenkrupp Elevator Americas Corp., 649 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2011)(The
court concluded the claim terms "modernizing device" and
"computing unit" when read in light of the specification connoted
sufficient, definite structure to one of skill in the art to preclude
application of 35 U.S.C. 112, sixth paragraph). The following are examples of
structural terms that have been found not to invoke 35 U.S.C. 112,
paragraph 6: “circuit,” “detent mechanism,” “digital detector,”
“reciprocating member,” “connector assembly,” “perforation,”
“sealingly connected joints,” and “eyeglass hanger member.” Linear
Tech. Corp. v. Impala Linear Corp., 379 F.3d 1311, 1321 (Fed. Cir. 2004);
Apex, 325 F.3d at 1373; Greenberg, 91 F.3d at 1583-84; Personalized
Media, 161 F.3d at 704-05; CCS Fitness, 288 F.3d at 1369-70; Lighting
World, 382 F.3d at 1358-63; Cole v. Kimberly-Clark Corp., 102 F.3d
524, 531 (Fed. Cir. 1996); Watts, 232 F.3d at 881; Al-Site Corp. v.
VSI Int’l, Inc., 174 F.3d 1308, 1318-19 (Fed. Cir. 1999).
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