Contents Updated March 6, 2020

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Collabo v. SONY - Fed. Cir. 2020-02-025

引例の図で示された形状は「カップ形状」かそれともクレームされた「台形」と解釈されるか否か? SONYの勝利!

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USPTO May Require More Info in Petition filed in Patent Applications and Patents Based on Unintentional Delay

期限日から2年を超えて提出された嘆願書(例:メンテナンス費用未提出で放棄された特許を復活させる)に対しPTOは遅れた期間全てにおいて意図されたものではない(the entire delay was unintentional)というStatementに対しそれを示す追加情報の提出を求める場合があると3月2日付官報で述べた。

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In re Google - Fed. Cir. 2020-02-14

サーバーを設置するだけでは裁判管轄権は生じない。

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Samsung v. PriSUA - Fed. Cir. 2020-02-04

IPR手続き進行中にクレームが不明瞭であると判断される場合にPTABは新規性及び進歩性の判断ができないとしてクレームを無効にする権限はあるのか?

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Google v. Phillips - Fed. Cir. 2020-01-06

本事案は103条(自明性)判断に関する判決で、自明性判断の中でもObvious to Try(当業者にとって自明の試み)の適用に関して説示した。より詳細には方法クレームの最後のステップのみが引例との差異であり、その差異が当業者にとって限られた数のオプションと理解される場合にはObvious to Tryと理解されると判示した。

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Fox Factory v. SRAM LLC - Fed. Cir. 2019-12-18

本事案は103条(自明性)判断における2次的考察事項(商業上の成功など)と問題となるクレームとのNexus緊密な関連性)に関して判示した。即ち、問題となる特許クレームにABの特徴のみが規定されており、商業上の成功を収めた製品がABに加えてCという重要な特徴を備えている場合にクレームと2次的考察事項との間にNexusが存在すると言えるのかが争点となった。

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DOE (Doctrine of Equivalents) Fundamentals 

昨今セミナーをさせていただいて参加者の大多数が2002年以降にこの業界に入ってこられた方々であることに気づきました。即ち、均等論に関して2002年のFesto判決をリアルタイムでは知らない方が多いです。このような事情に鑑みて米国の均等論に関する最高裁及びCAFC大法廷判決を以下のように纏めました。

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Pharma Tech Solutions v. LifeScan - Fed. Cir. 2019-11-12

本事案は経過書類禁反言(Prosecution History Estoppel)により均等論の適用が禁止されたことを示す分かりやすい判決である。

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In re David Fought - Fed. Cir. 2019-11-04

本事案はクレームのプレアンブルの解釈に対する判決である。本判決理由と整合性のある判決が326日にも出されている(Arctic Cat Inc. v. GEP Power PRoducts: Fed. Cir. 2019-03-26)。即ち、プレアンブルでの文言は発明の意図された目的のみを記載している場合にはクレームの限定事項(limitation)とは解釈されない。しかしながら、プレアンブルの文言がクレームの本体部の先行詞(Antecedent Basis)として機能する場合には限定事項と解釈する

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Liqwd v. L'OREAL USA - Fed. Cir. 2019-10-30

本事案は自明性判断における「客観的証拠」の取り扱いに関する。1966年のGraham最高裁判決で自明性を判断するのに客観的証拠(secondary considerationとも称する)も考慮に入れると判示された。客観的証拠の例としては商業上の成功(但しクレームとのNexusが必要)、長年望まれたニーズ、業界紙による賞賛、他者によるコピー(copying by others)などがある。本事案では他社によるコピー(copying by others)が問題となった。

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Campbell v. Gamon - Fed. Cir. 2019-10-15

久々の全くもってメカ発明の自明性に関するCAFC判決。問題となった特許発明はスープなどのシリンダー状の製品を陳列し取り出しを容易にしたラック(スーパーなどに設置するラック)に関し、購買者が製品をピックアップした後に気が変わりラックに戻すときに最前列の製品の上に容易に載置する(戻す)ことができるという構造に関する。そのような構造はスープ缶で有名なキャンベルのラックに採用されている。難解な発明に関する判例を解読するのに疲れた人向けのスッキリ判決。

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USPTO Issued UPDATE for Subject Matter Eligibility - 2019-10-17

20191017日、USPTOは本年17日に公開された特許保護適格性の改訂版審査ガイダンス2019-01-PEGと称する)に対するUPDATEを公開した。本UPDATEは、2019-01-PEG公開後に集積されたパブコメをPTOがレビュし補足したものであり、結果的には2019-01-PEGの内容を実質的に変更するものではない。

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MTD v. Iancu (PTAB) - Fed. Cir. 2019-08-12

特許権者がクレームの構成要素に112条6項解釈の適用を主張しクレームの無効(自明)を免れた面白い事件。

MPFクレームは時として有効活用できることを明示した判決。

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Iridescent v AT&T - Fed. Cir. 2019-08-12

クレームで使用される造語(業界における一般的ではない用語)の権利範囲の決定の仕方?

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Amgen v. Coherus - Fed. Cir. 2019-07-29

本判決は経過書類禁反言に関するもので権利者Amgenは出願審査中に引例と識別するために引例にはクレームされた塩(salt)の組合せが開示、示唆されていないと述べた。CAFC出願経過において出願人が特許を取得するために主張した内容は、それが権利化するために本当に必要であったか否かに拘らず、禁反言を構成することになりうる。寧ろ、禁反言を構成するか否かの判断は競合者が出願人の主張内容が問題となる発明主題を放棄するものであると合理的に理解するものかどうかで判断すると判示した。

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Alison v. ITC & Aspen - Fed. Cir. 2019-08-27

本判決は112条第2項のクレームの明瞭性に関するものであり、Aspen社の359特許で問題となった用語は、エアロゲル(軽量でありながら高い絶縁性を有する)の材料を規定するクレーム1”lofty fibrous batting”という用語である。

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(1) US Patent Related Subject Matters  

 

USPTO May Require More Info in Petition filed in Patent Applications and Patents Based on Unintentional Delay

期限日から2年を超えて提出された嘆願書(例:メンテナンス費用未提出で放棄された特許を復活させる)に対しPTOは遅れた期間全てにおいて意図されたものではない(the entire delay was unintentional)というStatementに対しそれを示す追加情報の提出を求める場合があると3月2日付官報で述べた。

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USPTO Issued UPDATE for Subject Matter Eligibility - 2019-10-17

20191017日、USPTOは本年17日に公開された特許保護適格性の改訂版審査ガイダンス2019-01-PEGと称する)に対するUPDATEを公開した。本UPDATEは、2019-01-PEG公開後に集積されたパブコメをPTOがレビュし補足したものであり、結果的には2019-01-PEGの内容を実質的に変更するものではない。

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  Senate's Proposed 101 Reform Bill - Published 2019-05-22

2019522日、米国議会(上院のメンバー及び下院の知財司法委員会)による米国特許法101条改正法案のドラフトが公開された。本ドラフトをたたき台として、64日以降に利害関係者団体の意見を踏まえ米国議会にて公聴会が予定されている。

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USPTO issued Examining Guidance on Computer-Implemented Claim Limitations in view of Requirements under 35 U.S.C. 112: 2019-01-07

201917日、USPTO長官Iancu氏(昨年2月に就任)はコンピューター関連発明で機能表現されたクレームの112条審査に対する審査ガイダンスを発表した。

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USPTO Issued Revised Patent Eligibility Guidance - 2019-01-07

201917日、USPTOの長官Iancu氏(昨年2月に就任)が予てより懸案事項であった101条審査に対する審査ガイダンス(改訂)を発表した。特にAliceパート1(USPTOのテストではステップ2A)においクレームされた発明がjudicial exceptiondirected toしているのか否かという判断基準に統一性を持たせるべくPTOとしての審査基準を改訂した。

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(2) Case Laws

 

 

Collabo v. SONY - Fed. Cir. 2020-02-025

引例の図で示された形状は「カップ形状」かそれともクレームされた「台形」と解釈されるか否か? SONYの勝利!

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In re Google - Fed. Cir. 2020-02-14

サーバーを設置するだけでは裁判管轄権は生じない。

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Samsung v. PriSUA - Fed. Cir. 2020-02-04

IPR手続き進行中にクレームが不明瞭であると判断される場合にPTABは新規性及び進歩性の判断ができないとしてクレームを無効にする権限はあるのか?

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Google v. Phillips - Fed. Cir. 2020-01-06

本事案は103条(自明性)判断に関する判決で、自明性判断の中でもObvious to Try(当業者にとって自明の試み)の適用に関して説示した。より詳細には方法クレームの最後のステップのみが引例との差異であり、その差異が当業者にとって限られた数のオプションと理解される場合にはObvious to Tryと理解されると判示した。

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Fox Factory v. SRAM LLC - Fed. Cir. 2019-12-18

本事案は103条(自明性)判断における2次的考察事項(商業上の成功など)と問題となるクレームとのNexus緊密な関連性)に関して判示した。即ち、問題となる特許クレームにABの特徴のみが規定されており、商業上の成功を収めた製品がABに加えてCという重要な特徴を備えている場合にクレームと2次的考察事項との間にNexusが存在すると言えるのかが争点となった。

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DOE (Doctrine of Equivalents) Fundamentals 

昨今セミナーをさせていただいて参加者の大多数が2002年以降にこの業界に入ってこられた方々であることに気づきました。即ち、均等論に関して2002年のFesto判決をリアルタイムでは知らない方が多いです。このような事情に鑑みて米国の均等論に関する最高裁及びCAFC大法廷判決を以下のように纏めました。

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Pharma Tech Solutions v. LifeScan - Fed. Cir. 2019-11-12

本事案は経過書類禁反言(Prosecution History Estoppel)により均等論の適用が禁止されたことを示す分かりやすい判決である。

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In re David Fought - Fed. Cir. 2019-11-04

本事案はクレームのプレアンブルの解釈に対する判決である。本判決理由と整合性のある判決が326日にも出されている(Arctic Cat Inc. v. GEP Power PRoducts: Fed. Cir. 2019-03-26)。即ち、プレアンブルでの文言は発明の意図された目的のみを記載している場合にはクレームの限定事項(limitation)とは解釈されない。しかしながら、プレアンブルの文言がクレームの本体部の先行詞(Antecedent Basis)として機能する場合には限定事項と解釈する

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Liqwd v. L'OREAL USA - Fed. Cir. 2019-10-30

本事案は自明性判断における「客観的証拠」の取り扱いに関する。1966年のGraham最高裁判決で自明性を判断するのに客観的証拠(secondary considerationとも称する)も考慮に入れると判示された。客観的証拠の例としては商業上の成功(但しクレームとのNexusが必要)、長年望まれたニーズ、業界紙による賞賛、他者によるコピー(copying by others)などがある。本事案では他社によるコピー(copying by others)が問題となった。

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Campbell v. Gamon - Fed. Cir. 2019-10-15

久々の全くもってメカ発明の自明性に関するCAFC判決。問題となった特許発明はスープなどのシリンダー状の製品を陳列し取り出しを容易にしたラック(スーパーなどに設置するラック)に関し、購買者が製品をピックアップした後に気が変わりラックに戻すときに最前列の製品の上に容易に載置する(戻す)ことができるという構造に関する。そのような構造はスープ缶で有名なキャンベルのラックに採用されている。難解な発明に関する判例を解読するのに疲れた人向けのスッキリ判決。

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MTD v. Iancu (PTAB) - Fed. Cir. 2019-08-12

特許権者がクレームの構成要素に112条6項解釈の適用を主張しクレームの無効(自明)を免れた面白い事件。MPFクレームは時として有効活用できることを明示した判決。

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(3) Self-Study Course (Patent Litigation & Strategy):

 

Washington DCGWU (George Washington Univ.)ロースクールのLL.M.プログラム(知的財産権)で使うテキスト(特許・訴訟と戦略)を基に米国特許権利行使と戦略に関するSelf-Studyコースです。 GWUの知的財産権専攻LL.M.プログラムは本来は米国特許出願業務に携わっている技術系の弁理士が受けると最高にメリットがあるコースですが、残念ながらGWUで当該プログラムを受講しているのは日本人では弁護士か裁判官しかいません。

Text: Patent Litigation and Strategy (2008/02/12)

Kimberly A. Moore, 

Paul R. Michel, 

Timothy R. Holbrook

Patent Litigation and Strategy (American Casebook Series)  

 

(4) NY BAR Exam Prep Materials:

 

NY州弁護士試験準備(エッセイ)のために活用くだされば幸いです。

(特に元々法律系ではない人向けです。)

(5) Links

 

Seminars

 

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Peace Be With You!

 

 

 

 

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