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Contents Updated September 18, 2024

■USPTO Ends AFCP2.0 on 2024-12-14
2024年12月14日をAFCP2.0(After Final Consideration Program)の最終申請日となります。2013年から始まったAFCP2.0は2024年12月14日をもって終わります。

■USPTO Errors in Calculating PTA - 2024-09-30
米国特許庁（USPTO）はPTA（特許有効期間の調整）の計算にエラーが発生している可能性をこっそりと通知した。PTO曰く、エラー発生の原因はPTA算出用のソフトのコーディングエラーによるとのこと。既にコーディングエラーには対処しているとのことですが、2024年3月19日〜6月30日の間に発行された特許のPTAにエラーが発生している可能性があるとのこと。

■Patent Aligibility Restoration Act 2024: 2024年9月6日、合衆国連邦議会の下院議員Kiley氏(共和党：カリフォルニア州)とPeters氏(民主党：カリフォルニア州)によって起草された特許適格性改正法案が公開された。同改正法案によるとMayo/Alice合衆国最高裁判決を含む過去の司法判断によるJudicial Exceptions（司法によって特許適格性が否定された主題）を全てリセットし、条文によって特許保護非適格となる対象物（発明主題）を明瞭に規定している。昨年、2023年６月には上院議員Till氏とCoons氏によって起草された特許適格性改正法案が公開された。尚、2022年８月３日にも上院議員Till氏による同内容の改正法案が公開された。今回の改正法案の101条（特許適格性）の内容は略同じであるが、Section 1とSection 2を追記し、Section 2では司法によって101条の適格性判断が如何に混乱したかを赤裸々に綴っている。

■Allergan USA v. MSN Lab. & SUN Pharma Indus. - Fed. Cir. 2024-08-13
優先日を同じとするPatent Family（親特許と後の継続出願で派生する子特許）において、先に出願され、先に権利化された場合でPTAが付与された親特許は、子特許よりも権利期間が長くなったとしても子特許のクレームによってODP拒絶を受けることはない。

■ Celanese Int'l Corp. v. ITC - Fed. Cir. 2024-08-12
問題となったのは欧州で非開示の方法で製造された製品を米国に輸入し販売する行為によって問題となる特許（非開示の方法）は on-sale bar（販売によって新規性喪失）となり102条(a)(1)項の下に無効となるかであった。結論としてはPre-AIAの時代と102条で規定する「販売」とは同じ意味であり、販売された製品がどのように製造されたかは公に開示されている必要はない。即ち、非開示の製法で作られたものを基準日前に販売することで102条の「販売」に該当し、後に当該製法を特許することはできない。

■Sanho v. Kaijet Tech. Int'l - Fed. Cir. 2024-07-31
本CAFC判決はAIAによる102条(b)(2)(B)の新規性喪失の例外規定の適用に関する。そもそも2011年に成立したAIA（アメリカ発明者法）によって米国特許法は先発明主義から先願主義に変わった（適用されるのは2013年3月16日以降に有効出願日を持つ米国出願）。102条(a)(1)は有効出願日前の刊行物、販売、公用が引例となる。102条(a)(2)では先願（本願の有効出願日前に有効に出願された米国出願）が引例となる。102条(b)は新規性喪失の例外を規定しており、今回問題となったのは先願の有効出願日の前の販売行為が102条(b)(2)(B)で規定する「公衆への公開 (public disclosure)」に該当するかであった。

■ SIPCO v. JASCO - 2024-05-29
本事案はTD（ターミナルディスクレーマー）に関する重要な地裁判決である。特許権者のTD書面におけるTD対象特許番号の誤記（1字間違い）により権利行使不能となった。

■ 再発行出願に関する論説：(知財管理 Vol. 74 No. 5 2024)

■ 2010年以降の112条関連の重要判例のまとめ：(AIPPI論説:May 2024)

■LKQ v. GM CAFC大法廷判決 - 2024-05-21
CAFC大法廷は意匠の自明性判断に適用されてきたRosen-Durling テストを覆しUtility 特許と同じく103条と1966年のGrahamテストとした。

■ 米国特許庁のターミナルディスクレマーに対する規則改定案 - 2024-05-10
5月10日、米国特許庁はターミナルディスクレーマー（以下TD）に関する規則の改定案を公表した。同改定案によると、本願（或いは本特許）において自明性型のダブルパテント拒絶（以下、OTDP）を回避するべくTDで対応する場合には以下のような合意文書(agreement)を記載しなければならない：

「TDの根拠となる米国出願（或いは米国特許）の何れかのクレームが最終的に新規性無し、或いは、自明であるという理由で拒絶（或いは無効）と判断された場合には本願より成立する特許(或いは本件特許)は権利行使できない。」

■USPTO's Guidance on USe of AI in Practicing Before USPTO- 2024-04-10
2024年4月10日、USPTOはAIツール使用によるPTOにおける実務に対するガイダンスを発表した。本ガイダンスは主として米国の実務者（特許弁護士及びPatent Agent）に対して書かれたもので、基本的にはＡＩツールの支援によって作成されたUSPTOに対する全ての書類はその正確さを実務者（署名する人）が確認しなければならないということを述べている。その中にも（AIツール支援によるとかあまり関係なく）日本の実務者にも関わるの内容があるので留意されたい(本文参照・・・）。

■USPTO's Guidance for Determinatio of Obviousness - 2024-02-27
2024年2月27日、USPTOは自明性判断に対するガイダンスを公表した。2007年のKSR最高裁判決よりも自明性判断を柔軟にするという内容である。
今後知財関係者からのボイスと今後の審査の動向を注視したい。

■USPTO's Guidance on Inventorship for AI-Assisted Inventions - 2024-02-13
2024年2月13日、USPTOは、AI支援で生じた発明の発明者に関するガイダンスを官報で公開した。

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■米国特許明細書作成時の留意点
How to Draft US Patent Application Based on JP Application -2022-12-05
米国特許明細書作成時の留意点を過去20年の重要判決と審査便覧の該当箇所をハイパーリンクしまとめました。

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(1) US Patent Related Subject Matters   　 ■USPTO Ends AFCP2.0 on 2024-12-14 2024年12月14日をAFCP2.0(After Final Consideration Program)の最終申請日となります。2013年から始まったAFCP2.0は2024年12月14日をもって終わります。 ■USPTO Errors in Calculating PTA - 2024-09-30 米国特許庁（USPTO）はPTA（特許有効期間の調整）の計算にエラーが発生している可能性をこっそりと通知した。PTO曰く、エラー発生の原因はPTA算出用のソフトのコーディングエラーによるとのこと。既にコーディングエラーには対処しているとのことですが、2024年3月19日〜6月30日の間に発行された特許のPTAにエラーが発生している可能性があるとのこと。 ■Patent Aligibility Restoration Act 2024: 2024年9月6日、合衆国連邦議会の下院議員Kiley氏(共和党：カリフォルニア州)とPeters氏(民主党：カリフォルニア州)によって起草された特許適格性改正法案が公開された。同改正法案によるとMayo/Alice合衆国最高裁判決を含む過去の司法判断によるJudicial Exceptions（司法によって特許適格性が否定された主題）を全てリセットし、条文によって特許保護非適格となる対象物（発明主題）を明瞭に規定している。昨年、2023年６月には上院議員Till氏とCoons氏によって起草された特許適格性改正法案が公開された。尚、2022年８月３日にも上院議員Till氏による同内容の改正法案が公開された。今回の改正法案の101条（特許適格性）の内容は略同じであるが、Section 1とSection 2を追記し、Section 2では司法によって101条の適格性判断が如何に混乱したかを赤裸々に綴っている。 ■ 米国特許庁のターミナルディスクレマーに対する規則改定案 - 2024-05-10 5月10日、米国特許庁はターミナルディスクレーマー（以下TD）に関する規則の改定案を公表した。同改定案によると、本願（或いは本特許）において自明性型のダブルパテント拒絶（以下、OTDP）を回避するべくTDで対応する場合には以下のような合意文書(agreement)を記載しなければならない： 「TDの根拠となる米国出願（或いは米国特許）の何れかのクレームが最終的に新規性無し、或いは、自明であるという理由で拒絶（或いは無効）と判断された場合には本願より成立する特許(或いは本件特許)は権利行使できない。」 ■USPTO's Guidance on USe of AI in Practicing Before USPTO- 2024-04-10 2024年4月10日、USPTOはAIツール使用によるPTOにおける実務に対するガイダンスを発表した。本ガイダンスは主として米国の実務者（特許弁護士及びPatent Agent）に対して書かれたもので、基本的にはＡＩツールの支援によって作成されたUSPTOに対する全ての書類はその正確さを実務者（署名する人）が確認しなければならないということを述べている。その中にも（AIツール支援によるとかあまり関係なく）日本の実務者にも関わるの内容があるので留意されたい(本文参照・・・）。 ■USPTO's Guidance for Determinatio of Obviousness - 2024-02-27 2024年2月27日、USPTOは自明性判断に対するガイダンスを公表した。2007年のKSR最高裁判決よりも自明性判断を柔軟にするという内容である。 今後知財関係者からのボイスと今後の審査の動向を注視したい。 ■USPTO's Guidance on Inventorship for AI-Assisted Inventions - 2024-02-13 2024年2月13日、USPTOは、AI支援で生じた発明の発明者に関するガイダンスを官報で公開した。 ■USPTO's Guidelines for Assesing Enablement Requirement under 35 U.S.C. 112(a) 2024年1月10日、USPTOは官報でAmgen最高裁判決後の「実施可能要件」の審査ガイドラインを公表した。 ■Senator Till/Coons' 101 Reform Bill - 2023-06-22 同改正法案によるとMayo/Alice合衆国最高裁判決を含む過去の司法判断による保護適格性が否定された所謂Judicial Exceptionsを全てリセットし、条文によって特許保護非適格となる対象物を明瞭に規定している。そろそろ連邦議会も立法に向けて動いてほしい。 ■ Senator Till's 101 Reform Bill - 2022-08-03 上院議員Till氏による101条改正法案が公開された。本法案はPTOでの規則改訂によって101条審査に統一性を齎す限界に風穴を明ける第一歩となるであろう。但し、この法案でそのままで立法される可能性は低いと考えるが少なくともAlice判決の101条判断基準（最高裁で判示された法理論、Alice Part 1及びAlice Part 2）に物申すことになる切っ掛けになるであろう。 and more.....

(2)Case Law (時系列） ■Allergan USA v. MSN Lab. & SUN Pharma Indus. - Fed. Cir. 2024-08-13 優先日を同じとするPatent Family（親特許と後の継続出願で派生する子特許）において、先に出願され、先に権利化された場合でPTAが付与された親特許は、子特許よりも権利期間が長くなったとしても子特許のクレームによってODP拒絶を受けることはない。 ■ Celanese Int'l Corp. v. ITC - Fed. Cir. 2024-08-12 問題となったのは欧州で非開示の方法で製造された製品を米国に輸入し販売する行為によって問題となる特許（非開示の方法）は on-sale bar（販売によって新規性喪失）となり102条(a)(1)項の下に無効となるかであった。結論としてはPre-AIAの時代と102条で規定する「販売」とは同じ意味であり、販売された製品がどのように製造されたかは公に開示されている必要はない。即ち、非開示の製法で作られたものを基準日前に販売することで102条の「販売」に該当し、後に当該製法を特許することはできない。 ■Sanho v. Kaijet Tech. Int'l - Fed. Cir. 2024-07-31 本判決はAIAによる102条(b)(2)(B)の新規性喪失の例外規定の適用に関する。そもそも2011年に成立したAIA（アメリカ発明者法）によって米国特許法は先発明主義から先願主義に変わった（適用されるのは2013年3月16日以降に有効出願日を持つ米国出願）。102条(a)(1)は有効出願日前の刊行物、販売、公用が引例となる。102条(a)(2)では先願（本願の有効出願日前に有効に出願された米国出願）が引例となる。102条(b)は新規性喪失の例外を規定しており、今回問題となったのは先願の有効出願日の前の販売行為が102条(b)(2)(B)で規定する「公衆への公開 (public disclosure)」に該当するかであった。 ■ SIPCO v. JASCO - 2024-05-29 本事案はTD（ターミナルディスクレーマー）に関する重要な地裁判決である。特許権者のTD書面におけるTD対象特許番号の誤記（1字間違い）により権利行使不能となった。 ■LKQ v. GM CAFC大法廷判決 - 2024-05-21 CAFC大法廷は意匠の自明性判断に適用されてきたRosen-Durling テストを覆しUtility 特許と同じく103条と1966年のGrahamテストとした。 ■Weber v. Provisur Tech Inc., - Fed. Cir. 2024-02-08 食品を拘束でスライスする高額な機械の購入者（10社程度？）のみに配布された複製禁止の操作マニュアルは米国特許法102条の刊行物に該当するのか？ ■RAI Strategic Holdings v. Philip Morris - Fed. Cir. 2024-02-09 明細書で開示した数値レンジよりも狭い数値レンジを規定するクレーム（但し、狭い数値レンジは明細書には記載されていない）は112条(a)項の「記述要件」を満たすか否か？ ■ K-Fee System v. Nespresso USA. - Fed. Cir. 2023-12-26 クレームで要となる構成要素、「バーコード」、が2進化情報のコード「ビットコード」を含むか否かが争点となった。今日の明細書作成に要求される品質ではありえないことだが原出願書類（明細書及び図面）に「バーコード」という用語以上の説明がなかった。唯一、対応するEPのファミリー特許に対する異議申し立てにおける権利者の主張が判断の根拠となった。 ■ Actelion Pharma v. Mylan Pharma - Fed. Cir. 2023-11-06 クレームの「pH13」がpH12.5〜pH13.4を含むのかを判断するのに内部証拠では不十分で外部証拠による解釈が必要とした判例。 ■　ABS Global v. Cytonome - Fed. Cir. 2023-10-19 クレームの移行句(transitional phrase)に「comprising」を使いクレーム本体で「a SSS」と記載するとat least one SSS（複数を含む）を意味する。その解釈を避けたい場合には明細書で単数のSSSであることを明示する必要がある。 ■ WSOU Investments v. Google LLC - Fed. Cir. 2023-10-19 クレームの”a processor”はMPF解釈される場合とそうでない場合があるので要注意。 MPF解釈されることを想定し明細書で対応するアルゴリズムを開示しておくこと！ ■ In re Cellect - Fed. Cir. 2023-08-27 自明性ダブルパテント拒絶を回避するためにTD（ターミナルディスクレーマー）をするとPTA（特許期間調整）には影響するがPTE（特許期間延長）には影響しない。 ■ In re FLOAT'N'GRILL - Fed. Cir. 2023-07-12 特許発効後２年以内であれば再発行出願でクレームの権利範囲を拡大することは可能であるが、あくまで原明細書に開示された発明でなければならない。 ■Amgen v. Sanofi - (Supreme Court: 2023-05-18) 2023年5月18日、米国特許法第112条(a)項の明細書に課せられた「実施可能要件」に関する合衆国最高裁判決がでました。一言で云うと最高裁はAmgenの特許クレームは112条(a)項の実施可能要件を満たさないとした地裁・CAFCの判決を認容した。 and more.... (2A) Case Law by Topic （カテゴリー別） - 101 Eligibility; - 103 Obviousness; - 112 SPEC/Claims; - Claim Interpretation; - IDS/Inequitable Conduct; - DOE (Doctrine of Equivalents);

(3) Self-Study Course (Patent Litigation & Strategy): 　 Washington DCのGWU (George Washington Univ.)ロースクールのLL.M.プログラム（知的財産権）で使うテキスト（特許・訴訟と戦略）を基に米国特許権利行使と戦略に関するSelf-Studyコースです。　GWUの知的財産権専攻LL.M.プログラムは本来は米国特許出願業務に携わっている技術系の弁理士が受けると最高にメリットがあるコースですが、残念ながらGWUで当該プログラムを受講しているのは日本人では弁護士か裁判官しかいません。 Text: Patent Litigation and Strategy (2008/02/12) Kimberly A. Moore,  Paul R. Michel,  Timothy R. Holbrook Patent Litigation and Strategy (American Casebook Series)

(4) NY BAR Exam Prep Materials: 　 NY州弁護士試験準備(エッセイ）のために活用くだされば幸いです。 （特に元々法律系ではない人向けです。）

(5)　英文明細書作成時の留意点 : How to Draft US Patent Application Based on JP Application -2022-12-05

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