United States Patent 

Related Subject Matters:

 by Tatsuo Yabe

 


  Senate's Proposed 101 Reform Bill - Published 2019-05-22|

2019522日、米国議会(上院のメンバー及び下院の知財司法委員会)による米国特許法101条改正法案のドラフトが公開された。本ドラフトをたたき台として、64日以降に利害関係者団体の意見を踏まえ米国議会にて公聴会が予定されている。

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USPTO issued Examining Guidance on Computer-Implemented Claim Limitations in view of Requirements under 35 U.S.C. 112 : 2019-01-07

201917日、USPTO長官Iancu氏(昨年2月に就任)はコンピューター関連発明で機能表現されたクレームの112条審査に対する審査ガイダンスを発表した。

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USPTO Issued Revised Patent Eligibility Guidance - 2019-01-07

201917日、USPTOの長官Iancu氏(昨年2月に就任)が予てより懸案事項であった101条審査に対する審査ガイダンス(改訂)を発表した。特にAliceパート1(USPTOのテストではステップ2A)においクレームされた発明がjudicial exceptiondirected toしているのか否かという判断基準に統一性を持たせるべくPTOとしての審査基準を改訂した。

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USPTO issued Final Rule on Claim Constructions during PTAB proceedings (IPR/PGR/CBM).

PTAB手続きによるクレーム解釈をBRI基準からPhillips基準(words of a claim are generally given their ordinary and customary meaning”)に変更する。2018年11月13日以降に申請されるPTAB手続きに適用される。

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Aliceパート1に対するPTO長官(Iancu氏)のコメント (2018-09-24 @IPO集会にて)

Aliceパート1の"directed to Judicial Exception"の判断基準を明瞭化する審査ガイダンス準備中と述べた。

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101条関連CAFC判決(2018年)と対応するUSPTOのメモランダムのまとめ(2018年9月25日時点)

Iancu氏は就任後、前長官Lee氏時代には半ば諦めた「101条審査の明瞭化」という課題に早速取り組んだ。4月〜6月(2018年)に掛けて3件の審査メモランダムを出し、個々のメモランダムにおいて本年1月以降のCAFCの判決で101条判断に好適な判決 (Finjan, Core Wireless, Berkheim, Exergent, Vanda)を取り上げ、その判示の要(コア)の部分を審査官に通知した。Iancu氏就任後101条審査を出願人に好適結果を齎す方向への努力が顕著である。

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101条審査のメモランダム2018年6月7日)

治療方法に対するクレームの保護適格性を認めたVanda判決(CAFC:2018_04_13)を紹介するとともにMayo合衆国最高裁判決と対比した。

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101条保護適格性に関する昨今のUSPTOの動き As of 2018-04-20

暫くの間、101条審査に関して沈黙していた米国特許庁(以下USPTOと称する)が4月にはいり101条の特許保護適格性審査に関する2件のMemorandumを審査官に通知した(28日にUSPTODirectorに就任されたIancuによるものか・・・?)。

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What's going on with Eligibility Exam under 35 U.S.C. 101?

2018年1月現在:101条審査ガイダンスは?101条拒絶に反論するには?司法での動きは?

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PTO's New Fee Schedule - 2018-01-16から

出願関連費用トータルで6%増

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USPTO' Report of Public Comment on 101 Eligibility: 2017-07

4件の最高裁判決(Bilski; Mayo; Myriad; Alice)及び特許庁の審査ガイダンスに対する公共の意見(関係者によるパブコメ)を集約し報告書を作成した。

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USPTO Issued 101 Exam Memorandum - 2016-11-02

2016年11月2日、審査官に対する101条審査メモランダム(通知)が公開された。昨今の2件のCAFC判決(McRO v. Bandai Namco-2016-7-5とBascom v. AT&T-2016-06-27)を紹介するとともに、審査官に101条審査に対する留意事項を述べた。尚、本メモランダムを出す前から、流石にPTOも疲れ、嫌気がしてきた。そこで20161017日にFederal Register(官報)でラウンドテーブルディスカッションの開催(1114日@USPTO125日@スタンフォード大学)とそこでのテーマを列記している。当該Federal Registerを読む限りにおいてPTO101条審査に自身で対応する限界を承服し、より多くの助言を関係団体に求めることとした。

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USPTO's Proposed Fee Schedule for FY2017

出願費用8%増;RCE8%増;IPR申請費用56%増予定・・・

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USPTO issued Second Proposed Rule for Duty to Disclose Information under 37 CFR 1.56 in light of Therasense (Fed. Cir. en banc: 2011) : 2016-10-28

Therasense大法廷判決に鑑み開示義務に対する規則1.56条の改訂案(2回目)を公開した。

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FINAL後の対応に関して:- 2016-10-02

FINAL拒絶後の対応として選択肢であるP1〜P3パイロットプログラム、RCE、審判の比較とそれらを活用する場合を時系列で例示した。

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USPTO Issued 101 Exam Memorandum - 2016-07-14

2016年7月14日、審査官に対する101条審査メモランダム(通知)が公開された。昨今の2件のCAFC判決(Sequenon-2016-06-27とRapid Litigation-2016-07-05)を紹介するとともに、特にRapid Litigation判決に鑑みSTEP2A(クレームが例外規定を主題としているか?)に対する検討の仕方を追記した。

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PTO Began New Pilot Program (P3) - 2016-07-11

PTO started a new post-prosecution pilot program (P3) which combines effective features from the Pre-Appeal and AFCP 2.0 programs with new features. RCE及び審判請求の数を削減するために本年7月11日より来年1月12日までの期間で、FINAL後2か月以内に申請可能。但し、審査技術部門毎に200件まで。

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Recent Developments in Patent Eligibility Issues under 35 U.S.C. 101: 2016-06-06 Uploaded

2010年のBilski判決以降の101条関連最高裁判決とPTOの101条審査ガイダンス(及び昨今のEnfish事件とTLI事件)を時系列でまとめました。

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USPTO Issued 101 Exam Memorandum 2016-05-19

2016年5月19日、審査官に対する101条審査メモランダム(通知)が公開された。極々最近(5月4日に)101条審査メモランダムが公開されたばかりだが特許保護適格性判断基準(Mayo判決の2パートテストのSTEP2A)に関する2つの判決(5月12日にEnfish判決、5月17日にTLI判決)が出たので、PTOはそれらを考慮に入れて驚くべき素早い対応をした。これら2つの判決によって101条審査の仕方(Mayo判決の2パートテストのSTEP2AとSTEP2Bの対応)に実体的な影響はないと結論付け審査官を安心させた。

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USPTO Issued 101 Exam Memorandum 2016-05-04

201654日付の審査官に対する101条審査メモランダム(通知)が公開された。当該メモランダムにおいて、101条審査の仕方を再確認するとともに101条拒絶理由をどのようにOAで記載するべきか、101条拒絶に対する出願人の応答(反論)をどのように評価するべきかが通知された。本メモランダムと同時期に101条保護適格性に対するExamples 28-33が追加され、公開された。当該Examples 28-33は診断手法及び自然ベースの生成物に対する特許保護適格性に関する。

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22 Questions to Deepen Understanding of 112(f) issues and relation with 112(a) and 112(b):

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USPTO's upated 101-Exam Guidance - published 2015-07-30 NEW!!

2015730日、USPTO101条(特許保護適格性)審査ガイダンスのアップデートバージョンをウェブサイトで公開した。 今回の審査ガイダンスは(July-2015-Guidance20141216日のInterim Guidanceを補充するものであって内容を変更するものではない。

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PTO Issued Interim Guidance on 101 Eligibility - 2014-12-16  

101条(米国特許保護適格性)審査ガイドラインがPTO Websiteで公開された。

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自分自身で出願しよう」パイロットプログラム開始 - PTO Announced 2014-11-24 

代理人を使わずに米国特許出願を希望する発明者向けの特別の審査補助部門(Pro Se Pilot Examination Unit)を設立した。最低1年プログラムを継続し様子を見る。

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PTO's Exam Guideline for BRI and Definitenss under 112(2)

クレームの構成要素が112条第6項に基づき限定的に解釈される場合に、その限定的解釈を明白にするための審査ガイドPTOのウェブサイトで公開(201454日)。

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Final Rule for PTA Calculation of US National Stage Application from PCT (2014-05-15公開)

特許庁はUS国内移行出願(PCT)におけるPTA計算手法(14−4−4ルール)の14か月計算の起算日は(宣言書未提出等の不備があったとしても)US国内移行日であるとした。

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101保護適格性に対する審査ガイドライン

特許庁はPrometheus最高裁判決およびMyriad判決に鑑みた審査ガイドラインを公開した。2014年3月4日

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■ H.R.3309が325−91で連邦議会下院を通過 2013年12月5日

トロール対策法案(Goodlatteバージニア州議員による法案)が下院を通過し、上院にて審理中

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After Final Consideration Pilot Program 2.0

USPTOは、FINAL後の出願人のクレーム補正を含む応答書を審査する第2のパイロットプラグラムを2014年09月30日まで延長(USPTO、11月26日発表)

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■ QPIDSパイロットプログラムも同じく延長。

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■ USPTO's FINAL Rules to Implement Patent Law Treaty: 

USPTOは特許協力条約に基づく最終規則を公開(10月21日)。 

優先日を飛ばしても2か月以内であれば救済あり。施行日:2013年12月18日

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■ USPTO's Exam Guidance on 35 U.S.C. 112(6)

クレーム用語をMeans + Function(35USC112(6))で審査するか否かを判断するための審査官に対する審査ガイド。 PTOは当該審査ガイドを公開した(2013年8月2日)。

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After Final Consideration Pilot Program 2.0

USPTOは、FINAL後の出願人のクレーム補正を含む応答書を審査する第2のパイロットプラグラム2013年5月19日〜9月30日までの期間実施します。  

12月14日までプラグラム延長(2013年9月25日にPTO発表)

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IPR2012-00001

IPR(当事者系レビュ)において、追加のディスカバリーが認められる要件?

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■ AIA102条の最終規則とそのガイドライン

3月16日から施行されるAIA102条の最終規則とそのガイドラインが2月14日に公開されました。 概要をまとめています。

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■ IPRの一例紹介:

IPR201200022事件(2012917日にIPR申請)

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■ 米国特許庁の新料金(2013年3月19日施行)

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■ 特許の品質を上げるためのPTOからの提案(明細書の作成要領)

Jan 15, 2013

審査効率を揚げ、結果的にクレームの範囲を明確にするための出願時の明細書・クレームの様式(作成の仕方)に対する提案をしています。 PTOは2013年3月15日までパブリックコメントを受け付けています。

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■ HR6621 Signed Into Law - Jan 14, 2013

AIAに関する軽微な修正法案が可決。 Pre-AIA特許でPGRが適用されない付与後9か月にIPRを可能にすることと、発明者の宣言書の提出期限を登録料の納付日までとした。

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AIPLA Roadshows - Oct. 05, 2012

AIPLAによるAIA及び最終規則に関するロードショウが10月5日にワシントンDCで開催されました。 その内容をまとめています。

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■ USPTO's Final Rules on Derivation Proceedings

2012年9月11日に真の発明者決定手続き(冒認手続き)に対する最終規則が公開された。

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■ USPTO's Final Rules on Supplemental Exam

2012年8月13日に補助審査に対する最終規則公開された。

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■ USPTO's Final Rules on IPR, PGR, and CBMP

2012年8月13日にIPR、PGR、及び、ビジネス手法特許に対する移行期の規則が公開された。

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■ USPTO's Final Rules on Oath/Declaration

2012年8月13日に発明者の宣誓書に対する最終規則が公開された。

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■ USPTO's Final Rules on Pre-issuance 3rd Parties submission

2012年7月17日に第3者による情報提供に対する最終規則が公開された。

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■ USPTO's Proposed Implementation Rules for 102

AIA改正法102条に準ずる施行規則案(7月27日に公開) Proposed Rulesの全貌(3rd Party-Submissionに関する規則1.290は7月17日に確定)

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■ Prometheus最高裁判決(2012年3月)とPTOの101条ガイドライン(2012年7月)に鑑みた方法クレームのドラフトの仕方

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■ USPTO's Proposed Implementation Rules for AIA

Proposed Rules for Sup. Exam, IPR, PGR, Derivation Proceeding issued on Feb. 2012

改正法に準ずる米国特許庁による施行規則案(2012年2月28日現在)

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■ 米国特許新法による付与後権利無効手続き(PGR;IPR;Re-Exam等)の比較

PGR、IPR、補助審査など現行の査定系再審査との対比をしてみた。 Feb. 29, 2012

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■ Transitional Provision of STD for Granting Inter Parte Re-Exam

2011916日に制定された米国特許改正法のIPR(Inter-Parte Review)の影響により、同IPRが施行される2012916日までの期間に実施される「当事者系再審査」の請求が認められる基準がSNQ (Substantial New Question of Patentability)から”Reasonable Likelihood” STDに変更される。

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■ 米国特許改正法成立!

Obama大統領の署名(9月16日)

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■ 米国特許改正法(Patent Reform Bill)成立へ!

Senate Approved HR1249 on Sep. 08, 2011

Obama大統領の署名待ち

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■ Senate will review H.R.1249 in early September

上院は6月23日に下院を通過したH.R.1249を夏休み明けに直ちに審理することを明言。

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■ Proposed Amendment of 37CFR1.56(b)

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2011721日、米国特許庁はTherasense v. Becton大法廷判決(連邦巡回区控訴裁判所:2011525日)に鑑み、出願人の情報開示義務を規定した施行規則第1.56b項の改訂案を提示した。

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 First Track 12-Month Exam Begins May 4, 2011

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(米国特許庁の次年度予算の大幅削減により中止)

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以下の条件を満たすとき、早期審査保障(1年以内に特許査定或いは拒絶査定(又はRCE)。 但し出願人が期限延長するとプラグラム中止!

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  (1) 201154日以降の米国出願(PCT国内移行、意匠、仮出願は不可)

  (2) クレーム合計30個(独立クレーム4つまで、多数項従属クレームは不可)

  (3) 米国特許出願時に申請すること; 通常の出願費用+4000ドルの支払い(現時点では小規模事業者に対する半額サービス無し);

  (4) 2011年以内に先着1万件まで;

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■ 下院の司法委員会が32-3でHR1249を補正し、同意した

April 14, 2011

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今後下院にて議論がされ、既に上院を通過したS23との相違点が調整され、両党で同意に至れば大統領の署名となり、立法される。

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U.S. Senate Passed Patent Reform Bill by 95 - 5

March 08, 2011

米国特許改正法案上院通過!(3月8日)

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■ Supplemental Exam Guideline for Determination of Compliance with 35 USC112:

米国特許庁によるクレームの明瞭性(112条第2項)審査に対するガイドライン - Feb. 09, 2011にFederal Registerで公表(同日以降に施行)

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■ Supplemental Examination Guidelines for Determination of Obviousness:

米国特許庁による自明性判断基準(ガイドライン)に対する加筆 - September 01, 2010

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■ Interim Guideline on Pat-Eligibility for Process Claim - July 27, 2010

Bilski最高裁判決を受け、プロセスクレームの特許保護適格性の審査基準(中間ガイドライン)が発表された。

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■ Expedite Examination based on Abandoning of One application: 

-- 2010年6月24日から12月31日まで有効

米国特許庁は出願人が出願を1件(*1)捨てることで他の1件(*1)を早期審査するというプラグラムを6月24日から開始

(*1) 2009年10月1日以前の出願で審査が始まっていない米国出願

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■ S515改、上院司法委員会 特許法改正法案提示 -- 2010年3月4日

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Bush政権で合意に至ったS515の内容とほぼ同じである。 基本的に以下の内容が盛り込まれている:

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(1) 先発明主義から先願主義への移行(但し、発明者による公開後1年のグレースピリオド残す);

(2) 特許付与後の再審理(無効手続き)の手続きを整備する;

(3) ベストモード要件を特許法条文に残すものの、無効理由とはしない;

(4) 不公正行為になりうる行為を治癒するための「補助的審査制度」の構築;

(5) 故意侵害の判断基準を「客観的に無謀な行為」と条文で規定する;

(6) 裁判地の移送を「明白により妥当な裁判地が存在する」という基準で可能とする;

(7) 特許虚偽表示を理由とする訴訟当事者適格性を規定する;

(8) PTOの裁量権に関する規定

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上記内容を盛り込んだS515(改訂)法案は上院の合意を得ることはできるとしても(今春)、House of Representative(下院)の合意を得られるか否かは現時点では予想は困難である。 拠って、今年度中に法案が可決されるか否かは定かではない。 今後も継続的にWatching要である。

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 米国特許庁はPTAを再計算することを表明  (2010年1月28日)  

Wyeth v. Kappos事件の敗訴(CAFC:2010年1月7日)により、2010年3月2日までに登録(特許証発行)された米国特許で、登録後180日以内にPTA再計算をUSPTOに申請した場合にUSPTOは無料で特許有効期限(PTA)の再計算をすることを公表した。

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■ 昨今の米国特許事情 Recent Developments in U.S. Patent Related Matters

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(1)  元長官Dudas氏の特許改訂規則廃止
(2)  112条第1項開示要件見直し決定(CAFC大法廷)
(3)  プロダクト・バイ・プロセスクレームの権利範囲解釈決定
(4)  自明性を判断するのは陪審か、裁判官か?
(5)  米国特許庁に新しい長官Kappos氏就任
(6)  米国特許法改正案(上院案S515)
(7)  裁判所で有効性が確定されたクレームを同じ引例でもってUSPTOの再審査で無効にできるか?
(8)  プロセスクレームの特許(保護対象)要件はMachine or Transformationテストで判断して良いか?

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■ RCE to be docketed as Special New Application

USPTO20091115日以降のRCE(継続審査請求)に対する審査の着手時期に関して、Special New Applicationの扱いと同じとすることを決定しました。 PTO Director Kappos Notice: October 19, 2009

Special New Applicationの扱いをするとは、即ち、継続出願、或は、分割出願と同じタイムフレームでRCEの審査に着手しても良いということで、現行規則の基では審査官は、RCEを受理してから2ヶ月以内に審査を開始しなければなりませんが、そのタイムプレッシャーから開放されるということです。拠って、1115日以降のRCEに対する審査結果はかなり遅れることになると予想されます。 

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■  Obama Administration Supports S515 (Patent Reform Bill)

2009年10月5日、通商産業省長官、Gary Locke氏はLeahy上院議員、Sessions下院議員および上院議員司法委員会の主要メンバー宛に、Obama政権のS515(上院による特許法改正法案:2009年)に対する見解を書面で提示した。  同見解によると、新政府は、S515は特許法改正案に基本的に賛同するとし、推奨事項及びコメントを述べております。 本年4月から実体的に進展していない同法案の審理にポジティブな動きを与えることになるかもしれない。

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■ PTO長官Kappos氏、前長官(Dudas氏)提案の特許施行規則を廃止PTOのプレスリリース公開は2009108日)。

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■ PTO長官Kappos氏、審査官のカウントシステム変更を提案(2009年09月30日)。

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■ PTOは第1回目のアクション前のインタビューを実施することの効果を見極めるべく6ヶ月間のパイロットプログラムを10月1日より開始

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■ PTO新長官、David Kappos氏の宣誓式および就任の挨拶(及び同氏就任がPTO新規則に及ぼす影響) 2009年8月13日

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■ 米国特許施行規則に関するCAFCの判決 Tafas v. USPTO (2009年3月20日)

約1年前に合衆国バージニア州東部地区連邦地裁において、2007年11月1日から施行される予定であったUSPTOの新施行規則を無効とする略式判決がでました。 同略式判決(2008年4月1日)の概要は以下のとおりです:
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PTOによる改正規則

2008年4月1日の略式判決の要旨

(1)

規則78

CAの回数を制限する規則(一出願で基本2回)は無効である;

(2) 

規則114

RCEの回数を制限する規則(一出願で基本1回)は無効である;

(3) 

規則75

クレーム数を制限する規則(一出願で独立5個、合計25個以内)は無効である;

(4)

規則265

ESD(審査補助書類)の提出義務を出願人に負わせる規則は無効である; 

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米国特許庁は上記略式判決を不服とし、CAFC(連邦巡回区控訴裁判所)に控訴しており、2009年3月20日にCAFCの判決がでました。 同判決によると(1)継続出願数の制限を除いて、他の規則(2)〜(4)は米国特許庁の裁量で決定しうると判示されました。 

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■ 米国特許改正法案(S■ & H.R. ■) Patent Reform Act of 2009

上院と下院共に改正法案(略内容同一)が提出された(20090303  

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■ New MPEP 2141 - 2145;KSR最高裁判決;PTO審査官ガイドラインに鑑みた自明性拒絶に対する有効な反論

2008年10月13日記事アップロード

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■ New MPEP 8th Version; 7th Edition(※) の自明性拒絶に関するセクション2141〜2145の改訂内容まとめ

※ KSR最高裁判決および2007年10月10日施行されたPTO審査官に対する自明性拒絶に対する

ガイドラインに鑑み、MPEP2141−2145(自明性拒絶)は大幅に改訂され、2008年8月18日にPTOのWebsiteで公開された。2008年10月13日記事アップロード

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■ 米国特許庁及びDudas長官、VA East地区連邦地裁の4月1日判決に対しCAFCに控訴する意思を表明 2008年5月7日

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■ 米国特許新施行規則 略式判決 2008年4月1日

バージニア州東部地区連邦地裁で略式判決。 差止め認められた。

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■ 米国特許新施行規則仮差止め  2007年10月31日

バージニア州東部地区連邦地裁で仮処分申請認められた。

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米国特許施行規則改訂 2007年08月21日USPTO Websiteで公開

● Claim数制限(合計25:独立5個)revised on Sep 25!

● RCE回数制限(基本1回)...revised on Sep 27!

● CA(継続出願)の回数制限(基本2回)...revised on Oct 14, 2007!

● 関連米国出願の通知; revised on Oct. 14, 2007

★ USPTO NEW RULE Overview チャート (New: Sep. 26, 2007)

施行: 2007年11月1日

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(★2007年11月1日までのCA規則、RCE規則に対する経過措置に関しUSPTOが補足) 

(★★既存出願に対する規則1.78(f)(1)の通知義務を若干緩和:USPTOにて10月10日改訂)

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■ 米国特許改正法案(S1145 & H.R. 1908)

上院と下院共に改正法案(内容同一)が提出された(2007年04月18日)

Patent Reform Act of 2007 (S1145 & H.R. 1908)

今回の法案はS3818を基礎とし、上院と下院の両方から提出されたもので、S3818の多くの部分が維持されております。  本法案において新規性の判断基準を全て有効出願日(優先権主張があれば優先日とする)になっており、S3818では残存していた発明日基準の条文は排除されました。 但し、1年間のグレースピリオドは維持されています。 さらに特許付与後の無効手続きの内容が充足しており、損害賠償額の算定手法が追加される点、不正行為に対する規定が削除された点、敗訴側が弁護士費用を負うという規定が削除された点、さらに、諸外国へ輸出する行為に関する侵害を規定したる271条(f)項を削除するという法案が抹消されている点がS3818と異なります。 

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本法案(S1145 & H.R. 1908)に対する実体的な動きが予想されます。  今後の経過をWatching要です。

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■ 米国特許改正法案(S3818) 上院議員Hatch氏(及びLeahy氏)が 提出  (20060803日)  

  ⇒ HR2795との内容比較

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■ IDS提出規則に関する手続きの改定案  By USPTO  (20060710USPTO-HPで公開) 

注意: 特許庁は98日まで公衆より意見を収集し、改定案の妥当性を検討する段階なので 内容変更の可能性あり、拠って、施行日は未定:

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 早期審査(Accelerated Examination)に関する手続きの改定  By USPTO  (2006年06月26日USPTO-HPで公開) 

2006年8月25日の米国特許(意匠)出願より実施可能:

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■ 継続出願と継続審査、及び、互いに特許性を有さないクレームを備えた複数の特許出願に係わる規則の改定案

--200613USPTO Websiteで公開

http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr61.pdf

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■ 特許出願クレームの審査に係わる規則改定案

--200613USPTO Websiteで公開

http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/06-01.htm

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■ 2005年6月8日、米国下院IP小委員会議長、Lamar Smith氏が米国特許法改正法案

「Patent Reform Act of 2005 (H.R. 2795)」を提出uploaded June 16, 2005

(1)新規性に関する条文『102』を全面改訂  (先発明主義から先願主義へ!!!

― 102条(c)−(f)項削除;

― 『有効出願日(*1a)』基準の先行技術判断

― 102(a)(1)(B):他人の刊行物の場合には有効出願日前のもので拒絶

― 102(a)(1)(A):自己の刊行物の場合には、有効出願日(*1a)基準の一年以上前のものは先行技術(*1b)

― 102(a)(2): 有効出願日(*1a)前に『他人によって有効に出願された(*2)米国特許出願公開公報或いは米国特許』に開示されている場合(*3)(*4)

(2)自明性に関する103の改訂

           103条の(b)バイオ関係のsubsection, (c)自明性適用の例外規定に関する項削除

(3) 112ベストモード開示要求削除

(4)       118条: 発明者以外(譲受人)による特許出願許容

(5)       122条(b): 全ての米国出願を公開(米国ONLY出願の非公開申請を削除)

(6)       122条(e)項: 第三者による情報提供(出願公開後6ヶ月以内)

(7)       123条: 継続出願における制限:(米国特許庁のDirectorに一任する)

(8)       135条: 現行インターフェランスの条文を発明者の権利争議(コンテスト)に変更する;

(9)       136条: 誠実さの義務(誠実さの義務違反の判定は米国特許庁で行う:裁判所或いは他の政府機関による判定はなし;不正行為に対する調査する特別のオフィースを設置する;米国特許庁審判部にのみ控訴可能)

(11)                             273(新設): 「先使用: “prior use”」を根拠に非侵害の抗弁

(12)                             321条〜340(新設) 異議申立て制度の導入

申立て期限: 特許付与後9ヶ月以内又は警告を受けて6ヶ月以内の遅い方

意義申立て理由を構成する根拠条文: 101; 102; 103; 112; & 251(d)

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■ 米国特許法改正案―米国連邦議会下院(US HR)による叩き台公開 Uploaded on April 21, 2005 

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Status:米国4月14日に法案ドラフト公開/4月20日(4月25日に延期予定)に米国知財関関係者と下院小委員会とで会合を開く予定  

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改訂案概要:

(1)                           新規性に関する条文『102条』を全面改訂  (先発明主義から先出願主義へ!!!

― 102条(c)−(f)項削除;

― 有効出願日基準の先行技術判断

― 他人の刊行物の場合には有効出願日前のもので拒絶

― 自己の刊行物の場合には、有効出願日基準の一年以上前のものは先行技術

注意: 『有効出願日』とは米国出願日或いは優先権主張日(日 -->米出願の場合)のどちらか早い方

(2)                           自明性に関する103条の改訂

            103条の(b)バイオ関係のsubsection, (c)自明性適用の例外規定に関する103条(b)(c)項削除

(3)                           発明者以外(譲受け人)による特許出願許容

(4)                           112条のベストモード開示要求削除

(5)                           補正に関する条文123条:

― 出願公開後のクレーム拡大補正禁止

(6)                           全ての米国出願を公開(米国ONLY出願の非公開申請を削除)

(7)                           273条(新設): 「先使用: “prior use”」を根拠に非侵害の抗弁

(8)                           321条〜340条(新設) 異議申立て制度の導入


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■ 再審査を提起するための要件「実質的に新規なる特許性に対する疑義」 米国特許庁HP2005年2月3日公開

初期の再審査手続きが係属中における第2回目またはそれ以降の再審査請求が認められるための要件「特許性に対する実質的に新規な疑問(SNQ)の有無」の再確認と

再審査手続きでFINAL拒絶後のクレーム補正をエントリーするための手続き(RCR: Request for Continued Reexamination)の規則を構築する予定

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要件「特許性に対する実質的に新規な疑問(SNQ)」とは:

第2回目或いはそれ以降の再審査請求において要求されるSNQ(特許性に関わる実質的に新規な疑問)とは、それまでに提起された、或いは、存在したる如何なるSNQ(特許性に関わる実質的に新規な疑問)に対して新規で、且つ、異なるものでなければならない。

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■ PCT経由の米国国内移行時のサーチ費用及び審査費用支払い額減少に関する施行規則(施行:2004年2月1日) <対象PCT出願: 2004年12月8日以降に特許法第41条の基に基礎出願費用が支払われた国際出願で米国国内移行の段階にあるもの>

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■ 米国特許法第103条(c)項改訂          施行日:2004年12月10日

対象: 同日或いはそれ以降に発行された米国特許

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去る12月8日に米国特許出願手続き及び維持費用の値上げ法案がBush大統領によって署名され、同日付で施行されることになりました。 その僅か2日後に別の法案S2192(共同研究開発促進法案:※1)が同じく大統領の署名によって立法されました。 同法案の成立は通常の出願実務にはマイナスに作用することはないと思料しますが、知っていることによって今後は共同研究開発合意を締結している相手の102条(e)項引例を自明性判断に使用することを阻止できる可能性がでてきました。 即ち、今後は他社(或いは他者)との共同開発の合意書をきちんと締結し、同合意に基づく研究開発プロジェクトの範疇の機密情報(102条e項引例)が同プロジェクトによって生じる発明の権利化に対する障壁にならないようにすることができるということが明瞭になりました。 (従前は例えばA社、B社、C社、D社の4社共同開発合意に基づくプロジェクトの場合には米国特許出願の譲受人を常に合意したる会社全て(A社、B社、C社、D社)を含んでおくことで無用な102条e項適用を阻止することは可能ではあった。 しかし譲受人をA社、B社、C社というようにD社を除外して後出願をした場合にはA社、B社、C社、D社による先の米国出願「102条e引例」が自明性判断に使用されてしまうという場合があった。)

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但し、成立した法案S2192はその対象を2004年12月10日以降の米国特許と記載している。 これは勿論12月10日或いはそれ以降の米国出願という意味であろう。 さらに、新規103条c項の適用を受けるための共同研究開発の合意書の存在する日時は現出願に関わる発明の為されたとき或いはその前ということであって、自明性判断に従前は使用できていた先願(102条e引例)に関わる発明日ではない。 ということは現出願に関わる発明の発明日に合意書が存在していれば合意書に署名をしたる他者の102条e引例は現出願には一切自明性判断には使用しないということになるのかという疑問が残る。 さらに、新法(103条c項)に拠ると自明性判断に適用されるべきではなかったという引例を経て成立した米国特許を今後は再発行出願において権利範囲を拡大するというような措置がとれるのか、ここらあたりも施行規則或いはそれに順ずるもので補充していく必要があると考えます。 ⇒今後 Watching 要です。

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※1:Cooperative Research and Technology Enhancement (CREATE) Act of 2004 (Introduced in Senate)[S.2192.IS]

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■  Patent Fee Bill Was Signed by Bush on Dec 08, 2004 and Came Into Effect as of Dec 08, 2004

 米国特許商標費用改定法案Bush大統領が署名し成立  2004年12月8日から施行

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HR4818(米国特許商標庁費用値上げ法案)が12月8日にBush大統領に署名され同日昼12時1分から施行されることになりました。

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            (1)改定費用(Utility特許の大規模事業者用)

項目

現行

2004年12月8日〜2006会計年度まで

(A)出願費用

$790

$1000(*)

内訳

@$300(出願費用)

A$200(審査費用)

B$500(サーチ費用)

部分的なリファンド可能

(B)独立クレーム3つを超える分

$88/超過1個あたり

$200/超過1個あたり(*)

(C)合計クレーム20個を超える分

$18/超過1個あたり

$50/超過1個あたり(*)

(D)明細書及び図面の枚数超過

超過費用無し

100ページを超える分につき50枚毎に$250

例)明細書+図面が170ページの場合には500ドルの超過費用必要(ただしシーケンス配列、プログラムリストは枚数にカウントしない)

(*)

(E)特許発行費用

$1370

$1400(*)

(F)出願公開費用

$300

$300

(G1)メインテナンス費用(3.5年)

$940

$900(*)

(G2)メインテナンス費用(7.5年)

$2150

$2300(*)

(G3)メインテナンス費用(11.5年)

$3320

$3800(*)

 

 

(*):小規模事業者は半額サービス

(2) 施行日:

Bush大統領が署名後速やかに。(12月8日に署名済み)

上記(A)(D)は2004年12月8日以降の出願に関して

上記(B)(C)(E)(F)(G1−G3)に関しては米国特許出願日に関係なく支払う理由が発生した時点(例:OAに応答時にクレーム数増大した場合、2002年に権利化された特許メンテナンス費用を2005年に支払う場合など)


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■ Patent Fee Bill Has Passed

米国特許出願(特許維持)費用改定を含む法案(H.R.4818:H.R.1561と略同一)が11月20日に上院を通過し、Bush大統領の署名を待つのみとなりました。 数日中にBush大統領に署名され法案が成立すると予想されます。 

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米国特許庁21世紀戦略計画を支援するための米国特許施行規則改定(最終ルール) Uploaded September 26, 2004

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米国特許庁は21世紀戦略計画を推進していく上で米国連邦議会の承認を得ずとも変更可能な施行規則に対して一部改定し、その最終改定版を去る2004年9月21日に公開しました。 

 

以下に米国特許業務関連者の日々の実務に直接影響するであろう重要なものをピックアップし、改定の内容をとりまとめました。 

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@

最重要な改定は米国特許出願時に基礎出願(外国出願)の優先権を主張しておくことで、同米国出願明細書に基礎出願をincorporation by referenceしているという明示がなくとも同基礎出願の内容が米国出願に盛り込まれたとされるということであります(本改定規則の施行は本年9月21日の米国出願からであって既に開始されます。優先権主張の基礎となる外国出願は本年9月21日以前でも施行規則の改定の恩恵を享受できます。) 従って、従前の Notice of omitted items(明細書或いは図面の頁抜けがあった場合)を受けたときの冷や汗を掻く必要から開放されそうです。 やっと米国出願における優先権主張の明瞭な意味合いがでてきました。 

A 

さらに、実務に直結する改定内容は従前はOAに応答した後に審査官が同応答書の内容を検討する前までであれば比較的自由に追加補正(supplemental reply: amendment)を提出しており、それが受理されていましたが10月21日以降は応答後に審査保留の申請(request for suspension of action)をし、同保留中に追加補正を提出するという手法でしか追加補正書の提出が認められません。 

B 

後は審査官から明細書で不明な点があれば出願人の技術(或いは事実関連)知識の開示を要求する質問状(OA時)がくることになりそうです(本年10月21日施行です)。

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December 2003 News

 (1) Patent Reference (No-Paper form but in E-data form) -  Pilot Project;

 (2) Rogan(現米国特許庁Director) Leaves USPTO in Jan 2004;

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21世紀USPTO戦略計画を支援するための施行規則改定案 米国特許庁のHPNews2003912日公開。

(uploaded on Oct 10 2003)

特に以下の項目(改定項目)が日本で米国特許出願実務に関わる人にとって重要と考えます:

(1) See 37 CFR § 1.27 Definition of small entities 

小規模事業者か否かを判断する場合に特許或いは特許出願を大規模事業者に譲渡する義務がある場合という現行規則の意味合いをより明瞭に規定した。 → 即ち、譲渡する義務が現時点で存在するか否か(currently enforceable obligation under contract or lawが判断基準となります。 

(2)  See § 1.57 Incorporation by reference. 

日本国出願から優先権を主張し米国特許出願をすることによって日本出願明細書及び図面の開示内容の全てが米国出願の開示の一部と見なされます。 → 米国出願時に誤ってパラグラフを抜かしてしまったり、図面或いはページの一部を省いて出願してしまったとしても補正が可能となります。

(3)See § 1.98 Content of information disclosure statement. 

2003630日以降に出願される米国特許出願公開公報(及びPCT国際公開公報)及び米国特許をIDSする場合には公報のコピー提出は不要。

(4)See § 1.102 Advancement of examination.

テロ対策に関する発明が申請費用免除で早期審査を受けられます。

(5)See § 1.105 Requirements for information. 

審査官は困難な発明を解釈するために当業者のレベルを理解するべく出願人に質問をすることが施行規則で保障されます。

(6)See § 1.111 Reply by applicant or patent owner to a non-final Office action.     

NON-FINALOAに対して応答書を提出した後に追加の補正書(審査官の指示に直接的に準じるものではない出願人のメリットとなる実態的なクレーム補正がある場合)はENTERされません。

(7)See § 1.291 Protests by the public against pending applications. 

従来は匿名で実施できたプロテスト(情報提供による意義申し立て)をする場合に今後は当事者の正体を明かすことが要件となります。

 


 

Some News on June 23, 2003

  (1) U.S.P.T.O. Address Change;

  (2) Patent Fee for Fiscal 2004

  (3) Patent Fee Bill for 21st Century Strategic Plan Approved by Sub-Committee;

  (4) Elimination of CPA in view of RCE;

  (5) Unity of Invention Standard (PCT);

  (6) Simplification of PCT Related US rules;

  (7) Inter-Parte Reexamination

 


USPTO 21 Century Strategic Plan改訂案 (USPTO: April 02, 2003公開)  


USPTO 21 Century Strategic Plan 改定要旨 (USPTO: Feb 04 2003公開)


米国特許法第102条(e)項−法改正(USPTO:11月7日公開)


21st Century USPTO Strategic Planの内容


 

18ヶ月公開規則の諸規則への影響  


 18ヶ月公開施行規則 FINAL  


特許有効期限延長施行規則FINAL


AIPAに対応する施行規則改定案まとめ ---June 22, 2000

   1999/11/29に成立した米国特許法改正に伴う米国特許施行規則の改定案の要点をまとめています。


当事者系再審査に関する施行規則改訂案 (Inter-Parte Reexamination) ----June 20, 2000


18ヶ月公開に関する施行規則改訂案 (18 month Publication) ----------- June 05, 2000 


2000年5月29日以降はCPAの代わりにRCE (Continued Examination)実施可能 ----June 02, 2000


特許有効期限の延長(Patent Term Adjustment)施行規則改訂案--------- June 02, 2000


 

PCT−By Pass出願と102(e)改訂に伴うPCT-US国内移行の102(e)Date ---------- June 02, 2000


 

施行規則改訂案(米国特許庁3月20日公開分)NEW -- June 02, 2000


米国特許明細書中のURL記載禁止に例外(Greg. Aharonian氏)           


US Patent Examiner's Jobs and Job Evaluation System                             


Information Disclosure Statementの基礎知識(施行規則及びMPEP) 


          

2月1日より米国特許明細書中にURLを記載することを禁止(Greg. Aharonian氏)


Good News to Provisional Application                                                                        Jan 27, 2000


Novelty Statute 102(e) Changes                                                                                Jan 27, 2000


Obviousness Statute 103(c) Changes                                                                         Jan 27, 2000 


   U.S. Patent Bill Passed                                                                                           Jan 14, 2000

 


 

  MPEP重要項目シリーズNo. 2(米国特許法101条 & 112条)

MPEP 2100の中でも最重要な項目に特許性(35 U.S.C.101:何が米国特許法の基に特許しうるのか & 35 U.S.C.112:明細書の記載要件、ベストモード、実施可能要件、クレーム形式、Meansクレームの解釈)に関わる説明がありますので、その内容を取りまとめました。


 

  MPEP重要項目シリーズNo. 1(米国特許法102条)

MPEP 2100の中でも最重要な項目に新規性(35 U.S.C.102:何が米国特許法の基に引例になるのか)に関わる説明がありますので、その内容を取りまとめました。 企業、特許事務所の米国特許出願業務に携わる初心者向けテキストとしての使用に値すれば光栄です。

 


 

Acknowledgment:

The following links were broken as my old friend from Akron U who managed my web-site & who was my web-master (idea-net/yabe/) up to the end of year 1999 has left his position and all the data is now missing.  I will try to recover the data somehow and will upload the missing data from now and further notice will be provided if the data was recovered.

 

  Longacre/White Patent Bar Review Course (March 4 to March 8, 1999)に関して

米国特許Agent試験のためLos Angeles (Whittier Law School)で開催された5日間のセミナーに参加してきましたのでその内容をご紹介いたします。

  米国特許庁発表 (Feb.12, 1999)

米国特許庁は、1999年6月を目処に発行費支払から実際に米国特許発行されるまでの期間を現行の3ヶ月から4週間に短縮するという目標を設定した。

  米国特許施行規則改定提案に対する Public Comment の分析

米国特許庁による施行規則改訂提案21項目に対する公共の声(1999.01.13インターネット公開)を分析しましたところ、特に、提案項目(4)一出願で審査されるクレーム数を40 個以下/独立クレーム数を6つ以下とすること、および提案項目(9)IDSで提出に対する制約に関して非常に強い反対意見が多く投稿されております。従って、これら提案項目に対する法案がPassする確率は非常に低いと予想されます

米国特許施行規則改定提案 (1998年10月05日インターネットで公開)

米国特許庁は、独自の5つのビジネスゴールを設定し、そのゴールを達成するべく特許施行規則の21項目の改訂を提案しております。その改訂案の中に、特に、項目(4)一出願で審査されるクレーム数を40個以下/独立クレーム数を6つ以下とすること;および項目(9)IDSで提出される引用例に対する制限と要求事項、即ち、IDSとして提出する引用例の内容を出願人或いは代理人が検討したということを声明することと、10個を超えて提出される引用例のクレームとの関連性を説明することが含まれています。

  1998年度米国ソフトウェア関連特許の面白統計データ

米国のソフトウェア関連特許の数は6年間で10倍に増大している。 しかし、米国特許庁の審査能力はそれに対応できるようには到底改善されていない。 ということはソフトウェア特許の特許性に対する信頼度は実質どうなのか?どこの会社がソフトウェア特許を多く取得しているのか? どの法律事務所が多くソフトウェア特許を扱っているのか?一体、何件くらいの先行技術が引例として審査中に適用されているのだろうか?Aharonian氏による正直で、且つ、フランクなコメント込み。By Mr. Gregory Aharonian (Esq.)

米国特許法101条で言う特許可能主題とは何か?

特許適用例外主題として言われている数学のアルゴリズムとかビジネス手法は本当に特許不可主題か?どのようにすればこれらを権利化できるのか?
State Street v. Signature -- CAFC96-1327 (Decided July 23, 1998)判例

  「Means-Plus-Functionクレームの戦略的使用」

By Oblon米国法律事務所のMaier弁護士とLytle弁護士

  PCT出願において102条(e)に基づく早期の(他者出願に対する引例として有効な)出願日を確保するには?

引例としての地位に関わるPCT第64条と米国特許法第102条との矛盾点は? PCT出願から米国継続出願をすることによってPCT出願日を他者に対する有効な引例となる出願日とすることができる。 Birch, Stewart, Kolasch & Birch. LLP −Michael R. Cammarata Esq.のコメント紹介

米国特許庁でのPublic Hearing (Nov 18, 1997)

議題(1)審査官とのインタビューをテープ録音すること(2)特許局通知に許可理由を記載することの意義−に対する米国オブロン法律事務所の上級カウンセラーMossinghoff氏の発言内容(要約の発言内容(要約)

  Notice Regarding New Rules in Patent Cases:
米国特許法施行規則の改訂(12月1日より有効)

  米国議会で審理中の特許法案 by G. Lloyd Knight Esq. (Cushman Darby & Cushman)

  米国特許法102条のまとめ(チャート)

  USPTO Patent Strategic Plan
1997年度米国特許商標庁戦略計画書 抄訳

今後の米国出願(仮出願とルール131の併用)

  Rule 131 Affidavit Establishing an Earlier
Invention Date under GATT by Susan M. Morse
Esq.

ルール131の基に外国人が優先日よりも
先行する発明日を米国で設定すること に関して
Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP事務所の
Morse特許弁護士の論説日本語訳(Mar1997)

Biotechnology Process Patent Law Changed
Patentability of Process Claims 35 U.S.C. 103 (b)

 

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