FINAL後の対応に関して：
AFTER FINAL PRACTICE
*****************
By
Tatsuo YABE
2016-10-02
***********************
2016年7月11日よりFINAL後の対応に関して新たなパイロットプログラム（P3）が開始された。P３プログラムを創設した目的はRCEと審判手続の数を減らすことでありFINAL拒絶後であっても出願人の有効な補正をある程度認めようという趣旨である。言い換えると2005年から始まったP1(Pre-Appeal
Brief Conference)プログラム及び2013年から始まったAFCP2.0（P2）プログラムが思ったほどの成果をあげていないのである。P3は確かにP1とP2の良いとこどり（複数の審査官によるレビュ；PTO費用不要；20分間の口頭によるPresentationの機会；結論に至った理由を明記する）をしたハイブリッドなプログラムであり、有効活用され定着することを期待したい。
昨今、FINAL後の対応に関して複数の方々から質問を受けたのでP1〜P3とRCE、審判手続などの手法を比較し、以下に比較Table形式にまとめたので参照されたい。尚、以下の比較Tableの後にEx１〜EX９でFINAL後の対応、各種パイロットプログラムの活用事例、審判手続との組み合わせを時系列で纏めたのでこれらも参照されたい。
AFTER FINAL PROCEEDINGS （比較Table）
|
|
|
Timing |
Stops
6M Clock from running? |
Requirements |
PTO’s Fees |
Who will review? |
Effective when: |
Unique Features |
Other Comments |
|
P1
(Pre-Appeal Brief
Conference) Started 2005/7/12 |
Anytime
W/IN 6M after FOA |
Yes |
-
Less than 5 page argument , P1 request form and Notice of Appeal |
$800 |
3
Examiners including the one issuing FINAL OA |
Clear
Error by Examiner |
-
Shine light on Examiner -
No reason for decision given |
-
No participation in conference; -
followed by RCE or Appeal Brief |
|
P2
(AFCP 2.0) -Extended till 9/30/2017 |
Anytime
W/IN 6M after FOA (however
within 2M is preferable) |
NO |
-
Narrow Amendments in Claim and P2 Request form |
NO |
Same
Examiner |
Clear
Error by Examiner |
|
Extra
3 Hrs is given to Ex, but over the years, P2 becoming less effective. |
|
P3 Started 2016/07/11 Ends 2017/01/12 Extended if successful |
Within
2 M from FOA |
No |
-
No Amendments or Narrow Amendments in Claim and Less than 5 page argument
with P3 Request Form |
NO |
3
Examiners including the one issuing FINAL OA |
Clear
Error by Examiner |
-
Shine light on Examiner -
20 Min Oral Presentation -
Reason for decision given |
Watch
out 2M after FINAL, if passed 2M, P3 is not available!! |
|
RCE |
Anytime
during pendency of App |
Yes |
-
Amendments and RCE Request Form with Fee |
$1,200 $1,700
(2nd or after) |
Same
Examiner |
New
grounds of Rejection based on new reference in FOA (Examiner being decent
enough to respond to the previous amendments) |
Likely
make Examiner happy because of easy points (counts) |
If
Ex is stubborn or unreasonable, don’t fall into RCE trap! |
|
Appeal |
Same
Claim(s) Twice Rejected |
Yes |
-
Notice of Appeal -
Appeal Brief -
Reply Brief to Ex’s Answer to bring the case to PTAB |
$800 $2,000 |
-
2 Examiner Panel Review before issuance of Ex’s Answer; -
Reply Brief will be reviewed at PTAB |
-Clear
Error by Examiner -More
focus on Legal Issues to be reviewed by PTAB |
-
Shine light on Examiner; -
Likely reopen Prosecution before Ex’s Answer -
Administrative Judges will review at PTAB (high level tech/legal members) |
-
2~3 Yrs of long time pendency is important for some applications |
|
Continuation
App (Div. App) |
Anytime
during pendency of App |
Yes |
Initial
Filing Documents with Oath/Dec (if change of inventors) |
$1600 |
Usually,
Same Examiner |
-
Parent Claims (App) Allowed but there are other features to be patented in
the spec |
Greater
freedom in drafting claims based on original disclosures in SPEC/Dwgs |
-
Earn Pendency of App while watching competitors’ products |
|
Interview |
Any reasonable time
before initiating each of the above process |
N/A |
No rights for Applicant
after FINAL, but now it is encouraged by PTO to reduce number of RCEs and
Appeals (backlogs) |
NO |
|
-Good
relation already established with the examiner; -Good
statistical data bf/af interview by examiner.ninja |
|
Bring
SPE in when junior Ex being unreasonable. |
|
Abandon |
Anytime |
N/A |
N/A |
NO |
N/A |
N/A |
|
|
By Tatsuo YABE (2016/09/29)
以下はFINAL後の対応例を時系列でまとめた：
EX1:
Response to FOA (Final Office Action) without RCE à
RCE
EX2:
Response to FOA within 2 months without RCE à
RCE
EX3:
Response to FOA with RCE
EX4:
Response with Request of P1 (Pre-Appeal Brief Conference)
EX5:
Response with Request of P2 (AFCP2.0)
EX6:
Response with Request for P3
EX7:
Appeal Proceeding
EX8:
P1 (Pre-Appeal Brief Conference) + Appeal
EX9:
P3 + Appeal
EX1: Response to Final OA without RCE
FINAL拒絶に対しRCE無しに応答する例。FINAL（FOA）後に受理されるクレーム補正は、FOAで許可可能とされたクレームを許可となるように補正するか、審査官の指示に従う補正、或いはクレームをキャンセルする以外は出願人の権利としては認められていない。依って、通常それ以外の実体的な補正は受理されず、アドバイス通知が発行され、審査を受けるためにはRCEが必要となる。FINAL後は仮に3か月以内に応答したとしても、6か月の法的応答期限の時計はストップしない。従って、アドバイス通知にRCEで応答した時点まで審査を係属状態にする必要がある。以下の場合にはRCE時に2か月延長費用（600ドル）の支払いが必要となる。
|
EX2: Response to Final OA within 2 months without RCE
FINAL拒絶に対しRCE無しに応答する例。FINAL（FOA）後に受理されるクレーム補正は、FOAで許可可能とされたクレームを許可となるように補正するか、審査官の指示に従う補正、或いはクレームをキャンセルする以外は出願人の権利としては認められていない。依って、通常それ以外の実体的な補正は受理されず、アドバイス通知が発行され、審査を受けるためにはRCEが必要となる。FINAL後は仮に3か月以内に応答したとしても、6か月の法的応答期限の時計はストップしない。従って、アドバイス通知にRCEで応答した時点まで審査を係属状態にする必要がある。しかし以下の場合には2か月以内に応答しているので2
(TWO) months rule（FINAL後2か月以内に応答するとアドバイス通知の発行日が期限延長の起算日となる）が適用され、RCE時に1か月延長費用（200ドル）の支払いで済む。
EX3: Response to Final OA with RCE
FINAL拒絶に対しRCEと共に応答する例。3か月以内にRCEと同時に応答する場合には延長費用は不要。FOA（最終拒絶）で新たな先行技術文献が引用されて新たな理由で拒絶される場合、（即ち、第1回目の拒絶通知に対する応答が成功であった）には以下の対応がベスト。
|
|
EX4:
Response
to Final OA with Request of Pre-Appeal Brief
Conference (P1)
FINAL拒絶に対しP1申請書（Pre-Appeal
Brief Conference）と共に応答する例。P1パイロットプログラムは2005年から今日まで継続している。審査を担当した審査官の他に2名の審査官がレビューをするため審査官の拒絶理由に明白な問題がある場合には有効。但し、P1申請時にNotice
of Appeal（審判請求）の費用、800ドルが必要。さらに、Pre-Appeal
Conferenceで結論（[1] Notice of Allowability; [2]
FINAL Upheld; [3] Reopen Prosecutionのチェックボックスに印が入るだけ
）に至った理由は出願人に知らされない。依って、審査官の拒絶理由に明らかなエラーがある場合にのみ有効。
以下の場合にはPre-Appeal申請時が既にFINAL後3か月を経過しているので1か月期限延長費用（200ドル）とNotice of Appeal費用（800ドル）の支払いが必要となる。しかしNotice of Appealを申請するため6か月の法定応答期限のクロックはNotice of Appeal申請時にストップする。依って、結果的にRCEをすることになってもNotice of Appealから2か月以内であれば延長費用は掛からない。
|
EX5:
Response
to Final OA with Request of AFCP2.0 (P2)
|
FINAL拒絶に対しP2申請書（AFCP2.0）と共に応答する例。P2パイロットプログラムは2013年から今日まで継続している（先日2017年9月30日まで期限延長された）。P1（Pre-Appeal
Brief Conference）と比較するとP2申請時にはPTO費用は不要で（P1では800ドル必要）あり、独立クレームの減縮補正が受理される、しかし同じ審査官によるレビュとなるため他の審査官による客観的な判断を望めない。規則としてはP2申請された場合には審査官に3時間の余分の検討時間（調査及び審査）が与えられ、その時間内に減縮補正された独立クレームの審査を完了できる場合には審査官は対応するべきであるが、過去数年の実務経験ベースではあまり好適な結果はでていない。
注意すべきはP2を申請したとしても6か月の法定応答期限のクロックはストップしない。従って、P2申請後に審査官の対応が遅れ以下のような時系列（例）となった場合、出願人はRCE申請時に3か月の期限延長費用（1600ドル）の支払いが必要となる。RCE（1200ドル）と合算すると2800ドルの庁費用の支払いとなる。依って、P2を申請する場合には望ましくはFOA後2か月以内にするべきである。
EX6:
Response
to Final OA with Request of P3 (P3): Must
be filed within 2 months from FOA!
FINAL拒絶に対しP3申請書と共に応答する例。P3パイロットプログラムは2016年7月11日から開始された（取敢えずは半年間試験的に実施）。P3は確かにP1とP2の良いとこどり（複数の審査官によるレビュ；PTO費用不要；20分間の口頭によるPresentationの機会；結論に至った理由を明記する）をしたハイブリッドなプログラムであり、今後、有効活用され定着することを期待したい。2か月以内に申請する必要があるため自動的に2
Month Rule（FINAL後2か月以内に応答するとアドバイス通知の発行日が期限延長の起算日となる）が適用される。
|
EX7:
Response
to Final OA with Notice of Appeal
==>
Appeal Proceeding（審判手続）
FINAL拒絶に審判請求（審判手続き）をする例。RCEを既に実施したものの（或いは2回目のRCEでも有効な結論に達していない場合）出願人が納得する審査結果が得られない場合、特に法理論が重要な争点である場合にはPTAB（審判部）による審判手続きが有効であろう。前述のEX４（P1パイロットプログラム）とEX６（P3パイロットプログラム）のように担当審査官以外の他の審査官によって客観的なレビュを受けられる手法がある。よって、EX８とEX９にあるようにこれらパイロットプログラムと組み合わせて審判を実施することも可能である。 本EX（以下）では審判手続きの流れをまとめた。審判手続きは審判請求書(Notice
of Appeal:$800)の提出からスタートする。審判請求書(Notice
of Appeal)を提出後、審判請求人は2か月以内に審判理由書(Appeal
Brief)を提出する（但し最長5か月の期限延長が可能：3か月延長は1400ドル；4か月延長は2200ドル；5か月の延長費用は3000ドル）、その理由書が担当審査官以外の2名の審査官によってレビュされ、審査官の回答書（Examiner’s
Answer）を作成するべきか否かが検討される。審判請求人の審判理由書の方に理がある（FOAの拒絶理由が妥当ではない）と判断された場合には審査官の回答書（Examiner’s
Answer）は作成されずに審査再開（Re-open
Prosecution:担当審査官に差し戻す）となる。審査官の回答書（Examiner’s
Answer）が発行された後2か月以内に出願人は答弁書(Reply
Brief:庁費用2000ドル支払要)の提出となりここで審査部門から審判部（PTAB）に移る。[注意：Reply
BriefはExaminer's Answerから2か月以内に提出要（自動期限延長不可）]その後、1.5〜3年を経て審決が出る。審決で審判請求人側の主張が認められ（即ち拒絶理由が撤回され）た場合であってもその時点でクレームが許可とはならずに、審査が再開され(Re-open
prosecution)、その後、Notice of Allowanceの発行となる。
|
尚、Notice of Appeal〜審決(PTAB Decision)までの間、いつでもRCE可能、RCEをすることで審判手続き中止。
EX8:
Pre-Appeal
Brief Conference
==>
Appeal Proceeding（審判手続）
FINAL拒絶にP1(Pre-Appeal Brief Conference)を申請し、その後、審判をする例。
|
EX9:
P3
==>
Appeal Proceeding（審判手続）
FINAL拒絶にP３を申請し、その後、審判をする例。
|
|
|
|
(5) LINKS |