FINAL後の対応に関して:

AFTER FINAL PRACTICE

 

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By Tatsuo YABE

2016-10-02  

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2016711日よりFINAL後の対応に関して新たなパイロットプログラム(P3)が開始された。P3プログラムを創設した目的はRCEと審判手続の数を減らすことでありFINAL拒絶後であっても出願人の有効な補正をある程度認めようという趣旨である。言い換えると2005年から始まったP1(Pre-Appeal Brief Conference)プログラム及び2013年から始まったAFCP2.0P2)プログラムが思ったほどの成果をあげていないのである。P3は確かにP1P2の良いとこどり(複数の審査官によるレビュ;PTO費用不要;20分間の口頭によるPresentationの機会;結論に至った理由を明記する)をしたハイブリッドなプログラムであり、有効活用され定着することを期待したい。

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昨今、FINAL後の対応に関して複数の方々から質問を受けたのでP1P3RCE、審判手続などの手法を比較し、以下に比較Table形式にまとめたので参照されたい。尚、以下の比較Tableの後にEx1〜EX9でFINAL後の対応、各種パイロットプログラムの活用事例、審判手続との組み合わせを時系列で纏めたのでこれらも参照されたい。

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AFTER FINAL PROCEEDINGS (比較Table

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Timing

Stops 6M Clock from running?

Requirements

PTO’s Fees

Who will review?

Effective when:

Unique Features

Other Comments

P1

(Pre-Appeal Brief Conference)

Started 2005/7/12

Anytime W/IN 6M after FOA

Yes

- Less than 5 page argument , P1 request form and Notice of Appeal

$800

3 Examiners including the one issuing FINAL OA

Clear Error by Examiner

- Shine light on Examiner

- No reason for decision given

 

- No participation in conference;

- followed by RCE or Appeal Brief

 

P2 (AFCP 2.0)

-Extended till 9/30/2017

Anytime W/IN 6M after FOA

(however within 2M is preferable)

NO

- Narrow Amendments in Claim and P2 Request form

NO

Same Examiner

Clear Error by Examiner

 

Extra 3 Hrs is given to Ex, but over the years, P2 becoming less effective.

P3

Started 2016/07/11

Ends 2017/01/12

Extended if successful

Within 2 M from FOA

No

- No Amendments or Narrow Amendments in Claim and Less than 5 page argument with P3 Request Form

NO

3 Examiners including the one issuing FINAL OA

Clear Error by Examiner

- Shine light on Examiner

- 20 Min Oral Presentation

- Reason for decision given

Watch out 2M after FINAL, if passed 2M, P3 is not available!!

RCE

Anytime during pendency of App

Yes

-  Amendments and RCE Request Form with Fee

 

$1,200

$1,700 (2nd or after)

Same Examiner

New grounds of Rejection based on new reference in FOA (Examiner being decent enough to respond to the previous amendments)

Likely make Examiner happy because of easy points (counts)

If Ex is stubborn or unreasonable, don’t fall into RCE trap!

Appeal

Same Claim(s) Twice Rejected

Yes

- Notice of Appeal

- Appeal Brief

- Reply Brief to Ex’s Answer to bring the case to PTAB

$800

 

$2,000

- 2 Examiner Panel Review before issuance of Ex’s Answer;

 

- Reply Brief will be reviewed at PTAB

-Clear Error by Examiner

-More focus on Legal Issues to be reviewed by PTAB

- Shine light on Examiner;

- Likely reopen Prosecution before Ex’s Answer

- Administrative Judges will review at PTAB (high level tech/legal members)

- 2~3 Yrs of long time pendency is important for some applications

Continuation App (Div. App)

Anytime during pendency of App

Yes

Initial Filing Documents with Oath/Dec (if change of inventors)

$1600

Usually, Same Examiner

- Parent Claims (App) Allowed but there are other features to be patented in the spec

 

Greater freedom in drafting claims based on original disclosures in SPEC/Dwgs

- Earn Pendency of App while watching competitors’ products

Interview

Any reasonable time before initiating each of the above process

N/A

No rights for Applicant after FINAL, but now it is encouraged by PTO to reduce number of RCEs and Appeals (backlogs)

NO

 

-Good relation already established with the examiner;

-Good statistical data bf/af interview by examiner.ninja

 

Bring SPE in when junior Ex being unreasonable.

Abandon

Anytime

N/A

N/A

NO

N/A

N/A

 

 

By Tatsuo YABE (2016/09/29)

 

 

以下はFINAL後の対応例を時系列でまとめた:

EX1: Response to FOA (Final Office Action) without RCE à RCE

EX2: Response to FOA within 2 months without RCE à RCE

EX3: Response to FOA with RCE

EX4: Response with Request of P1 (Pre-Appeal Brief Conference)

EX5: Response with Request of P2 (AFCP2.0)

EX6: Response with Request for P3

EX7: Appeal Proceeding

EX8: P1 (Pre-Appeal Brief Conference) + Appeal

EX9: P3 + Appeal
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EX1: Response to Final OA without RCE

 

FINAL拒絶に対しRCE無しに応答する例。FINALFOA)後に受理されるクレーム補正は、FOAで許可可能とされたクレームを許可となるように補正するか、審査官の指示に従う補正、或いはクレームをキャンセルする以外は出願人の権利としては認められていない。依って、通常それ以外の実体的な補正は受理されず、アドバイス通知が発行され、審査を受けるためにはRCEが必要となる。FINAL後は仮に3か月以内に応答したとしても、6か月の法的応答期限の時計はストップしない。従って、アドバイス通知にRCEで応答した時点まで審査を係属状態にする必要がある。以下の場合にはRCE時に2か月延長費用(600ドル)の支払いが必要となる。

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 EX2: Response to Final OA within 2 months without RCE

FINAL拒絶に対しRCE無しに応答する例。FINALFOA)後に受理されるクレーム補正は、FOAで許可可能とされたクレームを許可となるように補正するか、審査官の指示に従う補正、或いはクレームをキャンセルする以外は出願人の権利としては認められていない。依って、通常それ以外の実体的な補正は受理されず、アドバイス通知が発行され、審査を受けるためにはRCEが必要となる。FINAL後は仮に3か月以内に応答したとしても、6か月の法的応答期限の時計はストップしない。従って、アドバイス通知にRCEで応答した時点まで審査を係属状態にする必要がある。しかし以下の場合には2か月以内に応答しているので2 (TWO) months ruleFINAL2か月以内に応答するとアドバイス通知の発行日が期限延長の起算日となる)が適用され、RCE時に1か月延長費用(200ドル)の支払いで済む。

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EX3: Response to Final OA with RCE

FINAL拒絶に対しRCEと共に応答する例。3か月以内にRCEと同時に応答する場合には延長費用は不要。FOA(最終拒絶)で新たな先行技術文献が引用されて新たな理由で拒絶される場合、(即ち、第1回目の拒絶通知に対する応答が成功であった)には以下の対応がベスト。

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EX4: Response to Final OA with Request of Pre-Appeal Brief Conference (P1)

FINAL拒絶に対しP1申請書(Pre-Appeal Brief Conference)と共に応答する例。P1パイロットプログラムは2005年から今日まで継続している。審査を担当した審査官の他に2名の審査官がレビューをするため審査官の拒絶理由に明白な問題がある場合には有効。但し、P1申請時にNotice of Appeal(審判請求)の費用、800ドルが必要。さらに、Pre-Appeal Conferenceで結論([1] Notice of Allowability; [2] FINAL Upheld; [3] Reopen Prosecutionのチェックボックスに印が入るだけ )に至った理由は出願人に知らされない。依って、審査官の拒絶理由に明らかなエラーがある場合にのみ有効。

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以下の場合にはPre-Appeal申請時が既にFINAL3か月を経過しているので1か月期限延長費用(200ドル)とNotice of Appeal費用(800ドル)の支払いが必要となる。しかしNotice of Appealを申請するため6か月の法定応答期限のクロックはNotice of Appeal申請時にストップする。依って、結果的にRCEをすることになってもNotice of Appealから2か月以内であれば延長費用は掛からない。

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EX5: Response to Final OA with Request of AFCP2.0 (P2)

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FINAL拒絶に対しP2申請書(AFCP2.0)と共に応答する例。P2パイロットプログラムは2013年から今日まで継続している(先日2017930日まで期限延長された)。P1Pre-Appeal Brief Conference)と比較するとP2申請時にはPTO費用は不要で(P1では800ドル必要)あり、独立クレームの減縮補正が受理される、しかし同じ審査官によるレビュとなるため他の審査官による客観的な判断を望めない。規則としてはP2申請された場合には審査官に3時間の余分の検討時間(調査及び審査)が与えられ、その時間内に減縮補正された独立クレームの審査を完了できる場合には審査官は対応するべきであるが、過去数年の実務経験ベースではあまり好適な結果はでていない。

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注意すべきはP2を申請したとしても6か月の法定応答期限のクロックはストップしない。従って、P2申請後に審査官の対応が遅れ以下のような時系列(例)となった場合、出願人はRCE申請時に3か月の期限延長費用(1600ドル)の支払いが必要となる。RCE1200ドル)と合算すると2800ドルの庁費用の支払いとなる。依って、P2を申請する場合には望ましくはFOA2か月以内にするべきである。

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EX6: Response to Final OA with Request of P3 (P3): Must be filed within 2 months from FOA!

FINAL拒絶に対しP3申請書と共に応答する例。P3パイロットプログラムは2016711日から開始された(取敢えずは半年間試験的に実施)。P3は確かにP1P2の良いとこどり(複数の審査官によるレビュ;PTO費用不要;20分間の口頭によるPresentationの機会;結論に至った理由を明記する)をしたハイブリッドなプログラムであり、今後、有効活用され定着することを期待したい。2か月以内に申請する必要があるため自動的に2 Month RuleFINAL2か月以内に応答するとアドバイス通知の発行日が期限延長の起算日となる)が適用される。

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EX7: Response to Final OA with Notice of Appeal ==>  Appeal Proceeding(審判手続)

 FINAL拒絶に審判請求(審判手続き)をする例。RCEを既に実施したものの(或いは2回目のRCEでも有効な結論に達していない場合)出願人が納得する審査結果が得られない場合、特に法理論が重要な争点である場合にはPTAB(審判部)による審判手続きが有効であろう。前述のEX4(P1パイロットプログラム)とEX6(P3パイロットプログラム)のように担当審査官以外の他の審査官によって客観的なレビュを受けられる手法がある。よって、EX8とEX9にあるようにこれらパイロットプログラムと組み合わせて審判を実施することも可能である。 本EX(以下)では審判手続きの流れをまとめた。審判手続きは審判請求書(Notice of Appeal:$800)の提出からスタートする。審判請求書(Notice of Appeal)を提出後、審判請求人は2か月以内に審判理由書(Appeal Brief)を提出する(但し最長5か月の期限延長が可能:3か月延長は1400ドル;4か月延長は2200ドル;5か月の延長費用は3000ドル)、その理由書が担当審査官以外の2名の審査官によってレビュされ、審査官の回答書(Examiner’s Answer)を作成するべきか否かが検討される。審判請求人の審判理由書の方に理がある(FOAの拒絶理由が妥当ではない)と判断された場合には審査官の回答書(Examiner’s Answer)は作成されずに審査再開(Re-open Prosecution:担当審査官に差し戻す)となる。審査官の回答書(Examiner’s Answer)が発行された後2か月以内に出願人は答弁書(Reply Brief:庁費用2000ドル支払要)の提出となりここで審査部門から審判部(PTAB)に移る。[注意:Reply BriefはExaminer's Answerから2か月以内に提出要(自動期限延長不可)]その後、1.53年を経て審決が出る。審決で審判請求人側の主張が認められ(即ち拒絶理由が撤回され)た場合であってもその時点でクレームが許可とはならずに、審査が再開され(Re-open prosecution)、その後、Notice of Allowanceの発行となる。

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尚、Notice of Appeal〜審決(PTAB Decision)までの間、いつでもRCE可能、RCEをすることで審判手続き中止。

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EX8: Pre-Appeal Brief Conference  ==>   Appeal Proceeding(審判手続)

FINAL拒絶にP1(Pre-Appeal Brief Conference)を申請し、その後、審判をする例。

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EX9: P3 ==> Appeal Proceeding(審判手続)

 

FINAL拒絶にP3を申請し、その後、審判をする例。

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