米国特許施行規則改訂  

RCE(継続審査請求)の回数制限  

規則1.114:

2007年08月21日USPTO Websiteで公開

 

改訂規則公開: 2007年8月21日

改訂規則施行: 2007年11月1日

 

http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr46716.pdf 

 

Revised on September 27, 2007

Summarized by Tatsuo YABE

on August 22, 2007

 

   

★ 一つの出願ファミリーに対して1回のRCE(継続審査請求)のみPetition無しでOK!

★ 一つの出願ファミリーに対して2回目のRCEは”petition & showing”なしにはできない!

 

 

規則改訂の目的

特許庁の審査のバックログを低減し、全体的に特許出願審査ペンディング期間を短縮する。 無制限な継続出願及び継続審査に起因する特許クレームの公共への通知機能の低下を改善する(一つの特許クレームを回避できたとしてもその継続出願が無制限に継続しているとなると公共は元になる出願の権利範囲の全貌を把握するのが非常に困難になる)。 費用支払いのみで可能となる特許継続出願(或いは特許継続審査)を適切に制限することによってOAに対する出願人の対応(クレーム補正及び意見書の内容)が充実し、審査官との一回毎の応答がより効率的なものとなる。

 

筆者注:

改訂規則は2007年11月1日に審査継続中の米国出願であって、同日以降にRCEを実施するものに適用されます。 即ち、11月1日以前に一つの出願ファミリー(1つの米国出願ではなく、継続出願を含めて1つの出願ファミリーを構成する複数の米国出願を意味する)において既に一回以上のRCEを実施している出願の場合には、規則1.114(g)に基づく嘆願書(Petition)の提出なしにはさらなるRCE(を施行日以降には)をすることはできません。

 

然るに、現在審査継続中の米国出願においてRCEは一回に制限されることになります。 従って、今後は一回目の拒絶通知への対応をより充実させることが重要になります。 拠って、重要出願に対しては第1回目の拒絶通知(NON-FINAL)でインタビューを実施すること、FINAL拒絶(RCE前のFINAL或いはRCE後のFINAL)に対しては審判請求を実施することを今までより積極的に検討するべきです。 CA(継続出願)を2回できるので、FINAL後はその米国出願をキャンセルすると同時に継続出願し、最終拒絶されたクレームの審査を継続することも可能であります。

 

施行日

改訂規則は2007年11月1日に審査継続中の米国出願であって、同日以降にRCEを実施するものに適用される。   

 

経過措置:

-         2007年11月1日までであればRCEの回数に制限はない;

-         2007年11月1日までに既にRCEを(出願ファミリーにおいて)実施していれば11月1日以降は”P&S”無しにRCEを実施できない(※ 2007年8月21日までの継続出願の数に関係なく、8月21日〜11月1日の期間に係続出願をしていなければ、11月1日以降さらに1回継続出願をできるとする継続出願に対するルールとは異なる!)

 

注意: “P&S”=Petition and Showing (”Petition”においてRCEで提出される補正クレーム、特許性の議論、或いは証拠が前の出願審査が終了するまでに提出できなかったという理由を説明しなければならない)

 

【例A】

--(IUA) ------ RCE -------------(T) ------ RCE

 

where (T) = Nov 01, 2007

 

【例B】

--(IUA) --- RCE1 ---- RCE2 ----- (T) ------ RCE

 

 

 

【例C】

--(IUA) ------ RCE ------------ (T) ----- RCE(P&S)

 

where     RCE(P&S) = RCE with petition and showing  

 

【例D】

--(IUA) ------RCE-------------- (T) ------ RCE(P&S)

                          |----CA-- RCE

 

 

 

改訂規則の概要:

 

規則1.114

(継続審査)

 

規則1.114: Request for continued examination (RCE):

 

規則1.114(a):

出願の審査が終了したる場合(例:最終拒絶)に、以下の日時の最も早い日までに、出願人は一回の継続審査を費用(規則1.17(e))の支払いをすることで実施できる;

 

(1)                                 特許発行費用支払い日;

(2)                                 出願を放棄した日;或いは、

(3)                                 審判請求、CAFCへ控訴、或いは、DC地区連邦地裁へ訴訟を提起する日

 

規則1.114(d):

審判請求の後にRCEをする場合で、審決が発行される前であれば、同RCEを実施することによって、審判請求を中止し、審査の再開を申請するという扱いを受ける。

 

規則1.114(f): 

出願人は以下の何れかにに該当する場合にはぺティション1.114(g)を伴わずRCEを実施することができる:

 

規則1.114(f)(1): 

本願及び優先権の基になる出願において過去にRCEを実施されなかった場合;

 

Example 1A:

 

--(IUA) à C1 —> C2 —> RCE1  

 

  where (IUA) = Initial US Application

 

Example 1B:

 

--(IUA) à C1---> RCE1

             |à C2 ------> RCE2  

  where (IUA) = Initial US Application

 

Example 1C:

 

--(IUA) àRCE1 à C1 —> C2 —> RCE2

  where (IUA) = Initial US Application

 

Example 1D:

--(IUA) ----------> RCE

         |---C1 --------------------à RCE

            |----à C2 ----------------------à RCE

   

  where (IUA) = Initial US Application

 

規則1.114(f)(2): 

規則1.78(d)(1)(ii)を満たす分割出願であって同分割出願において過去にRCEが実施されていない場合;

 

Example 2A:

 

 --(IUA) à C1 ---------—> C2 —> RCE à DIV à RCE

                           |----------DIV2 -------------------RCE3

 

Where (IUA) = Initial US Application;

   C1 = Continuation Application 1

   C2 = Continuation Application 2

   DIV = Divisional Application

   (但しDIVはIUAで限定要求を受けて非選択のクレーム主題に関する出願であることが必要)

 

DIV後のRCE2はP&S無しでOK;(RCE1はDIV前のRCEなので、DIV後にはDIV出願のファミリー内において一度RCEが認められる。 DIV出願は別ファミリーと解釈される。)

 

Example 2B:

 

--(IUA)à C1 ----- à RCE1 à DIV à C3 à C4 à RCE2

                      |-----à C2 --à RCE(X)

 

Example 2C:

 

--(IUA)à C1 à C2 à RCE1 à DIV à C3 à RCE2---à C4 à RCE3(X)

 

Where DIV後2回のCA (C3 & C4)は認められる(w/o petition and showing)

 

規則1.114(f)(3): 

120、121条、或いは、365(c)の基に優先権を享受する継続出願であって、過去にRCEが実施されていない場合;

 

規則1.114(g): Petition and Showing

上記パラグラフ(f)で規定された場合を除いて、RCEをする場合には、400ドルの費用を伴う”Petition”を提出し、同”Petition”においてRCEで提出される補正クレーム、特許性の議論、或いは証拠が前の出願審査が終了するまでに提出できなかったという理由を説明しなければならない。  

 

Example 3A:

 

--(IUA) —> RCE1 ----à RCE2(P&S) ----à RCE3(P&S)

 

Example 3B:

 

--(IUA) à C1-----> RCE1

             |à C2 ---------> RCE2(P&S)

 

Example 3C:

 

--(IUA) àRCE à C1 —> C2 —> RCE2(P&S)

 

Where  RCE(P&S) = petition and showing を伴うRCE; 

但し審査官がpetition and showing を認めた場合に2回目以降のRCEが認められる。  

 

 

 

 

 

 

矢部達雄

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