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昨今セミナーをさせていただいて参加者の大多数が2002年以降にこの業界に入ってこられた方々であることに気づきました。即ち、均等論に関して2002年のFesto判決をリアルタイムでは知らない方が多いです。このような事情に鑑みて米国の均等論に関する最高裁及びCAFC大法廷判決を以下のように纏めました。ご参考まで。（筆者）

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[1] Graver Tank v. Linde Air Products
1950年、最高裁判決

今日の均等物（均等論）の判断基準を判示した最高裁判決、所謂、Function/Way/Resultテストがだされた。

[2] Warner-Jenkinson v. Hilton Davis
1997年、最高裁判決

経過書類に補正理由が言及されていない場合（或いは補正理由が不明な場合）、当該補正は特許を取得するためになされたと推定する。依って、補正部分には均等論は適用されない。しかし当該推定には反駁可能である。

[3] FESTO v. SHOKETSU KINZOKU
2002年、最高裁判決

クレームを減縮補正した場合に、当該減縮補正部分には均等論は適用されないという推定が働く。しかし当該推定は要件を満たすことで反駁可能である。減縮補正をした場合に減縮補正部分にはDOE適用はComplete Bar（DOE適用無し）かFlexible Bar（DOE適用可能性有）なのかが争点となった。

[4] JOHNSON & JOHNSTON v. R. E. SERY
2002年、 CAFC大法廷判決

明細書に開示されているがクレームされていない形態（クレームの権利範囲に文言上入らない形態）はDOEを適用しクレームの権利範囲に含むことはできない。そのような形態は公共に寄与されたものとみなす。（複数の実施例を明細書に記載している場合に最も広いクレームでカバーされているか要チェック！）

[5] HONEYWELL v. HAMILTON (Sundstrand)
2004年、 CAFC大法廷判決

従属クレームを独立形式にクレーム補正した場合には当該従属クレームの特徴部分にはFesto禁反言が適用される。（当該従属クレームの特徴にはDOEは適用されないと推定される：当該推定には反駁可能）

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[1] Graver Tank v. Linde Air Products
1950年、最高裁判決

今日の均等の判断基準を判示した最高裁判決、所謂、Function/Way/Resultテスト。

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■　特許権者 (plaintiff): Linde Air Products Co.

■　特許: 米国特許第2,043,960号 (for an electronic welding process )

■　被疑侵害者(Defendants): Graver Tank et al.

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The defendants asserted that they were not infringing the patent because the patented welding process used a welding composition made of alkaline earth metal silicate and calcium fluoride (usually expressed as silicates of calcium and magnesium), while the purported infringers substituted a similar element, manganese, for the patentee's magnesium.

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The United States district court found infringement, and the Court of Appeals affirmed the infringement claim.

The Supreme Court agreed to review the case, limited to the question of whether the substitution of a similar material not claimed in the patent itself would save the defendants from being held liable for infringements.

The Sup. Ct. noted that if another party could use a process exactly the same as one that is patented, but escape infringement by making some obvious substitution of materials, it would deprive the patentee of the exclusive control meant to come with a patent. This would undermine the profitability of the patent, which would go against the policy of encouraging inventors to invent by giving the opportunity to profit from the labor of invention.

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最高裁による判示事項：

The Court outlined how the doctrine should be used, noting that "what constitutes equivalency must be determined against the context of the patent, the prior art, and the particular circumstances of the case." The Court laid out two possible tests to determine equivalency.

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Under the first test ("triple identity" test), something is deemed equivalent if:

[1] It performs substantially the same function;

[2] in substantially the same way; and

[3] to obtain the same result.

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Under the second test, something is deemed equivalent if there is only an "insubstantial change" between each of the features of the accused device or process and the patent claim.

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[2] Warner-Jenkinson v. Hilton Davis
1997年、最高裁判決

経過書類に補正理由が言及されていない場合（或いは補正理由が不明な場合）、当該補正は特許を取得するためになされたと推定する。依って、補正部分には均等論は適用されない。しかし当該推定には反駁可能である。

If no reason for amendment is given, the presumption arises that the amendment was done for the reason of patentability.  Then, P.H.E. (no DOE) arises.  However, if the patentee successfully rebut the presumption, then P.H.E. is not applied to the amended element (possibility of DOE application).　

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■　特許権者：Hilton-Davis

■　特許：米国特許第4,560,740号

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最高裁による判示事項：

（１）DOEはクレームの構成要素(an element-by-element)ごとに適用すること；

（２）PHE（Prosecution History Estoppel:出願経過による禁反言àDOE適用無し）はDOEに妥当な制限を課す。　審査過程においてクレームの文言に補正があれば全てPHEが適用されるわけではない。但し、本事件においては、pH9.0は引例と識別するために補正されたことは明らかであるが、下限値pH6.0が補正で追加された理由は明らかではない。但し、DOEの適用を受けるためには出願人がその補正理由が特許を得る実質的な理由のためではなかったということを説明する責任を負う。その説明がなされない場合には当該補正は特許を得る実質的な理由が存在していたと推定する。

（３）侵害の意図とDOEの適用は無関係。

（４）DOE判断は侵害時。

（５）DOE判断は裁判官の専権事項か否かは本事件では判断しない。

（６）DOE判断基準であるGraver Tank事件のFWRテスト、或いは、非実質的相違テストに関しては専門家であるCAFCが今後より洗練していくべきである。

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[3] FESTO v. SHOKETSU KINZOKU
2002年、最高裁判決

クレームを減縮補正した場合に、当該減縮補正部分には均等論は適用されないという推定が働く。しかし当該推定は要件を満たすことで反駁可能である。減縮補正をした場合に減縮補正部分にはDOE適用はComplete Bar（DOE適用無し）かFlexible Bar（DOE適用可能性有）なのかが争点となった。

When narrowly amending a claimed element during the prosecution for the reason of patentability, the presumption arises that no D.O.E. applies to the narrowly amended element. The Festo presumption is, however, rebuttable (not complete bar).

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■　特許権者：FESTO（ドイツ）

■　特許：米国特許第4354125号　磁気レスシリンダー装置(搬送装置用）

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経過書類禁反言は、先行技術を回避するために実施された減縮補正にのみ適用されるのではなく、112条を含む米国特許法条文の要件に関わる減縮補正にも適用される。

経過書類禁反言は、特許を取得するための補正であり、且つ、それが特許の権利範囲を減縮するときに発生する。 もし112条拒絶を克服する補正が単に表面的な(実質的ではない：cosmetic)場合には、そのような補正は権利範囲を減縮するものではなく、それは経過書類禁反言を構成しない。　経過書類禁反言は、発明者が減縮補正された構成要素に対する均等物の全てに侵害を主張することを禁止するものではない。 CAFC判決の「 “Complete Bar”」を否定。

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クレーム用語に対する辞書編集者として、発明者が補正時にクレームを減縮補正する決断を下したということは、原クレームと補正クレームとの間の領域を放棄したと推定される。　　

しかし当該推定対して、

（１）　出願時に均等物の形態が予想できなかった；

（２）　或いは補正の根拠が理解されるものであっても、それが当該均等物と非実質的な関連性しかない、”a rationale underlying the narrowing amendment bears no more than a tangential relation to the accused product”；　或いは、

（３）　特許権者は「経過書類禁反言は均等物を排除する」という推定に対して、補正時に当該均等物の形態を文言上含めるようにクレームをドラフトすることが当業者にとって妥当に期待できなかった；

上記（１）〜（３）の何れかを証明することで当該推定に反論可能。　

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FESTO　その後：（CAFC確定判決：2007年7月：FESTO完敗）

侵害の判断において、まずは文言侵害が大原則であり、第1の例外として均等論適用による侵害があり、均等論を適用できない状況の一つとして特許性に関わる理由により限縮補正された要素という第2の例外（禁反言の法理）がある。　さらに、第3の例外（禁反言の法理適用の例外規定）として、特許性に関わる理由で限縮補正された構成要素であっても所定要件を満たす場合には均等論の適用が許可されるというのが現行の判例法である。

本裁判の争点は上記第3の例外を判断する上で、イ号の形態が forseeable（予測可能性）であったか否かという要件を如何に判断するかであり、本判決によると、foreseeability（予測可能）であったか否かを判断するときに Function/Way/Resultの3要素テスト（機能・方法・結果の実質同一性を判定するテスト）あるいはInsubstantial Changeなるテスト（非実質的な違いか否かを判断するテスト）を適応する必要はない。　イ号の問題となる構成要素がクレームの補正時に先行技術文献（引例）に開示されているという場合には、問題となるイ号の要素は当業者にとって予測可能であったであろうと判断される。

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[4] JOHNSON & JOHNSTON v. R. E. SERY
2002年、 CAFC大法廷判決

明細書に開示されているがクレームされていない形態（クレームの権利範囲に文言上入らない形態）はDOEを適用しクレームの権利範囲に含むことはできない。そのような形態は公共に寄与されたものとみなす。（複数の実施例を明細書に記載している場合に最も広いクレームでカバーされているか要チェック！）

Scope of D.O.E. coverage does not extend to the embodiment disclosed but not claimed.  Thus, disclosed in spec but non claimed subject matter is deemed as dedication to public.

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■　特許権者：Johnson & Johnston

■　特許: 米国特許第5,153,050号

プリント基板の製造に関する特許であり、特に作業者が手で取り扱うときの損傷を防止するための脆い銅製のホイルをより剛性のあるアルミの基板シートに接着することをクレームしている。 当該アルミ基板シートによって作業者は脆い銅製のホイルの損傷することなく取り扱うことができ、加熱ステップを経た後は、当該アルミ製の基板シートを取外し再使用することが可能である。

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Johnstonの050特許は、クレームをアルミ製のシートに特定した。 しかし050特許の明細書では「アルミは基板にとって好適な材料であるが、ステンレス鋼或いはニッケル合金をアルミの代わりに使用することも可能である」と記載している（コラム５の5−10行目）。 Johnstonはアルミ製というクレームの構成要件が、開示したがクレームしなかった鋼製の基板を包括するべく、均等論を適用しクレームの権利範囲を拡大することはできない。 従って、Johnstonは鋼製基板を包括するように均等論を適用することはできない。

特許権者は、開示したがクレームしなかった主題を諦めなければならないということはなく、それには救剤措置がある。 特許が発行されて2年以内であれば特許権者は再発行特許出願をし、開示したがクレームしなかった主題を包括するように元のクレームの権利範囲を拡大できる可能性がある。さらに、特許権者は特許が発行される前に継続出願を実施することも可能である。

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★　Newman判事の反対意見あり：本大法廷は本法廷の判決（YBM判決）を無効にするに留まらず、最高裁の判決（Graver-Tank事件とWarner-Jenkinson事件）をも無効にし、新規、且つ、不要で、不条理なper seルール（事実の如何に拘わらず適用される絶対ルール）を作ってしまった。　J&J大法廷判決によると、明細書に開示していてもクレームされていない主題に対しては事実関係、状況の如何に拘わらず、均等論を適用しクレームの権利範囲に包括することはできない。

本裁判で議論された２つの矛盾したCAFC判決（Maxwell事件とYBM事件）は互いに事実関係、状況が明白に異なるに拘わらず本判決は大胆にもYBM判決を否定することによってMaxwell判決を支持し、Per seルールを確立した。

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[5] HONEYWELL v. HAMILTON (Sundstrand)
2004年、 CAFC大法廷判決

従属クレームを独立形式にクレーム補正した場合には当該従属クレームの特徴部分にはFesto禁反言が適用される。（当該従属クレームの特徴にはDOEは適用されないと推定される：当該推定には反駁可能）

Rewriting dependent claim in independent form creates a FESTO presumption, i.e.,  no D.O.E. applies to the dependent claim features.  Note that the FESTO presumption is yet rebuttable.

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■　特許権者：Honeywell

■　特許：米国特許第4428194号

Delaware地区連邦地裁ではSundstrand社の行為はHoneywell社の米国特許第4380893号（及び米国特許第4428194号）のクレームを均等論適用の基に侵害し、同侵害行為は故意侵害を構成するとしSundstrand社に合計約50億円の損害賠償の支払いを命じる判決がくだされた。　然しながら問題となったクレームは元々従属クレームであり拒絶を受けて独立クレーム形式に補正した。　

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CAFC大法廷において、従属クレームを独立形式に補正することによって（同独立クレームはキャンセル）同補正部分（従属クレームにしか存在していなかった特徴）に対して均等論の適用を禁止する推定が働くことを確認した。　然るにSundstrand社の行為を非侵害と判断するも、同推定は反駁可能な推定であるのでFesto最高裁判決で判示された手法で推定を覆せるか否かを判断することが可能である。　そのような事実判断は連邦地裁に差し戻す。

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問題となったHoneywell-USP‘194の方法クレーム4： （下線部は原従属クレーム4の特徴）

4.  A method of utilizing a compressor of a gas turbine engine to power pneumatically-operated apparatus having a variable inlet air flow demand, the compressor having adjustable inlet guide vanes, said method comprising the steps of: 

(a)        interconnecting a supply duct between the compressor and the pneumatically-operated apparatus;

(b)        flowing discharge air from the compressor through said supply duct to the pneumatically-operated apparatus;

(c)    ・・・・・・・・・・・・・・・・・      

(d)        adjusting the relationship between the magnitudes of said integral and proportional control signals and the magnitudes of said parameter variations as a function of the position of the inlet guide vanes.

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FESTO推定（Rebuttable Presumption）に反証(Rebut)する３つの手法に対するガイドラインを示した：

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■　反証手法１に関して： - unforseeable -　

※      「予期不能性」の判断基準はクレーム補正時において当業者にとってどうであったかが判断の基準である；

※      後に開発された技術（真空管に対してトランジスタ等）は「予期不能性」を満たす；

※      公知技術は予期可能性の範疇に入りやすい(然し、必ずしもそうではない)

※      今回の事件に関して地裁において「予期不能性」を外部証拠及び専門家の証言を考慮し判断されるべきである。

■　反証手法2に関して： - tangential -

※      減縮補正をした理由が問題となる均等の形態に直接関連するものであったか否かを判断する；

※      問題となる均等の形態を包括するような先行技術を回避するべく補正された場合には反証手法2は適用できない；

※      着眼されるべきは経過書類より理解できる特許権者の補正を為した客観的な理由である；

※      判断基準としては経過書類を参酌されるものとし、経過書類を理解するために当業者の証言が必要である場合を除いて証拠を追加することはできない；

■　反証手法3に関して： - claim could not have been amended in a manner to encompass accused product -

※      補正時に何故問題となる均等の形態を包括できなかったのかを示す「用語の不適切な使用」などを証明することで反証可能となる；

※      本反証手法を実行する場合において経過書類の枠内でおこなうこと；

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