Therasense (Abbott), Inc. v. Becton, Dickinson and Co.,

Fed Cir decides to Review this case En Banc.

Case No. 2008-1511

Fed Cir. April 26, 2010

 

Overturned the Panel Decision (Jan 25, 2010) that found an Equitable Conduct due to contradictory 

statement made during the related (but 'not a counterpart') EP prosecution to EPO

 

Summarized by Tatsuo YABE

On July 17, 2010

   

 

CAFCは去る1月25日の3人の裁判官による判決(2−1で不公正行為と判断した)を大法廷で再審理することを決定した。 

 

⇒ 大法廷判決がでました(2011年5月25日)

 

当該判決において、EPOに対して先行技術に関して述べた陳述を後にUSPTOに開示しなかったという事実に基づき不公正行為を認定した。 反対意見を呈したLinn判事によると、多数意見(判決)および下級審において、特許庁を欺く意図よりも寧ろ、非開示にしようとする意図に重きが置かれたと理解される。 大法廷においては、特に以下の6つの点に関して質問を提起した:

 

1. 不公正行為を判断するのに、「重要性」と「意図」とをバランス(衡量※1)するという判断の仕方(判断基準)は変更されるべきか?

 

(※1) 特許出願審査中に、出願人が、USPTO(特許庁)に開示しなかった、あるいは、正しく伝えなかった情報の「重要性」と、特許庁を騙す「意図」の両方の要件が所定の閾値を満たす場合に、当該出願人の行為を不公正行為と判断するが、「重要性」がより高い場合には、USPTOを騙す「意図」がやや低くとも「不公正行為」と判断し、その逆に、騙す「意図」がより悪質である場合には、隠蔽・誤報された情報の「重要性」がやや低くとも不公正行為と判断するというのが「バランス」するという意味(筆者注)。

 

2. 上記質問1で、変更されるべきという場合には、どのように変更するべきか? 当該判断基準をフロード(詐欺)、あるいは、汚れた手の法理(unclean hand)と直接関連付けるべきか? Precision Instrument Mfg. Co. v. Auto Maint. Mach. Co., (1945);  Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co (1944), overruled on other grounds by Standard Oil Co. v. United States (1976);  Keystone Driller Co. v. Gen. Excavator Co. (1933)   そうした場合に、「詐欺」、あるいは、「汚れた手」の法理の適切な判断基準とは何か?

 

3. 「重要性」の適切な判断基準とは? 「重要性」を規定するにあたり、USPTOの規則が担うべき役割は? 「重要性」の基準を満たすためには、問題とされる行為がなければ、少なくとも一つのクレームが許可されなかったということを要件とするべきか?

 

4. どのような状況下において、「重要性」の要件から「意図」を推定することが妥当となるのか? Kingsdown Med. Concultants, Ltd. v. Hollister Inc., (Fed Cir. en banc. 1988)

 

5. 寧ろ、「重要性」と「意図」の要件をバランス(衡量)することを止めるべきか?

 

6. 他の連邦事件における、あるいは、判例法における、「重要性」と「意図」の要件に対する判断基準で、特許事件に適用できるものはないか?

 

 

(1) US Patent Related  (2) Case Laws  (3) Self-Study Course (4) NY Bar Prep (5) LINKS Home