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(Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.  

(Fed Cir. En Banc Oral Argument) Nov. 09, 2010

 

(Fed Cir En Banc: 大法廷による口頭審理)

 

不公正行為の構成要素である「重要性」と「騙す意図」のそれぞれの判断基準に焦点を絞り議論が成された。 

近時に大法廷による判決が出るでしょう。 

重要な争点は、「騙す意図」の立証においてPTOに隠蔽された情報の「重要性」は考慮に入れられるべきか否かである。

 

Oral Argument Summary by Tatsuo YABE

Nov. 29, 2010

   

Rader主席判事を含む9人の判事による大法廷において、被疑侵害者のディフェンス(防御)である不公正行為の判断基準(不公正行為を構成する2つの要件、即ち、PTOに伝えられなかった情報の「重要性」とPTOを「騙す意図」の法的判断基準)に焦点が絞られ口頭審理が行われた。 

 

近時に出るであろう大法廷判決を予想するのは困難ではあるが、少なくとも多数意見としては「重要性」の判断基準として、通常の審査官にとって重要と思料される情報という判断基準はかなり不明瞭であるとし、(1)But-Forテスト、「それが提出されていたら特許を得ることができなかったであろうという関連性の高い情報」の活用か;(2)規則1.56(b)(1)に基づき「一見したところ特許性が否定される」という判断基準か;或いは、(3)規則1.56(b)(2)に基づき「出願人の特許性をサポートする意見に矛盾する情報」という判断基準の何れが最適なのかが口頭審理の焦点となった。

 

尚、PTOを欺く「意図」に関しては、多数意見としては重過失のレベルでは不十分であり、また、当該「意図」は「重要性」の事実認定によってのみ推論されるべきではないということに概ね同意があった模様である。 口頭審理での争点は、「意図」の存在を判断するときに、情報の「重要性」は一切考慮に入れられないのか、「意図」は「重要性」とは全く独立して判断されるのかという点であった。

 

口頭審理全体からの印象としては、CAFC大法廷は「重要性」に関しては「通常の審査官テスト」を否定すると予想されるが、当該テストが否定されたとしてどれだけ重要性を厳格に判断するかに焦点を絞り結論を出すであろう、尚、「意図」に関しては「特定の意思: "Specific Intent"」を証明することが必要であり、立証責任を軽くするべきではないと判断すると予想されるが、どのレベルの立証責任が妥当するか、且つ、「重要性」の要件とどれだけ独立して判断するべきかに焦点を絞り審理し、結論を出すと予想される。

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⇒ 大法廷判決がでました(2011年5月25日)

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