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Case Laws

 

米国CAFC 96-1327 判決: July 23, 1998

原告−被控訴人: State Street Bank & Trust Co.,

被告−控訴人: Signature Financial Group, Inc.


 

本法定の下級審(マサチューセッツ地裁)において、USP5,193,056特許(Signature)の特許主題は、「数学的アルゴリズム」と「ビジネス手法」に分類されるとしてその特許性を否定された。それに不服を唱えた特許権者Signatureは、本法廷に控訴した。 本CFAC判決は、従来言葉が一人歩きし、不確定的に適用されてきた機雷のある特許適用例外主題として「数学的アルゴリズム」と「ビジネス手法」をどのように解釈するべきかを明瞭に説明し、さらに、米国特許法の基に何が特許可能主題か、何が特許不可主題かをより明瞭に解説した判例です。

本判決において数学的アルゴリズムに関してはそれ自身をクレームしたものの権利化は勿論不可であるが、それを有効或いは有益な体系に変換したる主題に関するものは特許主題になるとしています。要は、クレームが数学的アルゴリズムを含むか否か、或いは、数学的アルゴリズムに関係するか否かで特許適用不可主題に属すると判断するのはおかしいとした。

また、ビジネス手法に関しては、特許主題の分類でビジネス手法に属するか否かを検討することが既に間違いであり、他のプロセスクレームと同様に扱われるべきことと言及しています。

尚、特許主題はそれが特許可能主題(プロセス、機械、製造物、組成物)のいづれに分類されるかに焦点をおいて検討するのではなく、特許された主題の本質的な特徴と、その実用性に焦点を絞り解釈されるべきであるとしています。

上記を総合的に考慮した結果、今回問題となった「投資体系を実行するためにデータ処理をするシステムに関する056特許」は米国特許法第101条で定義する特許可能な主題であると判断された。

 

Partially Translated By Tatsuo YABE on Sep. 23, 1998


CAFC 96-1327 判決:

July 23, 1998

 

For a complete text, visit at:

http://web.archive.org/web/20001031143418/http://www.ll.georgetown.edu/Fed-Ct/Circuit/fed/opinions/97-1327.html

 

原告−被控訴人: State Street Bank & Trust Co.,

被告−控訴人: Signature Financial Group, Inc.

 

特許: USP5,193,056(以下056特許)

特許譲渡人: Signature Financial Group., Inc.

発明の名称: ハブ及びスポーク財政サービス体系のためのデータ処理システム

特許日: 1993年3月9日

発明者: R. Todd Boes

 

【判決】

Signature Financial Group, Inc. (Signature)は、マサチューセッツ地裁のState Street Bank & Trust Co., (State Street)の略式判決請求の申し立てを認可するというState Streetに好適な判断(056特許はクレームされた主題は米国特許法第101条に含まれないとして無効である)に対し当法廷にアピールをした。 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 927 F. Supp. 502, 38 USPQ2d 1530 (D. Mass. 1996) 我々は056特許クレームは法定特許可能主題に関するものであるという理由で地裁の判決を棄却し、差し戻しする。

 

【背景】

Signatureは上記056特許の譲渡人である。当該056特許は、投資体系を実行するためのデータ処理システムに関する発明であり、Signatureのビジネスにおいて、相互ファンドのための運営、会計処理のために開発された。本質的には、当該システムは、相互ファンド(スポーク)はパートナーシップとして組織される投資のポートフォリオに財を貯えるという資金体系を助長するものである。

 

State StreetとSignatureは共に、複合結合型パートナーシップ資金財源サービスの管理及び運営者として業務を行う会社である。State Streetは、056特許に説明されクレームされたデータ処理システムをライセンス使用するべくSignatureと交渉していたが、交渉は不成立に終わり、StateStreetはマサチューセッツ地方裁判所に対して056特許の無効、権利行使不可、非侵害を訴えDJアクションを提起し、後に、米国特許法101条の基に、特許可能な主題をクレームしていないという理由で特許無効に対する一部略式判決の申し立てを請求していた。申し立ては認められ、本アピールへと繋がった。

 

 

 

【議論】

 

本アピール法廷において我々は、地裁の略式判決を認めた事実に対して服従する必要はなく、略式判決の規定が守られたかを独自に判断しなければならない。 Vas-Cath, Inc. v. Mahukar, 935 F.2d 1555, 1560, 19 USPQ2d 1111, 1114 (Fed. Cir. 1991) 純粋な事実関係の問題がなく、法的な問題として判決を受けられる場合には、略式判決は適切に認められる。 Fed. R. Civ. P. 56(c) 056特許が101条の法定主題をクレームしていないとして無効であるか否かという本質的な争点は、クレーム構成と法的構造での問題である。我々は、クレーム構成に関して主張される事実関係の問題を含めてクレーム構成を最初から全て検討する。 Cybor Corp. v. FAS Techs., 138 F. 3d 1448, 1451, 46 USPQ2d 1169, 1174 (Fed Cir. 1998) (in banc) 我々は、さらに、法的構造を最初から検討する。 See Romero v. United States, 38 F.3d 1204, 1207 (Fed. Cir. 1994) 我々は、DJアクションの原告であるState Streetは、法律問題として米国特許法101条の基に056特許の無効性に対する略式判決の認可を受けられないとする、なぜなら、本特許クレームは法定特許主題に関与するからである。

 

以下に法的特許主題事項に関する事実を述べる。 See Snderson v Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242, 255 (1986) 056特許のクレームは、一般的には、統括者が財政情報のフローを監視且つ記録し、パートナーの資金財政サービス体系(形態)を維持するのに必要な全ての数値計算を実行可能なシステムに関する。パートナー資金財政サービス体系は幾種かの相互ファンド(或いはスポーク)が単一のポートフォリオ(或いはハブ)にそれらの投資ファンドを貯えることを可能とし、パートナーシップの税金面での利点と組み合わせて、特に、資金を管理するコストを強化できるようにする。特に、本システムは同じハブに投資された2つ以上のスポークの資産を日々分配する手段を提供する。本システムは、さらに、ハブの投資保証の額とそれと同時にスポークの各資産の毎日の変動を考慮にいれ、各スポークのハブ内におけるシェア(%)を決定する。

 

(中略)

 

056特許は1991年3月11日に出願され、元々、6つの「機械」クレームと6つの「方法」クレームを有していた。6つの「機械」クレームは、Means Plus Functionの形態で記載された。 Signatureによると審査経過において、審査官は特許可能な主題をクレームしていないとして101条拒絶の適用を検討したとのことである。しかし、6つの方法クレームをキャンセルしたところ、審査官は残りの6つの「機械」クレームを特許許可とした。クレーム1が独立クレームである。

 

独立クレーム1は112条6項に基づき適切に構築されているとした場合に、それは以下に示されるような「機械」に関するもので、ブラケット[ ]内の記載事項はMeansクレームに対応する明細書の記載事項である。

 

 

クレーム1. パートナーシップとして設立されたポートフォリオの財政サービス形態を運営するためのデータ処理システムであって、各パートナーは複数の財源のひとつであり、該データ処理システムは、以下の構成要素を含む(comprising):

(a) データーを処理するためのコンピューター処理手段 [CPUを備えたPC];

(b) 記憶媒体[a data disk]にデータを格納する記憶手段;

(c) 前記記憶媒体を初期化する第1手段 [an arithmetic logic circuit configured to prepare the data disk to magnetically stored selected data];

(d) 第2手段[an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate incremental increases or decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis, and store the output in a separate file]、これは前記ポートフォリオの資産に関するデータ、前日からの各財源、前記各財源の増減に関するデータを処理し、前記各財源の前記ポートフォリオに対する割合(%)を配分する;

(e) 第3手段[an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate incremental increases and decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis and store the output in a separate file]、これは前記ポートフォリオの毎日の収入増減、経費増減、及び、純益或いは純損失に関するデータを処理し、各財源に対するそのようなデータを配分する;及び

(f) 第4手段[an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate incremental increases and decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis and store the output in a separate file]、これは前記ポートフォリオの毎日の実現できなかった純益、純損失に関するデータを処理し、各財源に対するそのようなデータを配分する;

(g) 第5手段[an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from specific files, calculate that information on an aggregate basis and store the output in a separate file]、これは前記ポートフォリオに対する年度末の収入総計、経費総計、及び、資本獲得、損失及び財源の各々に関するデータを処理する。

 

 

 

クレーム要素の各々は Means Plus Function形式で表現されているので、米国特許法第112条6項の基に(明細書に記載部分に開示された構造の“均等物”を含む)解釈される。従って、クレーム1は、“機械”をクレームしており、パートナーシップとして設立されたポートフォリオの財政サービス形態を運営するためのデータ処理システムという主題であり、当該機械の最低限の構成要素としては、当該クレームに定義されたmeans-plus-function要素 (a) - (g)に対応する明細書の説明部分に開示された特定の構造を含む。 このように“機械”は101条の基に特許しうる主題である。ここで、注意すべきは、101条に基づく解釈をする場合に、特許を所望する主題が4つの特許可能主題(“機械”、“プロセス”、“製造物”、及び“物の組成”がそのカテゴリー)の少なくとも一つに入る場合には、クレーム1が“機械”或いは“プロセス”に関するものであるかは重要な意味をなさない。

 

上記をもって我々の分析が終了するものではない、即ち、地裁では該056特許でクレームされた主題は法的に構築された特許適用可能主題の2つの例外に入ると結論づけている。地裁は、その第1例外として“数学のアルゴリズム”例外であり、第2番目の例外は“ビジネス手法”例外としている。

 

米国特許法101条は:

何人も、新規で且つ有益な“如何なる” 方法、機械、製造物、又は、物の組成、 或いは、 それらの新規で且つ有益な“如何なる”改良を発明又は発見した場合には、本条文の条件と要求事項と照合し、特許を取得することが可能である。

 

上記101条を平たく解説すると、“如何なる発明であっても4つの特許可能主題のカテゴリーの一つに入り、それが米国特許法102条、103条、112条第2項の要件に合致する場合には特許可能となる。

 

上記のように、“如何なる”という用語を繰り返し使用しているのは、米国特許法101条に定義された制限以上に特許主題に制限を加えないという米国議会の意図を反映するものである。事実、最高裁において、この議会の意図は、「太陽の下に人間が創造したる如何なる物」に拡大されるということに同意している。 Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309 (1980); see also Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 182 (1981) このように、議会が意図していない限定を特許可能主題に関する101条に加えて101条を解釈することは適切ではない。

 

■ “数学的アルゴリズム”の特許適用例外

最高裁は特許適用不可の3つの主題として、自然法則、自然現象、及び、抽象的な思考(発想)を認識している。本件との関連性から言うと、法廷は数学的アルゴリズムは単に抽象的な思考にすぎないとして特許不可の主題と判断した。 Diehr, 450 U.S. 175, passim; Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978); Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972). Diehr判例において、法廷はある種の数学的アルゴリズムは、それが現実の形態(例えば、有益、具体的で、実体的な結果)に変換されなければそれ自体は抽象的な思考を示すのみであると説明した。 Alappat, 33 F.3d at 1544, 31 USPQ2d at 1557.

 

特許不可である数学的アルゴリズムであるか否かは、それらが単に実施形態を有しない概念或いは有益ではない事実を構成する抽象的な思想であることを証明することで判断することが可能である。これを現実的な見地で言い換えると、特許可能にするためには、数学的アルゴリズムは有益な手法に適用されなければならない。(一部省略)

 

Arrythmia Research Technology Inc. v. Corazonix Corp., 958 F.2d 1053, 22 USPQD2d 1033 (Fed. Cir. 1992)判例において、連続的な数値計算を伴い機械により、患者の心拍から電気的(cardiograph)信号へ変換することは、患者の心臓に対して有益で、具体的で、実体的な結果をもたらすとして、抽象的な思考の実用的な適用であるとした。

 

現在では、我々は、個別的な価格を示すデータを機械によって連続的な数値計算をすることによって最終的なシェア価格に変換することは、有益で、具体的で、実体的な結果をもたらすとして、数学的アルゴリズム、公式、或いは、計算の実用的な適用であると判断する。

 

地裁は、クレームされた主題が特許不可である抽象的な思考であるか否かを判断するFreeman-Walter-Abeleテストの適用を間違った。 Freeman-Walter-Abeleテストは以下のように定義される:

 

最初に、数学的アルゴリズムがクレームに直接或いは間接的に定義されているか否かが判断される。次に、数学的アルゴリズムがあると判断される場合には、クレームが全体として該数学的アルゴリズムが如何なる手法であれ、物理的な要素、或いは、プロセスステップに適用されているか否かが判断される。そして、適用されていると判断されると、101条をパスしたと判断される

 

(中略)

 

結局のところ、我々が何度も言及してきたように、ステップ毎 (step by step)に実行される全てのプロセスは、それが電気的、化学的、または機械的であれ、広い意味でアルゴリズムに関与する。米国特許法101条は明瞭にプロセスを特許可能な発明のカテゴリーとして包括している。さらに、米国特許法第100条b項は、プロセスという用語の定義を、プロセス、技巧又は方法を意味し、公知のプロセス、機械、製造物、組成、又は、材料の新規の使用を含むとしている。従って、クレームがアルゴリズムを含むか、アルゴリズムに関するということで当該クレームが特許不可主題に属すると判断するのは意味をなさない。

 

In re Iwahashi, 888 F.2d 1370, 1374, 12 USPQ2d 1908, 1911 (Fed. Cir. 1989)

 

クレームが特許可能な主題を含むかを検討する場合には、該クレームが特許可能な4つのカテゴリー(プロセス、機械、製造物、或いは、物の組成)のいづれに属するかに焦点を置くのではなく、むしろ、特許主題の本質的な特徴と、特に、その実用的な利用性に焦点を絞るべきである。米国特許法101条は特許されるべき主題は、同条文で定義されている、新規性、非自明性、及び、十分な開示内容を含む条件と要求を満たさなければならないとしている。本件に関する限りでは、クレーム1はハブ、スポークのソフトがプログラムされた機械に関するもので、それが有益で、具体的で、且つ、実体的な結果を生じることが認められている。たとえ、有益な結果が数字(価格、利益、%、コスト、損失など)で表現されるとしても、クレーム1は特許可能主題であると判断される。

 

■ ビジネス手法の特許適用例外

056特許を101条の基に無効にする他の理由として、地裁は法的に創造された特許主題に対する“ビジネス手法”例外規定を適用した。我々はここで、間違って理解された該例外規定に関して解説する。 1952年の特許条例以来、ビジネス手法に対しても、他のプロセス或いは手法に適用されるのと同様に、特許権利化の法的要求事項が適用されてきた。

 

(中略)

 

States Streetは、我々がMaucorps判例とMeyer判例を論議しているときに、我々がAlappat判例におけるビジネス手法の特許適応例外規定を認めたと主張した。

 

Maucorps判例では、セールスマンがそれぞれの顧客にどのように対応するべきかを判断するビジネス方法論に関連するものであり、Meyer判例は、神経科医が患者を診断するのを補助するシステムに関するものである。これらは明瞭に、101条のカテゴリーに属さない。

 

Alappat, 33 F.3d at 1541, 31 USPQ2d at 1555. 上記の二つの判例を深く検討すると、Maucorps及びMeyerのクレームされた発明は、ビジネス手法の特許適用例外ではなく、数学的アルゴリズムの特許適用例外規定の基に、抽象的な思考であるとして拒絶されたことが理解される。 See In re Maucorps, 609 F.2d 481, 484, 203 USPQ 812, 816 (CCPA 1979); In re Meyer, 688 F.2d 789, 796, 215 USPQ 193, 199 (CCPA 1982).

 

ビジネス手法の特許適用例外を議論するために引用された判例, Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co., 160 F. 467 (2d Cir. 1908) はビジネス手法例外をもって特許性を攻撃していない。 本判例においては、特許は新規性と発明性の欠如により無効とされたのであって、特許主題として不適切とされたわけではない。法廷は、「本システムの本質的な原理は簿記(商品を顧客の販売するときに販売価格を顧客に請求する)の手法と同じくらい古い」とした。さらに法廷は、「もし本特許出願の時点でそのような簿記システムが如何なるレストランにも存在していなければ、キャッシュレジスター及び会計チェックの有益なシステムが法的に特許可能な手法になるか否かという質問を提起していたであろう」とした。

 

本事件も例外にあらず。 即ち、地裁はビジネス手法の特許適用例外の教訓が幾種かの論文に説明されていることを告知するものの、ビジネス手法の特許適用例外の基に、056特許の無効の主たる理由を以下とした:

 

もしSignatureの発明が特許性があるとした場合には、金融業界の如何なる組織であれ、ハブ、スポークの形態の複合結合型財政モデルの実行を望む場合には、Signatureの了解を得なければならなくなる。 なぜなら、056特許は、この種の財政構造を運営管理するために必用なコンピューター型会計手法の全てを実質的に包括するように広範なクレームを有しているからである。

 

927 F. Supp. 502, 516, 38 USPQ2d 1530, 1542. クレームの権利範囲が特許を受けるに広範であるか否かは米国特許法101条の基に判断されるものではなく、むしろ、102,103,112条の基に判断されるものである。

 

現在の1996年MPEP(米国特許審査便覧)から1994年MPEPのパラグラフ706.03(a)が省かれた。1994年MPEP当該パラグラフは: 「プロセス或いは方法のカテゴリーに属すると考えられるが、ビジネスを実行するための手法は特許可能主題のクラスに属さないとして拒絶することができる」としている See Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co., 160 F 467 (2nd Cir. 1908) and In re Wait, 24 USPQ 88, 22 CCPA 822 (1934)

 

さらに、上記の変更は、1996年の米国特許庁のコンピューター関連発明の審査ガイドラインにて以下のように強調された:

 

審査官は、ビジネスを実行するための手法に関わる発明を適切に対処することが困難であった。そのようなクレームはビジネスを実行するための手法として分類されるべきではない。そのようなクレームは他のプロセスクレームと同じように取り扱われるべきである。(Examination Guideline, 61 Fed. Reg. 7478, 7479 (1996))

 

我々は、この種のクレームは上記ガイドラインの箇所にあるように処理されるということに全くもって賛同する。クレームが米国特許法101条の特許主題に関するものか否かという質問をクレームされた主題が“ビジネス”を行うものか、それ以外のものかという質問に置き換えてはならない。

 

【結論】

 

控訴判決は破棄され、本判断に基づいて再審理のため地裁に差し戻し。