Proposal for
Section 101 Reform
2019年
05月 22日
米国議会による101条改正法案のドラフト
Summarized by Tatsuo YABE –
2019-05-24
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Proposal for
Section 101 Reform 2019年
05月 22日 米国議会による101条改正法案のドラフト
Summarized by Tatsuo YABE –
2019-05-24 |
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2019年5月22日、米国議会（上院のメンバー及び下院の知財司法委員会）による米国特許法101条改正法案のドラフトが公開された。本ドラフトをたたき台として、6月4日以降に利害関係者団体の意見を踏まえ米国議会にて公聴会が予定されている。特許出願実務者にとっては101条判断基準が明瞭になること（或いは101条のハードルが2010年のBilski最高裁判決以前に戻る、即ち、低いハードルに戻る）は望ましい。しかし、利害関係者にとっては、原告・被告側に立つかによっては、101条の判断基準が明瞭になる（或いは2010年以前の低いハードルに戻る）ことは必ずしも望ましいことではない。依って、本改正案のドラフトは何度も修正されるであろう。何れにせよ、上下両院の本会議で審議・採決され法案として成立するまでには数多くのプロセスを経ることになる。まずは6月からの公聴会から始まる。暑い夏になりそうだ。
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101条審査及びEligibilityの解釈が混乱したのは2010年からの最高裁の関与が原因である（疑問の余地はない）。2010年のBilski判決で始まり、2012年のMayo判決、2013年のMyriad判決、さらに極めつけは2014年のAlice判決である。特に2014年以降混乱を極めた101条判断に対してCAFCもUSPTOも色々と努力してきたことは事実である。昨今のCAFC判決の傾向としては特許権者に有利、即ち、101条の適格性を広めに判断しているように見える。
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特許庁においては2018年2月にIancu氏が就任し、4件もの最高裁判決の重圧の下で（本来理論的には解消不能に近い状態であったのに拘わらず）ベストと思える現実的な対応で101条審査ガイダンスを改訂した（2019年1月）。とは言え、Aliceパート１のクレームが「judicial
exception」に「directed to」しているか否かという判断をProng
1とProng 2の2段階の判断に分けた。即ち、
Prong 1 ではクレームが「judicial exception」を「recites」しているのかを判断し、Yesの場合にProng
2では「Practical Application」があるかを判断する。この2段階の判断基準においても「Judicial
Exception」という文言があり、且つ、「Practical
Application」という判断が残っている。この2点の判断を、今回公開された法案のドラフトは見事に回避している。さらに、other legislative provisionsとして特許性の判断基準となる102条、103条、112条と特許保護適格性の101条の判断が混同されることを禁止する条文の追加が検討されている（以下Referenceの欄を参照）。
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法案のドラフトは以下の通り：
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現行 |
法案のドラフト： |
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Section
100: Definitions 現行法では(j)項まで： |
Section
100: Definitions (k)
The term "useful"
means any invention or discovery that provides specific and practical
utility in any field of technology through human intervention. | 101条で規定されている”useful”という文言の意味合いを規定している。即ち、”useful”とは技術分野において人が介在するものであって特定で現実的な効用を持つ発明或いは発見であると規定している。 |
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Section
101: Whoever
invents or discovers any
new and useful
process,
machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful
improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the
conditions and requirements of this title. |
Section
101: (a)
Whoever invents or discovers any
useful process,
machine, manufacture, or composition of matter, or any useful improvement
thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and
requirements of this title. |
そもそも101条の条文に”new（新規）”という要件が入っているのは不可思議なので削除； ４つのカテゴリーはそのまま維持； | (b)
Eligibility under this section shall be determined only while considering
the claimed invention as a whole, without discounting or disregarding any
claim limitation. | (b)項が追加され、Eligibility(101条適格性)を判断する上でクレームされた構成要素の何れもその意味合いを軽視、無視することなく、クレームされた発明をその全体として判断することと規定している。 |
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Section
112: (f)
ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION.— An
element in a claim for a combination may be expressed as a means or step
for performing
a
specified function without the recital of structure, material, or acts in
support thereof, and such claim shall be construed to cover the
corresponding structure, material, or acts described in the specification
and equivalents thereof. |
Section
112: (f)
Functional Claim Elements— |
An
element in a claim expressed as a specified function
without the recital of structure, material, or
acts in support thereof shall be construed to cover the corresponding
structure, material, or acts described in the specification and
equivalents thereof. | 101条との関連は定かではないが、この際、112条(f)項の文言も簡略化されている： まずは、前文（機能表現しても良いですよ！というクレーム表現に自由度を与える文）を削除； さらに不明瞭な文言「element
in a claim for combination：”組み合わせるためのクレームの構成要素??”」を「機能で表現されたクレームの構成要素」というように正している。 |
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References:
[1] 2019年5月22日に公開された上院による101条改訂案（法案のドラフト）
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Section
100:
(k)
The term "useful" means any invention or discovery that provides
specific and practical utility in any field of technology through human
intervention.
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Section
101:
(a)
Whoever invents or discovers any useful process, machine, manufacture, or
composition of matter, or any useful improvement thereof, may obtain a patent
therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
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(b)
Eligibility under this section shall be determined only while considering the
claimed invention as a whole, without discounting or disregarding any claim
limitation.
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Section
112
(f)
Functional Claim Elements—
An
element in a claim expressed as a specified function without the recital of
structure, material, or acts in support thereof shall be construed to cover the
corresponding structure, material, or acts described in the specification and
equivalents thereof.
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In
addition, the proposal is accompanied by "other
legislative provisions" to the effect that:
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•
The provisions of section 101 shall be construed in favor of eligibility.
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•
No implicit or other judicially created exceptions to subject matter
eligibility, including "abstract ideas," "laws of nature,"
or "natural phenomena," shall be used to determine patent eligibility
under section 101, and all cases establishing or interpreting those exceptions
to eligibility are hereby abrogated.
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•
The eligibility of a claimed invention under section 101 shall be determined
without regard to: the manner in which the claimed invention was made; whether
individual limitations of a claim are well known, conventional or routine; the
state of the art at the time of the invention; or any other considerations
relating to sections 102, 103, or 112 of this title.
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[2]
2019年1月7日に公開された特許庁Iancu氏による101条審査基準：
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Aliceパート１ PTOのステップ２A
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PTOの101条審査ガイダンス（改訂） |
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「クレームがJudicial
Exceptionに”directed
to”しているか否か」 | Whether claim is “directed
to” a Judicial Exception? |
Prong
ONE: クレームにJudicial
Exceptionが規定(recites)されているか？ Judicial Exceptionとは[i] law of
nature; [ii] natural phenomenon; [iii] abstract idea; 尚、Abstract
Ideaは以下の３つのカテゴリーに分類される： [i] 数学の概念； [ii] 人の相互作用を体系化する手法； [iii] 思考のプロセス； |
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Prong
TWO: 上でYESの場合には、クレームがJudicial Exceptionを統合し実用的に応用しているかを判断する。 [Ask whether claim integrates the
judicial exception into a practical application?] Judicial Exceptionを実用的に応用している場合にはクレームはJudicial Exceptionに”directed to”していないと判断し、101条のEligibilityを満たす。 |
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(5) LINKS |