Proposal for Section 101 Reform

2019 05 22

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米国議会による101条改正法案のドラフト

  首都首都ワシントンにある連邦議会議事堂は、長い間、米国の代議政治を象徴する存在となってきた。上院と下院の2つの議院に分かれており、新しい法律が効力を持つためには両院が合意する必要がある。

Summarized by Tatsuo YABE 2019-05-24

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2019522日、米国議会(上院のメンバー及び下院の知財司法委員会)による米国特許法101条改正法案のドラフトが公開された。本ドラフトをたたき台として、64日以降に利害関係者団体の意見を踏まえ米国議会にて公聴会が予定されている。特許出願実務者にとっては101条判断基準が明瞭になること(或いは101条のハードルが2010年のBilski最高裁判決以前に戻る、即ち、低いハードルに戻る)は望ましい。しかし、利害関係者にとっては、原告・被告側に立つかによっては、101条の判断基準が明瞭になる(或いは2010年以前の低いハードルに戻る)ことは必ずしも望ましいことではない。依って、本改正案のドラフトは何度も修正されるであろう。何れにせよ、上下両院の本会議で審議・採決され法案として成立するまでには数多くのプロセスを経ることになる。まずは6月からの公聴会から始まる。暑い夏になりそうだ。

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101条審査及びEligibilityの解釈が混乱したのは2010年からの最高裁の関与が原因である(疑問の余地はない)。2010年のBilski判決で始まり、2012年のMayo判決、2013年のMyriad判決、さらに極めつけは2014年のAlice判決である。特に2014年以降混乱を極めた101条判断に対してCAFCUSPTOも色々と努力してきたことは事実である。昨今のCAFC判決の傾向としては特許権者に有利、即ち、101条の適格性を広めに判断しているように見える。

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特許庁においては20182月にIancu氏が就任し、4件もの最高裁判決の重圧の下で(本来理論的には解消不能に近い状態であったのに拘わらず)ベストと思える現実的な対応で101条審査ガイダンスを改訂した(20191月)。とは言え、Aliceパート1のクレームが「judicial exception」に「directed to」しているか否かという判断をProng 1Prong 22段階の判断に分けた。即ち、 Prong 1 ではクレームが「judicial exception」を「recites」しているのかを判断し、Yesの場合にProng 2では「Practical Application」があるかを判断する。この2段階の判断基準においても「Judicial Exception」という文言があり、且つ、「Practical Application」という判断が残っている。この2点の判断を、今回公開された法案のドラフトは見事に回避している。さらに、other legislative provisionsとして特許性の判断基準となる102条、103条、112条と特許保護適格性101条の判断が混同されることを禁止する条文の追加が検討されている(以下Referenceの欄を参照)。

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法案のドラフトは以下の通り:

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現行

法案のドラフト:

Section 100: Definitions

現行法では(j)項まで:

Section 100: Definitions

(k) The term "useful" means any invention or discovery that provides specific and practical utility in any field of technology through human intervention.

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101条で規定されているusefulという文言の意味合いを規定している。即ち、”useful”とは技術分野において人が介在するものであって特定で現実的な効用を持つ発明或いは発見であると規定している。

 

Section 101:

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

Section 101:

(a) Whoever invents or discovers any useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

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そもそも101条の条文にnew(新規)という要件が入っているのは不可思議なので削除;

4つのカテゴリーはそのまま維持;

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(b) Eligibility under this section shall be determined only while considering the claimed invention as a whole, without discounting or disregarding any claim limitation.

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(b)項が追加され、Eligibility(101条適格性)を判断する上でクレームされた構成要素の何れもその意味合いを軽視、無視することなく、クレームされた発明をその全体として判断することと規定している。

Section 112:

 (f) ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION.—

An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

Section 112:

 (f) Functional Claim Elements—

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An element in a claim expressed as a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

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101条との関連は定かではないが、この際、112(f)項の文言も簡略化されている:

まずは、前文(機能表現しても良いですよ!というクレーム表現に自由度を与える文)を削除;

さらに不明瞭な文言「element in a claim for combination組み合わせるためのクレームの構成要素??”」を「機能で表現されたクレームの構成要素」というように正している。

 

 

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References:

[1] 2019522日に公開された上院による101条改訂案(法案のドラフト)

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Section 100:

(k) The term "useful" means any invention or discovery that provides specific and practical utility in any field of technology through human intervention.

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Section 101:

(a) Whoever invents or discovers any useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

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(b) Eligibility under this section shall be determined only while considering the claimed invention as a whole, without discounting or disregarding any claim limitation.

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Section 112

(f) Functional Claim Elements—

An element in a claim expressed as a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

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In addition, the proposal is accompanied by "other legislative provisions" to the effect that:

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• The provisions of section 101 shall be construed in favor of eligibility.

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• No implicit or other judicially created exceptions to subject matter eligibility, including "abstract ideas," "laws of nature," or "natural phenomena," shall be used to determine patent eligibility under section 101, and all cases establishing or interpreting those exceptions to eligibility are hereby abrogated.

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• The eligibility of a claimed invention under section 101 shall be determined without regard to: the manner in which the claimed invention was made; whether individual limitations of a claim are well known, conventional or routine; the state of the art at the time of the invention; or any other considerations relating to sections 102, 103, or 112 of this title.

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[2] 201917日に公開された特許庁Iancu氏による101条審査基準:

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Aliceパート1

PTOのステップ2A

PTO101条審査ガイダンス(改訂)

「クレームがJudicial Exceptiondirected toしているか否か」

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Whether claim is directed to a Judicial Exception?

Prong ONE:

クレームにJudicial Exceptionが規定(recites)されているか?

Judicial Exceptionとは[i] law of nature; [ii] natural phenomenon; [iii] abstract idea;

尚、Abstract Ideaは以下の3つのカテゴリーに分類される:

[i] 数学の概念;

[ii] 人の相互作用を体系化する手法;

[iii] 思考のプロセス;

Prong TWO:

上でYESの場合には、クレームがJudicial Exceptionを統合し実用的に応用しているかを判断する。

[Ask whether claim integrates the judicial exception into a practical application?]

Judicial Exceptionを実用的に応用している場合にはクレームはJudicial Exceptiondirected toしていないと判断し、101Eligibilityを満たす。

 

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(1) US Patent Related 

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