CAFC Decision 2007-1448:

 

STAR SCIENTIFIC 

v.

 RJR (RJR TABACCO COMPANY: NC Corp & NJ Corp)

 

Decided on August 25, 2008

　

　

 Tatsuo YABE

 on  Sep 28, 2008

 

　

   

本判決の意義：

本判決は、不公正行為の判断基準を変更したわけではない。　しかし、今回の判決は過去のCAFCの不公正行為の判断に対する判示を整理し、不正行為の立証責任の基準をより明確にしたという意味で重要であると考えます。　特に、2004年のMonsanto判決（以下4参照）を今回のCAFCが再確認したという点に鑑み、被疑侵害者にとっては、問題となる特許の経過書類において、IDS開示義務違反の事実を見つけたとしてもそれを根拠にして特許の権利行使不能の反証が困難になると予想されます。　逆に特許権者にとってはIDS開示義務違反をしたことが後に発覚したとしてもそれ自体で特許権が行使不能になることはないという意味において、米国特許出願におけるIDS提出ルーチン（社内・所内規則）が既に妥当に設定されており、同ルーチン（社内・所内規則）に基づきIDS提出を実行している場合には、同ルーチン（社内・所内規則）をより厳格に見直す必要性を課す判決ではないと言えます（以下６参照）。

 

特に以下の点に関して明示或いは過去のCAFCの判例を確認した：

 

不正行為を証明するには、

（１）　米国特許庁を欺くという意図、及び、非開示或いは偽って伝えられた情報の重要性の両要件を明白且つ説得性のある証拠で証明されなければならない；

（２）後に重要性が解ったということ自体で、特許庁を騙す意図の要件は満たされない；

（３）　直接証拠によって騙す意図を証明する必要はないが、状況証拠によって証明する場合に、その状況証拠自体が明白且つ説得性の証拠でなければならない；

（４）　騙す意図と重要性の要件が明白且つ説得性のある証拠で証明されたとしても、裁判所はエクイティ（衡平）の見地から、特許全体を執行不能にするに値する著しい（甚だしい）不正行為があったか否かを判断しなければならない；Monsanto Co. (Fed. Cir. 2004)

（５）　被疑侵害者の方が騙す意図及び重要性の明白且つ説得性のある証拠で立証しない限りは、特許権者は反証責任を負わない。

　

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（６）　特許権者が意図的に重要な情報を偽ったり、隠すことによって特許を取得し、当該特許によって権利行使をする行為を許容することが不正行為であるのと同様に、特許権者が軽微な手続き上のミスをしたこと、極小さな過失に相当する行為或いは善意の基にミスをしたことを理由に特許権の全てを行使不能にするということも不正行為である。

　

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概要：

 

(A) 問題となった特許：

 

（１）　米国特許第6202649号

（２）　米国特許第6425401号（上記特許からの継続）

 

(B) 技術内容：

広義には、タバコの葉をその消費前に乾燥させる技術に関する。　当該乾燥するステップにおいてタバコ葉（刈り取られたグリーンの状態）には存在しないタバコ特有の発癌性物質（TSNAｓ）が発生する。　同発癌性物質の量をいかに減少させるかという技術に関する。

 

(C) 下級審（メリーランド地区連邦地裁）の判断：

上記２つの特許は不正行為によって権利行使不可

 

(D) 米国特許庁に提示されなかった情報：

　

■　発明者Williamsの特許出願を準備中にBurton博士（科学者であり、特許権者であるStar社のコンサルタント）がDelmendo（米国特許弁護士）に送った書信（1998年8月28日受信）：

 

当該Burton書信には：

 

Since Chine is a developing country, they are still use [sic] the old curing technology that was abandoned in the US during the 60th.  It seems to me that the probable cause for the absence of TSNA was their use of old [radiant heat] flue-curing techniques.

 

中国は発展途上国であるので、米国で60年代に既に廃止された旧式の乾燥方法を使用している。　中国の手法によって発癌性物質が存在しないのでは[放射性]の煙草の葉を熱風乾燥する技術によると思われる。

 

と記載されていた。

　

■　Curranデータ（略）

 

(E) 問題となった行為の概要：

1998年9月15日にDelmendo弁護士はWilliams氏の代理人として米国仮特許出願をした。　同仮出願において、中国及び他の諸外国で未だに放射性の熱乾燥処理を実施していることを開示した。　さらに、米国で実施された放射性の煙草葉乾燥処理においては発癌性物質が多く発生していたということを開示した。

 

仮出願から丁度一年した1999年9月15日にDelmendo弁護士は米国特許出願（018出願）をした。　同018特許出願の明細書の大部分は仮出願の内容と同じであるが、米国における放射熱による乾燥処理によって発癌性物質が多く生じるという開示を削除するとともに、以下の説明を追加した：

 

In flue curing processes that utilize a heat exchanger capable of providing relatively low airflow through the curing barn, I have discovered that it is possible to somewhat reduce the TSNA levels by not venting combustive exhaust gases into the curing apparatus or barn.

相対的にエア流の低い熱交換器を使用する煙草葉の乾燥処理において、燃焼廃棄ガスを熱乾燥処理装置に流入しないようにすることによって、発癌性物質の生成レベルを幾分か減少できるということを私は発見した。　

 

018特許出願（USP6202649）の出願の直後に、発明者Williams及びStar社はSughrue法律事務所の代理人（特許弁護士）を解任し、Banner法律事務所の弁護士に委任をした。

 

2000年2月15日にBanner事務所の代理人Riverd弁護士は018特許出願に対して先行技術との相違点を説明したIDSを伴い早期審査（ make special）を請求した。

 

早期審査請求は認められ、018特許出願は2000年9月14日に許可され、2001年3月20日に649特許が発行された。

 

（F) 判決に至った理由の概要：

　

649特許に関して：

地裁の両特許に対して認めた騙す意図はRJR社の主張、「Williams特許弁護士とStar社がSughrue事務所の弁護士がBurton博士の書信を開示するのを意図的に阻止するために、Sughrue事務所からBanner事務所へと代理人を変更することで、Banner事務所にBurton博士の書信の存在を伝えないでおこうということを共謀した」を認めたことに依存している。　しかしこの共謀したという事実は、明白且つ説得性のある証拠で証明されていないので、地裁が認定した騙す意図の要件は明白な間違いである。　Sughrue事務所からBanner事務所に代理人を変更した主たる理由は、Star社が信頼するSughrue事務所のパートナーが他界したからである。　勿論、この代理人を変更した理由の信頼性に異議を唱えることも可能であるが、まずは被疑侵害者が騙す意図が閾値を越えていることを明白且つ説得性のある証拠で立証してからでないと、特許権者は当該異議があるにせよ、それに対する説明責任を負わない。

 

収集された証拠を検討するかぎりにおいて、Star社がBurton博士の書信を隠蔽するために代理人を変更したという推論が支持される明白且つ説得性のある証拠はない。

 

401特許に関して：

さらに、401特許に対して不公正行為の判断の基礎となった「重要性の要件」に対する地裁の判断にも問題がある。　地裁はBurton博士の書信（及びCurranデータ）は重要性の要件を満たすと判断した。　しかしStar社は401特許の審査中にBurton博士の書信及びCurranデータを重複情報にしうる関連情報*を特許庁に開示した（注意：　649特許の成立後であって、401特許の審査中に当該関連情報が特許庁に開示されたので、これら関連情報*は649特許に対する重要性の要件を判断する証拠には適用されない。649特許の不公正行為の地裁判断の間違いは、「騙す意図の要件」が満たされていないということであり、401特許の不公正行為の地裁判断の間違いは、「重要性の要件」が満たされていないということである。）

 

(G) 本判決の意義：

本判決は、不公正行為の判断基準を変更したわけではない。　しかし、今回の判決は過去のCAFCの不公正行為の判断に対する判示を整理し、不正行為の立証責任の基準をより明確にしたという意味で重要であると考えます。　

　

特に、2004年のMonsanto判決（以下4参照）を今回のCAFCが再確認したという点に鑑み、被疑侵害者にとっては、問題となる特許の経過書類において、IDS開示義務違反の事実を見つけたとしてもそれを根拠にして特許の権利行使不能の反証が困難になると予想されます。　逆に特許権者にとってはIDS開示義務違反をしたことが後に発覚したとしてもそれ自体で特許権が行使不能になることはないという意味において、米国特許出願におけるIDS提出ルーチン（社内・所内規則）が既に妥当に設定されており、同ルーチン（社内・所内規則）に基づきIDS提出を実行している場合には、同ルーチン（社内・所内規則）をより厳格に見直す必要性を課す判決ではないと言えます（以下６参照）。

 

特に以下の点に関して明示或いは過去のCAFCの判例を確認した：

 

不正行為を証明するには、

（１）　米国特許庁を欺くという意図、及び、非開示或いは偽って伝えられた情報の重要性の両要件を明白且つ説得性のある証拠で証明されなければならない；

（２）後に重要性が解ったということ自体で、特許庁を騙す意図の要件は満たされない；

（３）　直接証拠によって騙す意図を証明する必要はないが、状況証拠によって証明する場合に、その状況証拠自体が明白且つ説得性の証拠でなければならない；

（４）　騙す意図と重要性の要件が明白且つ説得性のある証拠で証明されたとしても、裁判所はエクイティ（衡平）の見地から、特許全体を執行不能にするに値する著しい（甚だしい）不正行為があったか否かを判断しなければならない；Monsanto Co. v. Bayer Bioscience B.V. (fed. Cir. 2004)

（５）　被疑侵害者の方が騙す意図及び重要性の明白且つ説得性のある証拠で立証しない限りは、特許権者は反証責任を負わない。

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（６）　特許権者が意図的に重要な情報を偽ったり、隠すことによって特許を取得し、当該特許によって権利行使をする行為を許容することが不正行為であるのと同様に、特許権者が軽微な手続き上のミスをしたこと、極小さな過失に相当する行為或いは善意の基にミスをしたことを理由に特許権の全てを行使不能にするということも不正行為である。

 

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(H) 以下の判例を引用した： 

 

Ulead Sys. Inc. v. Lex Computer & Mgmt Corp. (Fed. Cir. 2003)

不公正行為の立証責任は被疑侵害者が負う。

 

Cargill, Inc. v. Canbra Foods, Ltd. (Fed Cir. 2007)

Impax Labs., Inc. v. Aventis Pharms . Inc., (Fed. Cir. 2006)

不公正な行為があったことを証明するには、被疑侵害者は、（１）出願人が特許庁に対して重要な事実に対して積極的に虚偽な主張をした、或いは、重要情報を隠したこと、及び（２）特許庁を騙す意図かあったこと証明する証拠を提示しなければならない。

 

Digital Control Inc. v. Charles Mach. Works (fed. Cir. 2006)

それぞれの要素（騙す意図及び重要性）がそれぞれの閾値に達しているということを明白且つ説得性のある証拠で立証されなければならない。

 

Monsanto Co. v. Bayer Bioscience B.V. (Fed. Cir. 2004)

上記の２つの要素が明白且つ説得性のある証拠で立証されたとしても、地裁はエクイティの観点で衡量し、問題となる特許全てを権利行使不能にするという厳格な判断をするに値する著しい不正な行為であったか否かを判断しなければならない。

 

本件判決傍論：

特許権者が意図的に重要な情報を偽ったり、隠すことによって特許を取得し、当該特許によって権利行使をする行為を許すことが不正行為であるのと同様に、特許権者が軽微な手続き上のミスをしたこと、極小さな過失に相当する行為或いは善意の基にミスをしたことを理由に特許権の全てを行使不能にするということも不正行為である。　然るに裁判所は問題となる特許を権利行使不能と判断する裁量権を行使する前に、不公正行為を主張する被疑侵害者の「重要性」及び「騙す意図」の構成要件に対する明白且つ説得性の基準での立証責任が満たされていることを確定しなければならない。

 

GFI, Inc. v. Franklin Corp. (Fed. Cir. 2001)

重要性の要件を満たすということが意図の要件を証明することにはならない、意図の要件は重要性の要件とは識別されるものであって、不正行為の認定に不可欠である。

 

Molins PLC v. Textron, Inc　(Fed Cir 1995)

問題となる行為は、然るべき行為に対して、単に不適切な行為、或いは、不作為というレベルでは不十分である。　それは寧ろ出願人が特許庁を欺くという意図を明白で且つ説得性のある証拠でもって立証されなければならない。　情報が特許庁に提示されなかったという場合には、その出願人の不作為なる行為が特許庁を欺くという意図を持って実行されたということを明白且つ説得性のある証拠で立証されなければならない。

 

M. Eagles Tool Warehouse, Inc. v. Fisher Tooling Co., (Fed. Cir. 2006)

然るに、特許庁に開示されなかった情報が後に重要であるということが解ったという事実のみで、不公正な行為の「騙す意図の要件」を満たすことはできない。

 

Cargill, (Fed Cir. 2007)

特許庁を騙す意図を直接証拠で立証できるということは稀で、間接証拠及び状況証拠によって騙す意図を立証することも可能である。

 

Scanner Techs. Corp. v. ICOS Vision Sys. Corp. (Fed. Cir. 2008)

十分な証拠、或いは、証拠に鑑みた妥当性のみを基に推論（InferanceであってPresumptionではない：筆者注）してはならない、明白且つ説得性のある証拠から導かれる最も妥当な唯一の推論でなければならない。

 

Symantec Corp. v. Computer Assoc. Int’l, Inc. (fed Cir. 2008)

重要性に関して言うならば、通常の審査官が出願を許可し、特許権を付与するか否かを判断をする上で重要と思料するであろう情報である。

 

Honeywell Int’l Inc. v. Universal Avionics Sys. Corp. (Fed. Cir. 2007)

特許庁に既に開示された他の情報と重複する場合には、問題となる情報は「重要性の要件」を満たすものではない（確立された法理）。

 

Nordberg Inc. v. Telsmith Inc., (Fed. Cir. 1996)

被疑侵害者によって、騙す意図或いは重要性の要件がそれぞれの閾値を満たすことを明瞭で且つ説得性のある証拠で証明されない場合には、エクイティの観点或いは衡平に鑑みて、地裁の裁量を行使し、特許権の権利行使不能という判決を下すことはできない。

 

Critikon, Inc. v. Becton Dickinson Vascular Access, Inc., (Fed Cir. 1997)

重要性と騙す意図の要件が閾値を超えることが明白且つ説得性のある証拠によって証明された後にのみ、地裁はエクイティの観点で衡量することが許される。

 

Molins, (Fed. Cir. 2004)

重要性及び騙す意図に関する事実問題は明白且つ説得性のある証拠で立証されなければならないが、地裁はこれら証明された事実および事件のエクイティを比較衡量し、特許権の行使不能という厳格なる処罰に値するか否かを判断しなければならない。

　

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以上