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2018年9月24日、USPTO長官Iancu氏（本年2月に就任）はIPOの集会(in Chicago)にて主に101条審査に関してスピーチした。2014年最高裁Alice判決による2パートテストのパート1では「クレームがJudicial Exceptionに”directed to”しているか否か」を判断する。パート１でYES（クレームはJudicial Exceptionにdirected toしている）の場合にはパート2にて「クレームは他の構成要素と組み合わせてJudicial Exceptionを顕著に超えているか否か」を判断する。今回Iancu氏のスピーチでは特にAliceパート１の判断基準をPTOとして明瞭化する指針を述べた（尚、明瞭化した審査基準を次期ガイダンスに盛り込むことを示唆した）。Aliceパート2の「顕著に超える」という判断基準に関してはPTOは現時点では静観しており、少なくともAliceパート１の判断基準を明瞭化することで今後の101条審査の多くに統一性を齎せると期待している。

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即ち、Aliceパート１「クレームがJudicial Exceptionに”directed to”しているか否か」を以下のように判断する：

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即ち、クレームに数式が含まれている場合にはクレームはJudicial Exceptionを規定していると判断されるが、クレームの他の構成要素によってクレーム全体として当該Judicial Exception（数式）を実用的なものに応用していると判断されるとAliceパート１をパスする（クレームはJudicial Exceptionに”directed to”していないと判断される）。　・・・ということはクレームの構成要素は全体として101条の条文のuseful（現実の有益性を創出できる）であるということを主張できれば仮にJudicial Exceptionを規定していても101条の保護適格性を満たすことになる。2009年のBilski事件でCAFCは自らの大法廷で否定したものの、1998年のState Street Banc事件[*b]の法理（クレームは”Useful, Concrete and Tangible Result”を創出できる場合にはクレームは101条の適格性を満たす）は実は有効と考える。　Rader判事がAlice大法廷判決（2013年：最高裁に上がる前のCAFC判決）でCAFCの意見が５つに分かれ混乱したときに「101条の条文に戻ろう…”any new and useful…”」と述べた[*d]。まさに、Iancu氏もそれを実現しようとしていると思料する。

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然るに、出願実務者としては101条拒絶に対しては：クレームの構成要素は、従来のTechnical Problemに対するTechnical Solution であってParticular Improvementを齎す （当該Improvementにクレームの構成要素が直接リンクしていること）という結論に結び付けられるようにクレームを補正或いはロジックを構成する。

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さらに、Particular Improvementに説得性を持たすためには101条で規定する”Useful”であること、即ち、クレームの構成要素によってUseful, Concrete, Tangible Resultを現出することを主張する。（以上筆者）

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Iancu氏のスピーチの概要：

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前半の挨拶文を除いて約8割を占める部分が101条関連：

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先般のメモランダムで”conventional”[*c2]という意味合いを説明し、さらに治療方法に関するクレームの適格性[*c3]に関して説示した。しかし、Judicial Exceptionである”Abstract”というカテゴリーに関しては未だに不十分で明瞭なガイダンスを必要としている。

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CAFCのLourie判事及びNewman判事は101条の保護適格性に関して最高裁のさらなる介入の必要性を述べている。さらに、Plager判事は101条に対する判例法には首尾一貫性がないと嘆いている。さらに、Lin判事はAbstractの判断テストは使い物にならないと嘆いている。米国特許法のアイコン的存在であるGiles Rich判事（CAFCの前身であるCCPAとその後のCAFCにおける裁判官：1999年に没）は1979年に既に101条の保護適格性に対する４つのカテゴリーと権利化の要件（特許要件）とが混じり合うことによって不運な問題が生じることを懸念している。略40年前にこれを懸念したRich判事は如何に察知と予知能力に優れていたことか・・・。

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102条の新規性と103条の非自明性をパスしても尚101条の”inventive concept”を欠くというのは一体どういうことか？　或いは112条の記載要件を満たすのに101条判断でAbstract（抽象的）と判断されるクレームとは？　クレームに発明性がない場合には102条或いは103条で拒絶され、クレームが不明瞭、実施不能、明細書でサポートされていないという場合には112条で拒絶される。

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1952年に成立した特許法条文に特許性判断の基礎が規定されている。我々は今やRich判事によって起草された1952年の特許法の立案趣旨に戻り対応するべきである。

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自然法則、発見は如何にそれらが卓越したものであっても特許保護可能な主題ではない。最高裁Thomas判事、曰く、この世で起こる全ての発明は自然法則、自然現象、或いは、抽象的なアイデアの幾分かを利用、使用、依存、適用するのである。しかし全ての発明がJudicial Exceptionに属するというわけではない。それでは何が保護適格性を欠くという問題となる主題なのか・・という明瞭なガイダンスが必要である。

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特に、Abstract Ideaという用語の意味合いをきっちりと理解することが必要である。101条[*a]は４つのカテゴリー(process; machine, manufacture, composition of matter)を規定しており、Judicial Exceptionは何が保護適格性がないかを判示している。然るに、101条を判断するのに必要なのはどのカテゴリーに属するかということのみで、特許性を判断するのではない。

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現在、検討されている（準備段階にある）審査ガイダンスにおいて特に２つのアイテムを重要としている：一つは今日までの判例に沿うjudicial exceptionのカテゴリーを明記すること；二つ目は、もしクレームがjudicial exceptionを規定しているならば、当該judicial exceptionがクレームとして統合され実用的なものに応用されているかを判断する(integrated into a practical application?)ことで、クレームがJudicial Exceptionに”directed to (照準を合わせているのか否か）”しているのか否かを判断する。

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1点目のJudicial Exceptionに関して裁判所は以下のものがそれに該当すると判示してきた。即ち、自然界での発見（重力、電磁波、DNA等）、Myriad最高裁判決が昨今の判例法である。さらに、数学の基礎（数学、幾何学、計算式自身）。Benson最高裁判決が判示している。さらには、人の行動を体系化する手法（リスクヘッジする手法或いは代理人を使った処理）。Bilski或いはAliceで判示された。さらには人間の精神活動自身（判断形成手法、或いは、観察手法）、即ち、人間の思考そのものは抽象的なアイデアであると判断されてきた。

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とはいうものの、やはり何が抽象的なアイデア(Abstract Idea)に相当するのかを明瞭に説明するのは簡単ではない。現在、検討されている審査ガイダンスにおいては抽象的なアイデア(Abstract Idea)を以下の３つのカテゴリーに分類し「見える化（皆が理解できる）」を助長している：

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[i] 数学の概念；

[ii] 人の相互作用を体系化する手法；

[iii] 思考のプロセス；

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現在検討中の審査ガイダンスによると、

第1ステップとして、クレームが101条で規定する４つのカテゴリーに属するか否かを判断する（注意すべきは新規であるか否かを判断しない）。

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101条の４つのカテゴリーの何れかに属する場合には、クレームが上述のJudicial Exceptionの何れかを規定しているか否かを判断する。上述のJudicial Exceptionの何れかを規定していない場合には101条の判断はここで終わる（101条の保護適格性を満たす）。

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上述のJudicial Exceptionの何れかを規定している場合には、クレームがJudicial Exceptionを対象とする(“directed to”)ものか否かを判断する。「筆者注：”directed to” は”related to”よりも関連性が強い」この判断において重要なのは最高裁が判示するように、クレームがJudicial Exceptionに相当するエレメントを実用的な方面に応用しているかで判断する。言い換えると、原理の輪郭を規定しているのか、それとも、原理を実用的に応用することを規定しているのかの境い目を見極めることである。　1853年の最高裁判決（Le Roy v. Tathem）で判示されたように、新規に発見された物の性質を利用価値のある構成に応用している場合には特許を受けられる。128年後にDiamond v. Diehrにおいて自然法則或いは数式を公知の構造或いはプロセスに適用するものは特許を受ける権利を有する。昨今のMayo最高裁判決（2012年）においても、そのような概念を新規且つ有用な適用をする場合には・・・保護適格性があると述べている。

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要約するとクレームがJudicial Exceptionを統合し実用的な方面に応用する場合には、そのクレームは特許保護適格性があり、クレームはJudicial Exceptionを対象(directed to)とするものではない。101条の判断はここで終わる（101条の適格性を満たす）。

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クレームがJudicial Exceptionを対象とすると判断された場合には第2ステップに移行する。（Iancu氏のスピーチでは第2ステップの判断基準を明瞭化に関しては殆ど言及せずに、Berkheimer判決後の2018年4月19日付けPTOメモランダム[*c2]を参照と述べている）

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繰り返しになるが、101条の保護適格性を満たすからというだけで審査は終わるのではなく、102条、103条、112条の特許要件を満たすか否かを審査しなければならない。

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上記のように現在検討中の審査ガイダンスにおいてAliceのステップ1の判断手順を明瞭にするべく準備中であり、Aliceステップ1の判断を明瞭にするだけでもかなり多くの101条事案を明瞭化（解消）するであろう。勿論、Aliceステップ1を明瞭化しただけでは解決できない事案も残るだろうがかなり多くの事案は解決可能となるであろう。

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Rich判事が40年前に言及されたように101条は「保護主題」を規定し、102、103、112条は「特許要件」を規定している。「保護主題」と「特許要件」の両方を拒絶理由の根拠とすることで特許法に混乱が生じ、審査（審査官）は轍（わだち：”rug”）に陥るであろう。現在準備中の審査ガイダンスによって審査官を101条審査の轍から救出できるようにしたい。司法部においても我々を轍から抜け出せるように力添えを期待する。

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References:

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[*a] 101条の条文

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

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新規、且つ、有用な、いかなるプロセス（方法）、機械、製造品、或いは、組成物､又はそれらについて新規且つ有用な、いかなる改良 を発明ないし発見した者は、本条文の定める条件および要件を満たすことによって特許を受けられる。

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[*b] State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group (Fed. Cir. 1998),

The district court held the patent invalid as directed to nonstatutory subject matter. The Federal Circuit reversed, however, in an opinion that was followed by a large increase in the issuance of business-method and software patents.

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“Useful-Concrete-Tangible Result" (UCTR) test

[T]he transformation of data, representing discrete dollar amounts, by a machine through a series of mathematical calculations into a final share price, constitutes a practical application of a mathematical algorithm, formula, or calculation, because it produces "a Useful, Concrete and Tangible result"—a final share price momentarily fixed for recording and reporting purposes and even accepted and relied upon by regulatory authorities and in subsequent trades.

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[*c]  USPTOのMemorandum

[*c1] USPTOのMemorandum（2018-04-02）

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USPTOは4月2日付でFinjan判決（1月10日）及びCore-Wireless判決（1月25日）に鑑み審査官にメモを通知した。当該メモで、同判決の概要を説明し、2018年1月29日に更新された審査便覧（MPEP2106）との整合性があることを通知した。当該メモにおいて、Finjan判決とCore-Wireless判決は共にソフトウェア関連発明でありコンピューター技術の改良に照準を合わせた発明をクレームしており、依ってAlice第1ステップでAbstractアイデアを対象とするものではないと述べた。

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[*c2] USPTOのMemorandum（2018-04-19）

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4月2日のメモランダムに続き、USPTOはBerkheimer判決（2018年2月8日）に鑑み審査官にメモを通知した。Berkheimer事件においては、101条判断においてクレームのある構成要素が当業者にとって当然のごとく理解され、ルーチンで、一般的な行為 (“well-understood, routine, conventional” activity)であるか否かに関して論争がある場合、それは事実判断であり、略式裁判で判断してはならないとした。

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本メモランダムにおいて審査官が、クレームの構成要素を well-understood, routine, conventionalであると結論づける場合には、当該構成要素が、問題となる発明が関連する技術分野において広く行き渡っている、或いは、一般的に使用されている場合のみとすることを強調している。即ち、102条の基に刊行物となるからという理由のみで”well-understood, routine, conventional”なものとは限らないことを言及している。例えば、102条の基にはドイツの大学の図書館に眠る唯一の論文であっても刊行物となる、しかし、それは well-understood, routine, conventionalなものではない。さらに審査官がOfficial Notice（刊行物など証拠を一切特定せずに当然のことであると行政庁として通知すること：例、富士山は3000メートルより高い）を宣言する場合には、それなりの知見に基づき適切と思える場合にのみ実行すること。

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[*c3] USPTOのMemorandum（2018-06-07）

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4月19日のメモランダムに続き、USPTOはVanda判決（2018年4月13日）に鑑み審査官にメモを通知した。Vanda事件において問題となったクレームは、イロペリドンを用いて統合失調症を治療する方法に関し、患者の CYP2D6代謝欠損遺伝子タイプの有無によってイロペリドンの投与量を変更することを規定している。当該治療方法を規定するクレームが特許保護適格性を満たすか否かが争点となった。Vanda判決で問題となったクレームはMayo判決で問題となったクレームとは識別される。即ち、Mayo判決においてはThiopurineという薬の投与量を規定してはいるがクレーム全体として特定の病気に対する治療方法を規定するものではない、依って、Mayoのクレームは自然法則の適用をクレームしているとは言えない。

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しかしVanda判決で言及されているように、自然法則を治療方法に適用することを規定するクレームは101条の特許保護適格性を満たす。従って、USPTOのStep 2Aによって特許保護適格性を満たすと判断するのが正しい。

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[*d]    Alice v. CLS (Fed. Cir. en banc: 2013/5/10)

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Chief Judge Raderの嘆き（Additional Reflection）:

最後にRader判事長は今回の大法廷判決(大法廷が合意に至らなかったことに)に対する嘆きを5ページの追加コメントとしてまとめている。特に自分よりもシニアの判事（Lourie判事とNewman判事）が101条の解釈に関してここまでつまずいていることに驚きを隠せない。また、Diamond v Diehr (1981年最高裁判決)で引用された1952年の特許法の立法趣旨(議事録)の有名な句である「anything under the sun that is made by man」を引用し、ソフトウエア自身に対しても保護適格性を与えている欧州と日本の特許事情を述べている。　一言で言うならば、これだけ101条の解釈に混乱が生じているので、今回の事情を解消するには、「101条の条文に戻ろう」。　101条の条文は”any”という用語を使用しており、また特許法第282条で規定している裁判における侵害者の防御(“defense”)としての特許の要件(‘condition for patentability’)に101条の特許保護適格性は含まれない。

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Rader判事長は今年で25年の判事の経験を踏まえて上記を述べるとともに、未来に今回のコメントをプラスに思い起こすことを期待すると括っています。

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・・・といいつつもe-mail問題で翌年2014年5月30日辞任

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2010年以降の101条関連最高裁判決とPTOのMemorandumで紹介されたCAFC判決、及び、PTOのActions

（審査ガイダンス及びMemorandum）

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