2011年5月のTherasense大法廷判決後の不公正行為に関わるCAFC判決を4つピックアップしています。　CAFCの判決としては、2012年4月のAventis判決と2013年10月のIntellect判決のみが不公正行為を認定し、権利行使不能と判断した。　

尚、2012年9月の1st Media事件において、Fed CirはTherasense大法廷判決における「騙す意図」の立証責任の困難さをより明白に説示した。その後SONY Entertainment Americaにより上告されたが、最高裁はSolicitor Generalの助言(2013年9月)に基づき上告を棄却した(2013年10月15日)。　

さらに、去る10月9日（2013年）のIntellect判決において、規則131条に基づく宣言書（引例の地位を否定するために発明日を遡及するための宣言書）において発明の実施日を偽ったという理由でFed Cirは地裁判決を支持し、Intellectの２つの特許（USP7266186とUSP7310416）は権利行使不能とした。Therasense大法廷判決の判示にあるように「重要性」の要件を証明するためには被疑侵害者はBUT FOR MATERIAL（それがPTOに知らされていれば少なくとも一つのクレームは権利化されなかったであろう）を証明することが要求される。しかしその例外として、「甚だしく悪質な行為: “affirmative egregious misconduct”」に相当する場合にはBUT FOR MATERIALの証明がされなくても良い。Therasense事件でも例示されたように、宣言書における重大な虚偽は「甚だしく悪質な行為」と認定される。

現段階ではPost-Therasense判決の件数はまだ少ないが、少なくともTherasense判決以降は、出願審査中における過失におるIDS提出忘れでは不公正行為が認定されない、即ち、特許は権利行使不能とはならないということは略間違いないだろう。　然しながら、地裁レベルでは、出願審査中におけるIDS提出不備を理由に不公正行為の抗弁をするという被疑侵害者側の訴訟実務は継続されるので、ディスカバリーの負荷と費用を軽減するためにも、今後、特許権者は権利行使の前に補充審査(庁費用だけで約22000ドルと高額ではあるが、訴訟における不公正行為の抗弁を封じるという効果は当該費用の数十倍の価値があるだろう)によってIDS提出不備などの問題はできるだけ解決してから訴訟を開始することが望ましいと言えよう。

Table of Contents

Ø  Therasense 判決の要旨 (May 2011)

Ø  Post Therasense (Fed Cir) Decisions

Ø  Powel v. Home Depot (Fed Cir: Nov. 2011)

Ø  Aventis Pharma v. Hospira (Fed Cir: April 2012)

Ø  1^st Media v. Electronic Arts (Fed Cir: Sep. 2012)

Ø 　Intellect Wireless v. HTC (Fed. Cir. Oct. 2013)

Ø  Summary:

Ø  Practical Tips:

Therasense判決の要旨: May 25, 2011

1. To prevail on the defense of IC (inequitable conduct), the accused infringer must prove that the applicant misrepresented or omitted material information with the specific intent to deceive the USPTO.

2. The accused infringer must prove both elements “intent and materiality” by clear and convincing evidence.

1. INTENT: （騙す意図の要件）

u  For the element of intent to deceive the USPTO: evidence of “deliberate decision” to deceive must be proven by clear and convincing evidence. （「PTOを騙す意図」を証明するためには、出願人がPTOを騙すという意思決定をしたことを明白、且つ、説得性の挙証基準で証明しなければならない。）

u   Proving applicant knew of a reference, should have known of its materiality, and decided not to submit it to the PTO does not prove specific intent to deceive. （出願人が情報を周知しており、その情報の重要性を認識するべき状況にありながら、当該情報をPTOに知らせなかったというレベルでは「PTOを騙す意図」の証明には不十分である）

u  When circumstantial evidence must be relied on, “intent to deceive” must be the single most reasonable inference. 　（大法廷も「PTOを騙す意図」を直接証拠で証明することは多くの場合できないことを理解しており、状況証拠によって「騙す意図」を証明することを許容している。然し、その場合には状況証拠より騙す意図というのが唯一、最も合理的に推論されるものでなければならない。）

2. MATERIALITY: （重要性の要件）

u  For the element of materiality, Fed Cir demands evidence of “BUT-FOR Materiality”.  The court must find that, but for the deception, the PTO would not have allowed the claim.  (BUT-FOR Materiality: 情報がPTOに正しく伝わっていればクレームが許可されなかったであろう)

u  However, in making this patentability determination, the court should apply the preponderance evidence STD and give claim a broadest reasonable interpretation.

3. EXCEPTION: （But For Testの例外）

u  As a major exception, the court holds that in cases involving affirmative egregious misconduct, “but for materiality” needs NOT be proven.

u  Example of Affirmative Egregious Misconduct – unmistakable false affidavid  (BUT-FOR Materialityの例外としては「甚だしく悪質な行為“例えば重要事項を宣誓書で偽る”」がある場合にはBUT FORが証明されなくとも重要性の要件の証明となる)

Post Therasense Decisions

(1)  Powell v. Home Depot  (Fed. Cir. Nov. 2011)

(2)  Aventis Pharma v. Hospira  (Fed. Cir. April 2012)

(3)  1^st Media v. Electronic Arts, SONY  (Fed. Cir. Sep. 2012)

(4)  Intellect v. HTC (Fed. Cir. Oct. 09, 2013)

(1)  Powell v. Home Depot  (Fed. Cir. Nov. 2011)

Powellは審査を促進するために、特許でカバーされる製品（電動ノコの安全カバーに関する）の製造販売を理由にMPEP708.02によるMake Specialの申請をし、その適用を受けていたが、Home Depotとの契約が頓挫したため既に製造販売の計画を中止し、Special Statusを受ける状態ではなくなったが、Powellは当該事実を黙認していた。黙認された事実はTherasense判決の「重要性」の要件を満たさないのでIC(Inequitable Conduct)を構成しない。

(2)  Aventis Pharma v. Hospira  (Fed. Cir. April 2012)

Claimed Invention:

-- covers Avenis Pharma’s chemotherapy cancer drug Taxotere, which was administered in an aqueous solution called a “perfusion”. The prior art surfactant used to form the solution triggered allergic reactions, including anaphylactic shock.  To overcome the problems, the patented formulation uses a different surfactant and limits the amount of ethanol, as compared to prior art formulation.

発明者が自己の発明に至るための重要な実験（提出されなかった参照文献に開示されていた）を開示した参照文献をIDSせずに、問題点を開示した先行技術文献のみをIDSとして提出した行為は、重要性の要件とだます意図の要件（本来提出するべき参照文献をIDSしなかったという事実から類推されるもっとも妥当な単一の理由である）を満たすとし、IC(Inequitable Conduct)と判断した。

(3)  1^st Media v. Electronic Arts  (Fed. Cir. Sep. 2012)

許可可能通知発行後であって登録料納付前の期間(所謂第3ステージ)に対応欧州特許出願のSRでY表示の引例が引用された。当該Y引例をIDSしなかった理由に対する発明者とその代理人の証言は信憑性に欠くところがあるが、Therasense判決による「騙す意図」は証明されていない。　即ち、発明者も代理人も（a）引例の存在を周知していた；（b）引例の関連度合（重要性）が高いことを周知していたかもしれない；（c）USPTOに知らせなかった； 

上記（a）〜（c）の事実認定ではTherasenseで判示されたIC (Inequitable Conduct)の証明には不十分である。「騙す意図」を証明するには（A）引例の存在を周知していた；（B）その重要性を周知していた；（C）意図的にそれを開示しなかった。という３つの要件が証明されなければならない。本事件では特に（C）[“made a deliberate decision to withhold it.”]の証明が欠落している。

最高裁: 上告棄却

Sony Entertainment America v. 1^st Media LLC

最高裁は2013年5月13日にSolicitor General(合衆国の総務長官）に助言を求めた。　2013年9月にSolicitor Generalの意見がでた。　それによると最高裁で裁量上訴を認めるべきではないとのこと。　その理由は、Therasense大法廷で判示された法理は正しいということと、SONYが当該法理を極端に硬直的に解釈しているということと、本事件の下級審において「重要性」に関して議論がされていないのでTherasense大法廷の法理を見直すには不十分である。　要は、「騙す意図」の証明には（１）情報を周知している；（２）当該情報が重要であることを認識している；そして（３）当該情報を審査官に意図的に知らせなかった。という３つの項目を証明する必要がある。　即ち、情報の「重要性」は「騙す意図」を証明するためにも不可欠な要件である。　さらに、Therasense大法廷判決が出てから2年程しか時間が経過しておらず当該法理を見直すために十分なPost-Therasense判決がでていない(即ち時期尚早である）。

2013年10月15日、最高裁はSolicitor Generalの助言の基に上告を棄却した。

(4)  Intellect v. HTC  (Fed. Cir. Oct. 09 2013)

特許権者：　Intellect Wireless, Inc.

被疑侵害者：　HTC Corporation and HTC America, Inc

問題となった特許：　Intellectの2つの米国特許（USP7266186とUSP7310416）

電話の相手側が画像に表示されるポータブル電話に関する発明。

判決文：

Intellectの発明者Henderson氏は引例の地位を否定するために、規則131条に基づく宣言書によって発明日を引例の日よりも遡及することを試みた。　最初の131条宣言書において発明の実施化の日に関して明らに偽りの陳述(unmistakably false)をした。1993年7月時点でHenderson氏は発明の実施化を証明するための試作品の実演も何もしていなかった。その後の131条宣言書において最初の宣言書の明らかな虚偽を認めることなく、製品の仕様書及び梱包の領収書を添付するなどし、さらに発明の実施化に対する虚偽の陳述をした。

地裁において宣言書で明らかな虚偽の陳述を「重要性の要件」を挙証する例外の「甚だしく悪質な行為(Affirmative Egregious Misconduct: see below (II-a))」に相当すると判断し、Therasense大法廷判決の法理に基づく「重要性」の要件が証明されたと判断した。

尚、状況証拠（初回と2つめの宣言書において発明の実施日に対する明らかな虚偽を述べた）によって、出願人がPTOを騙すという目的で実行されたことが、唯一、最も妥当に推論される(single most reasonable inference: see (I) below)と判断し、Therasense大法廷判決の法理に基づく「意図」の要件が証明されたと判断した。

上記によりHerndersonの行為は不公正行為を構成すると判断し、Herndersonの２つの特許（USP7266186とUSP7310416）を権利行使不能とした。

Fed Cirは地裁判決を全面的に支持した。

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In order to prove Inequitable Conduct under Therasense decision (Fed Cir. en banc: 2011), two elements must be proven by clear and convincing evidence:

(I) The intent element can be proven by circumstantial evidence (not direct evidence) but it must be the single most reasonable inference derived from the circumstantial evidences.

(II) For materiality, “a new but-for materiality standard” was introduced, which requires courts to determine whether the PTO would have allowed the claim if it had been aware of the undisclosed reference.

(II-a) The exception to prove “but-for-materiality” is that in cases involving Affirmative Egregious Misconduct, “but for materiality” needs not be proven.  For instance, the submission of an unmistakably false affidavit will likely constitute the affirmative egregious misconduct.

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AIA--Supplemental Examination

u  Effective: Sep. 16, 2012 with respect to any patent (issued before, on or after that date); 

u  Patent owner may request Sup Exam to consider, reconsider, or correct information believed to be relevant to the patent.  Request must be made with fee $16,500 (possible refund $12,100 available if no SNQ is found).

u  Once determined that SNQ exists, then ex-parte reexam commences;

u  Immunity (amnesty) to defense of unenforceability based on inequitable conduct will be provided with respect to the issues resolved during the Sup Exam (following Re-exam)

u  Exceptions:

Ø  “Fraud”, if found by PTO, can be reported to Attorney General.

Ø  No immunity given if litigation is commenced before conclusion of Sup Exam.

Summary:

1. Therasense (en banc) raised the bar of proving inequitable conduct by Def.

2. 1^st Media even clarified how high the bar raised by Therasense.

3. However, still defense of unenforceability based on IC (Inequitable Conduct) alive (see Aventis and Intellect).

4. Supplemental Exam may cure IDS related problems, especially non-submission of the relevant references cited during the examination.

Practical Tips:

1.               Do not immediately loosen up the existing IDS submission rules in view of Therasense (en banc) and 1^st media because defense based on IC (Inequitable Conduct) has still often been asserted during the trial court.  In other words, the proof of IC by Def may eventually fail at appeal court (Fed Cir), but dealing with the IC related defense at trial court and appeal court will be burdensome (time and cost). 

2.               It is, thus, clever to reduce the possible issues that may likely be the subject of IC defense.  For this purpose, complete Sup Exam to cure as many IDS related problems as possible (up to 12) before enforcing your patent.

3.               If existing IDS submission rules appear too burdensome or too costly, then in consultation with experienced U.S. Patent Attorney, it should be possible to relax some segments of the rules.

4.               In particular, since proof of “deliberate intent to deceive” the PTO becomes very tough for the accused infringer (see 1^st Media), formation of the IDS submission Rules and following the rules as routine practice are very important (because having the rules & following the rules as routine practice almost eliminates “intent to deceive” factor).

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