USPTO May Require Additional Info in Petitions Filed in Patent Applications and Patents Based on Unintentinal Delay in Taking Action

2010 0302

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Summarized by Tatsuo YABE 2020-03-05

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米国特許規則のユニークな手続きとして、所定の条件を満たすことで放棄された特許出願或いは特許を復活させることが可能である。さらには優先権の主張期限を徒過した場合でも嘆願書を提出することで優先権を主張できる。当該条件のひとつとして「期限徒過は意図されたものではないというStatement (the entire delay was unintentional)」を嘆願書に記載することが要件である。即ち、意図的にメインテナンス費用が支払われなかったような場合には放棄された特許を復活することはできない。

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USPTO202032日以降に提出される期限徒過をリカバーさせる嘆願書(特に期限から2年を超えた嘆願書)において期限徒過は意図されたものではないというStatement(the entire delay was unintentional)に加えて、PTOは意図されたものではない(unintentional)ことを示す情報を要求すると官報で述べた。しかしながら、そもそも中堅以上の企業の場合、企業自身、あるいは、代理人が支払い期限の管理システムを使っているだろうから「Maintenance費用を支払わないという決定・指示」があるはずなので「意図されたものではなかった」というStatementは嘆願書では記載できないであろう。唯一考えられるのは管理システムがあったとしても人為的ミスが介在したような場合であろう。

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米国特許規則のユニークな手続きとして、所定の条件を満たすことで放棄された特許出願或いは特許を復活させることが可能である。さらには優先権の主張期限を徒過した場合でも嘆願書を提出することで優先権を主張できる。

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例えば、

「1」特許出願審査において拒絶理由に対して6か月以内に応答しないと出願は放棄となる。「2」成立した特許であってもメインテナンス費用の支払い期限(1回目:特許日から4年、2回目:8年、3回目:12)を徒過すると特許は放棄となる(37 CFR 1.362)

「3」さらには優先権の主張期限は優先日より16か月以内であり、当該期限を徒過すると優先権の主張はできなくなる (37 CFR 1.55d)

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しかし上記いずれの場合であっても「期限を過ぎてから嘆願書を提出する期間の全てにおいて必要なアクションを取れなかったのは意図されたものではない」ということを記載(statement: *1)し嘆願書(及び庁費用:37 CFR 1.17(m):US$1,700)を提出することで必要なアクションを実行できる。

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(statement: *1) “a statement that the entire delay in filing the required reply, from the due date of the reply until the filing of a grantable petition, was unintentional

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現行の実務においては上記Statementに記載する「意図されたものではない(the entire delay was unintentional)」という文言に対してPTOが証拠をだすように要求することはなかった。

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202032日以降提出する嘆願書において、USPTOは期限を2以上徒過した場合には上記Statement(*1)に追加し「意図されたものではない(“the entire delay was unintentional”」ということを示すさらなる情報を要求する場合があるとした。尚、この「2」という遅れの期間に関してもPTOは再度見直しをすると述べている。さらに、今回の官報(Federal Register)において2年以内の期限の徒過であるからといって上記Statementのみで無条件でRevivalを認めるという意味ではないことを強調している。

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(1) US Patent Related 

(2) Case Laws 

(3) Self-Study Course

(4) NY Bar Prep

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