施行規則改訂 FINAL RULE：

特許有効期限の保証: (Patent Term Adjustment)

2000年09月18日に米国特許庁のホームページで公開；

　

　

2000年09月22日

Tatsuo YABE

　

今回USPTOのホームページで公開されたPTAのFINAL　RULEは前回のProposalと大きく異なるものではありません。　

　

PTAは本年の5月29日以降の米国出願に適用可能となります。　尚、5月29日以前の出願であっても5月29日以降にCPAを実施することによって、CPA出願日以降のPTAを獲得可能となります。

　

PTA（特許有効期限延長）に関係する特許庁の事由(基本的に１４－４－４－４と3年ルールです)と出願人の瑕疵によるPTAからのマイナス要因は基本的に前回と同じです。　PTAのマイナス要因の主たるものはOAに対して、そのOAの応答期限の長短に関わらず3ヶ月以内に応答することが肝要です。　今回の規則で新たに名言されたのは外国特許庁で引用された引例公報をIDSするときには30日以内にIDSしないとPTAが削減されることになります。　

　

さらにPTAの見直しを請求するのに200ドル必要となります。　さらに正当な努力を支払ったに関わらずOAに対する応答が3ヶ月以内にできなかった等を証明するためには400ドルの支払いが必要となります。　

　

尚、CPA(継続審査)を実施するとCPA前までに獲得したPTAの全てがキャンセルされます。　さらに本年5月29日に施行されたRCE（継続審査の申請）を実施すると3年期限の計算がストップしますが、継続審査請求以前のPTAがキャンセルとなることはありません。

　

さらに、PTAは特許許可通知に記載され、それと同時に特許発行予想日が明記されます。　もし特許許可通知に記載された発行予想日に特許が発行されないときには特許庁自らが、PTAを補正し、特許証に補正されたPTAが表示されると規定されております。　尚、PTAの表示は発明者の記載欄の下（Federal Register/vol. 65, No, 181/ Monday, September 18, 2000/ Rule and Regulations 56289の第3コラムの下から5行目参照）となりそうです。

　

(詳細は以下の施行規則を参照ください）

　

　

37CFR1.18： 特許許可後の費用

(e) 1.705に基づきPTA調整期限の見直し請求をする場合：　200ドル

(f) 1.704(b)の理由よって削減されたPTAの期限の一部或いは全部を回復するために1.705に基づきPTA調整の申請をする場合：　400ドル

　

矢部注：　Patent term adjustment「ここでは特許期限の延長日数のことを言う」は特許許可通知にて通知され、特許証の発明者欄の下に記載される。；

37CFR1.701：　ウルグアイ協定合意に基づく特許期限の延長（意匠以外の特許出願で1995年6月8日以降2000年05月29日以前に出願されたものに適用）

    1. 本セクションに基づく特許有効期限の延長は、1995年6月8日以降2000年5月29日以前に出願された意匠を除く米国特許出願のみに適用とする；

　

■　A　

37CFR1.702：　2000年05月29日以降に出願された意匠出願を除く米国特許出願（Utility及びプラント）に適用；

　

(a)　35USC154(b)に基づき､以下に規定する米国特許庁の事由により特許発行が遅れた場合には特許有効期限の調整を受ける：

(a)(1)　35USC111(a)に基づく特許出願後或いはPCT出願が35USC371の要件を満たした日から14ヶ月以内に35USC132に基づく特許局通知或は35USC151に基づく特許許可可能通知が発行されない場合；

(a)(2)　 35USC132に基づく応答又は35USC134に基づくアピールに対し4ヶ月以内に応答なき場合；

(a)(3)　少なくとも一つの許可可能クレームが特許出願に残存している場合に、審判部の審決(Board Decision)或いは連邦裁判所の判決後4ヶ月以内に応答なき場合；

(a)(4)　35USC151に基づく発行費を支払後、4ヶ月以内に特許証を発行できない場合；

(b)　米国での実際の出願日から3年以内に権利化できない場合；ここで、実際の米国出願日とは、35USC111(a)に基づく米国出願の日或いは35USC371(b)又は(f)に基づきPCT出願の国内段階が開始された日を意味する。   ※　但し、本サブセクション37CFR1.702(b)では以下の状況を除く：

    1. 35USC132(b)に基づくCE (continued examination)に起因する場合；

    2. Interference <35USC135(a)>に起因する場合；

    3. Secrecy Order <35USC181>に起因する場合；

    4. 連邦裁判所或いは審判部による審査に起因する場合；

    5. 出願人の要請による特許庁の検討時間；

（矢部注：上記(2) 、(4)に起因する遅れは以下のサブセクションでPatent Term Adjustmentが考慮される）

　

(c)特許発行の遅れがInterference <35USC154(b)>に起因する場合；

(d)　特許発行の遅れがSecrecy order <35USC181>に起因する場合；

(e)　特許発行の遅れが出願人が成功しているアピール(特許性に不利な判断が審判部或いは連邦裁判所において撤回される場合)に起因する場合；

(f)　本セクション1.702と以下のセクション1.703-1.705は2000年05月29日以降に出願される意匠を除く米国特許出願に適用される。

　

■　B

37CFR1.703　審査の遅れによるPTA(期限延長)の対象となる期間(日数)

　

(a) PTA有効期限調整は以下の期間の合算となる：

(a)(1)　米国特許出願後｛３５USC111(a)に基づく特許出願或いはPCT出願が35USC371の要件を満たした日｝であって、35USC132に基づく通知或は35USC151に基づく許可可能通知(どちらか早い方)が発行される期間で14ヶ月を超える日数分；

(a)(2)　37CFR1.111に基づく応答の後であって、35USC132或いは35USC151に基づく特許局通知(どちらか早い方)の郵送日までの期間で4ヶ月を超える日数分

(a)(3)　37CFR1.113(c)に基づく応答後であって、35USC132或いは35USC151に基づく特許局通知（どちらか早い方）の郵送日までの期間で4ヶ月を超える日数分；

(a)(4)　37CFR1.192に基づく審判請求ブリーフ(appeal brief)提出後で37CFR1.193に基づく審査官の解答、35USC132或いは35USC151に基づく特許局通知の郵送日までの期間で4ヶ月を超過した日数分；

(a)(5)　少なくとも一つの許可可能クレームが特許出願に残存している場合に、審判部の審決､連邦裁判所の判決後で特許庁が35USC132或いは35USC151に基づく特許局通知(どちらか早い方)の郵送日までの期間で4ヶ月を超える日数分；

(a)(6)　特許発行費の支払後で特許証を発行するまでの期間で4ヶ月を超過した日数分；

　

(b)　37CFR1.702(b)に基づく特許有効期限の延長(調整)は､35USC111(a)に基づく米国特許出願、或いは、35USC371(b)/(f)に基づく国際出願の国内移行段階から特許が発行されるまでの期間で3年を超える日数分であるが、以下の期限延長を積算(考慮)しないこととする：

　

矢部注：以下の項目に起因する特許発行の遅れは、ＰＴＡの項目で3年を超えて特許発行できない場合に期限延長できるという1。702（b）の基に期限延長が加算されるものではないという意味です。

　

(b)(1)　35USC132(b)に基づき継続審査が請求（Request for Continued Examination：2000年5月29日施行）された日から特許が発行される日までの期間

⇒　参照１（後半を参照ください）

(b)(2)(i)　出願に対するインターフェランスが提起されてから､当該出願に対するインターフェランスが終了する日までの期間

(b)(2)(ii) 出願に関与しないインターフェランスによって特許庁が、特許出願を保留した日から、その保留を終結する日までの期間

(b)(3)(i)　35USC181に基づき出願が機密扱いされた期間

(b)(3)(ii)> 機密命令下にある37CFR1.193に基づく審査官の回答の郵送日から機密命令が解除されるまでの期間

(b)(3)(iii)　機密命令が発行された状態でインターフェランスが宣言された日から機密命令が解除された日までの期間

(b)(3)(iv)　37CFR5.3(c)｛特許許可となっているが機密命令下にある場合｝に基づく通知の日付から35USC151に基づく特許許可通知が発行される日までの期間

(b)(4)　35USC134或いは37CFR1.191に基づき審判請求(notice of appeal)がされた日から審判部の審決或いは連邦裁判所の判決或いは､35USC132或いは35USC151に基づく特許局通知の郵送日(何れか早いもの)までの期間

　

(c)　37CFR1.702(c)に基づく期限延長(調整)は下記項目の合算であるが、重複しない部分を意味する：

(c)(1)　 出願に対するインターフェランスが提起されてから､当該出願に対するインターフェランスが終了する日までの期間

(c)(2) 出願に直接関与しないインターフェランスによって特許庁が、特許出願を保留した日から、その保留を解除する日までの期間

　

(d) 37CFR1.702(d)に基づく期限延長(調整)は下記項目の合算であるが、重複しない部分を意味する：

(d)(1) 35USC181に基づき出願が機密扱いされた期間

(d)(2) 機密命令下にある出願において37CFR1.193に基づく審査官の回答の郵送日から機密命令が解除されるまでの期間

(d)(3) 機密命令が発行された状態でインターフェランスが宣言された日から機密命令が解除された日までの期間

(d)(4) 37CFR5.3(c)に基づく通知の日付から35USC151に基づく特許許可通知が発行される日までの期間

　

(e) 37CFR1.702(e)に基づく期限延長(調整)は、35USC134或いは37CFR1.191に基づき審判請求(notice of appeal)が提出された日から審判部の審決或いは連邦裁判所の判決或いは､35USC132或いは35USC151に基づく特許局通知の郵送日(何れか早いもの)までの期間とする。

(f)　期限延長(調整)の消化は、35USC154(a)(2)で規定された特許期限の満了日から開始される。　37CFR1.702で規定された項目に起因する延長期間(調整期間PTA)が重複する場合には、延長期間は特許発行が遅れた実際の期間を超えてはならない。　37CFR1.702及び本セクションで計算される延長期間は1.702(a)-(e)に基づき算出され、それらが重複することなく合算した総和から37CFR1.704で算出された日数分の総和を差引いた期間(日数)である。　37CFR1.8に基づく証明郵便及び送信証明FAXに表示された日時は本計算で考慮することはない。

(g)　ディスクレーマーされている出願に関しては、37CFR1.702或いは本項に基づく期限延長を受けることはできない。

　

■　C

37CFR1.704　　PTAの減少（出願人の瑕疵による権利化の遅れ）：

　

（上記Patent Term Adjustmentから差引かれる。但し、以下による延滞日数が上記Patent　Term　Adjustmentを上回る場合にはPatent Term Adjustmentは　０　と計算される）

　

(a) 出願審査を終結するために出願人が妥当な努力 (鍍he applicant failed to engage in reasonable efforts・ を支払わなかった期間(遅れ)と等しい日数分が、37CFR1.703(a) ～37CFR1.703(e)の規定に基づくPTAから差引かれる。

　

(b) 37CFR1.702(a)～(e)特に 37 CFR1.702(b)に規定された条件による期限延長に対して、出願人が特許局通知に対して3ヶ月を超えて応答した場合には出願人は出願審査を終結するために正当な努力を支払わなかったと判断される。 短縮法廷期限 (都hortened statutory period・或いは通知は本パラグラフに規定された3ヶ月期限に影響を及ぼさない。

　

⇒　参照３(後半を参照ください)

　

(c)　出願人が妥当な努力を支払わなかったとされるべき状況は以下の状況を含み1.703により獲得したPTAより以下に規定する理由に起因する延滞日数を削減する：

(c)(1) 出願人によるアクション保留 “suspension of action”により延滞した日数；

(c)(2) 特許発行日を出願人が遅らせた場合 “Deferral of Issuance” により延滞した日数；

(c)(3)　出願放棄又は特許発行費支払いの遅れ；

37FR1.703で規定された期限延長期間は遅れの日数分削減される。 削減される日数は、出願が放棄された日から以下 (i) または (ii) の早い日までの期間とする：

    1. 出願を回復する、或いは、発行費の延滞支払いを許可することを決定する書面の郵送日；又は、

    2. 認可可能な出願の回復申請或いは発行費の延滞支払いが提出されてから4ヶ月

(c)(4) 特許放棄通知に対して2ヶ月以内に放棄撤回の嘆願或は放棄特許の再生(リバイバル)を申請しない場合；削減される日数は、2ヶ月を超えて、同嘆願或いは申請がなされた日までの期間とする。

(c)(5)　35USC111(b)に基づく仮出願を35USC111(a)本出願に切り替える場合；削減される日数は、仮出願をした日から本出願に切り替えられた日までの期間とする。

(c)(6)　35USC132に基づく特許局通知の郵送日前、或いは、35USC151に基づく特許許可通知郵送前の1ヶ月以内に予備補正書或いは予備書面を提出する場合であって、それら予備補正書或いは予備書面がさらなる特許局通知の発行或いは特許許可通知の発行を起因する場合； PTAより削減される日数は、以下の短い方とする：

    1. 特許局通知或いは特許許可通知の郵送日から追加(補助)の特許局通知或いは特許許可通知を郵送日までの期間； 又は、

    2. 4ヶ月

(c)(7) 応答書（37CFR1.135(c)に規定された不足がある場合）を提出する場合； PTAより削減される日数は、不十分な応答書が提出された日から不足要項が満たされた日までの期間とする。

(c)(8)　応答書（応答書１）の提出後であって、予備補正書或いは書面（審査官が明瞭に提出を要求したものを除く）を提出する場合： ＰＴＡから削減される日数は、先の応答書（応答書１）が提出されてから予備補正書が提出されるまでの期間とする。

(c)(9) 審判部の審決後或いは連邦裁判所の判決後であって、35USC132に基づく特許局通知の郵送日前、或いは、35USC151に基づく特許許可通知郵送前の1ヶ月以内に補正書或いは他の書面を提出する場合であって、それら補正書或いは書面がさらなる特許局通知の発行或いは特許許可通知の発行を起因する場合； PTAより削減される日数は、以下の短い方とする：

    1. 特許局通知或いは特許許可通知の郵送日から追加の特許局通知或いは特許許可通知を郵送日までの期間； 又は、

    2. 4ヶ月

(c)(10) 特許許可通知の発行後、37CFR1.312に基づく補正書或いは他の書面を提出する場合： PTAより削減される日数は以下の短い方とする。

    1. 1.312に基づく補正書或いは他の書面の提出日から、それらに対する特許局通知の郵送日までの期間； 又は、

    2. 4ヶ月

(c)(11)　継続出願により特許出願審査を継続する場合には、権利化された出願（最後の出願）の出願日以前においてＰＴＡの対象となる期間は37CFR1.703に規定されているＰＴＡの対象としない。

　

⇒　参照2(後半を参照ください)

(d)　37CFR1.97および37CFR1.98に基づくＩＤＳのみを含む書類は、本パラグラフ(c)(6), (c)(8), (c)(9), (c)(10)に基づく出願審査を終結するために正当な努力を支払わなかったとされない。 但し、次の文書を提出する必要がある。 そのようなＩＤＳは対応外国出願を審査する外国の特許局によって引用されたものであり、そのような特許局通知を1.56(c)｛発明者､代理人､出願の実質業務に関わる全ての人｝で規定する何れもがＩＤＳ提出時の30日以上前に入手していなかった。

矢部注： ＰＴＡを重要視する場合には、外国特許庁で引用された引例公報をＩＤＳ提出する場合には、外国特許庁の特許局通知の郵送日から30日以内にＩＤＳ提出することが必要になる。 この30日という期間は延長不可である。

　

(e) 37CFR1.705(b)に基づく特許期限調整の申請（1.705(c)に基づく削減された特許延長期限の再考を申請するか否かに関わらず）を提出することは本パラグラフ(c)(10)に基づく正当な努力を支払わなかったことにはならない。

　

37CFR1.705 特許延長期限の決定

(a)　35USC154(b)の基に特許許可通知にＰＴＡが通知される。

(b)　特許局通知で通知されたＰＴＡの再考（本パラグラフ dを除いて）を申請する場合には特許期限調整（ＰＡＴ）の申請の形式で行う。 この特許期限調整の申請は特許局通知を受けた後で、発行費を支払う前にすること。 そのような申請は以下（のアイテム）を含むこと：

    1. 1.18(e)で規定された費用（200ドル）；

    2. 記載事項：

    1. 1.702に基づく正しいＰＴＡ；

    2. 1.703(a) ～ 1.703(e)に関連する日時(期間)および1.703（f）に基づく調整期間；

    3. 特許がターミナルディスクレーマーの対象であるか否かおよび当該ターミナルディスクレーマーによる満了日； および

    4. (A) 特許審査中に特許審査を終結するために出願人が正当な努力を支払わなかった状況(1.704)；                   (B) 特許審査中に特許審査を迅速に終結するために特許審査中において出願人が正当な努力を支払わなかった（1.704に規定される）ことはない。

(c)　1.704(b)に基づき削減されたＰＴＡの一部或いは全部を回復することを申請する場合には、そのような申請書に以下のアイテムを含むこと：

(1) 1.18(f)で規定された費用（400ドル）

(2) 出願人が特許局通知に応答するのに全て可能な努力を支払ったに関わらず、3ヶ月以内に応答することができなかったことを説明した証明書。 特許庁は特許局通知郵送後3ヶ月を超えて、応答した延長期間が3ヶ月を超える場合にはその超過期間は考慮にいれない。

　

矢部注： 特許局通知郵送日より7ヶ月を超えて応答した場合にはＰＴＡより4ヶ月が差引かれるが、この4ヶ月のうち、3ヶ月は正当な努力を支払ったことを特許庁に対して証明できれば回復できる可能性はある。　但し、差し引かれた4ヶ月を丸々回復することはできない。

　

(d)　特許が特許許可通知で通知された特許発行予想日以外に発行された場合であって、この発行によって特許ＰＴＡを修正する必要が生じる場合には、特許証には修正されたＰＴＡが表示される。 このように特許が特許発行予想日以外に発行されて、特許証に表示された修正ＰＴＡの再考を申請する場合には、本パラグラフ(b)(1)および(b)(2)に基づき特許発行日から30日以内にしなければならない。

(e)　本セクションに規定された期限は延長不可である。

(f)　35USC154(b)に規定されたＰＴＡに関し、第3者による嘆願或いは提出物は特許庁で検討されない。 そのような提出物は第3者に返還されるか、特許庁にて処分される。

　

　

参照：

　

参照１： CE時(継続審査)

① 　　②     ③　            　　 ④　  　 　　⑤　    　⑥ 　　　⑦　            　　 ⑧　  　　  　⑨

|----|-----|--8 mo-PTA1--|-------|-------|------|--6mo-PTA3---|--------|

|<------------3.5 Yrs---PTA2--->|<----------------2 Yrs-------------->|

①特許出願日 ②1回目のOA　③応答　④　2回目のOA　　⑤CPA出願　　　　⑥　第1回目のOA　　　⑦　応答　　　⑧第2回目のOA　　　　　⑨特許証発行

PTA(1) = 4 months (120 days)        PTA(2) = 6 months (180 days)

PTA(3) = 2 months (60 days)

　

③と④の間で4ヶ月のPTA(1)が発生し、①と⑤の間で6ヶ月のPTA(2)が発生しており、PTA(2)がPTA(1)よりも長いのでPTA(2)が獲得できる。　その後CE(継続審査)を実施しているので継続審査後1.702(b)に該当するPTAは得られない。　｛しかし⑤～⑨までの期間､即ち､継続審査を請求し､権利化までの間が2年間なので、いづれにしてもPTAの適用の対象にはならない。｝　さらに、⑦と⑧との間で1.702(a)に基づく2ヶ月のPTA(3)が発生しており、このPTA(3)は1.702(b)に基づくものではないので維持される。 　

⇒　合計PTA＝PTA(2)＋PTA(3)　

PTA　=　6ヶ月　＋　2ヶ月　＝　240日

　

参照２： CPA(継続出願)の場合：

　

① 　　②     ③　            　　 ④　  　 　　⑤　    　⑥ 　　　⑦　            　　 ⑧　  　　  　⑨

|----|-----|--8 mo-PTA1--|-------|-------|------|--6mo-PTA3---|--------|

|<------------3.5 Yrs---PTA2--->|<----------------2 Yrs-------------->|

①特許出願日 ②1回目のOA　③応答　④　2回目のOA　　⑤CPA出願　　　　⑥　第1回目のOA　　　⑦　応答　　　⑧第2回目のOA　　　　　⑨特許証発行

PTA(1) = 4 months (120 days)        PTA(2) = 6 months (180 days)

PTA(3) = 2 months (60 days)

③と④の間で4ヶ月のPTA(1)が発生し、①と⑤の間で6ヶ月のPTA(2)が発生しているが、CPA(継続出願)を実施しているので継続出願日までにPTAに該当する期限延長分がリセット(喪失する)されることになる。但し、CPAを実施した後の⑦と⑧との間で2ヶ月のPTA(3)が発生しており、このPTA(3)は維持される。

⇒　合計PTA＝ PTA(3) ＝2ヶ月＝60日

　

参照３： 37CFR1.704(b)の補足

短縮応答期限が2ヶ月の場合にでも3ヶ月を超えて応答した場合にはその超過日数分がPTAより差引かれる。　応答期限が仮に6ヶ月となっていても応答に3ヶ月を超えて応答した場合にはその超過日数分がPTAより差引かれる。

　

Patent Term Adjustmentの計算式：

特許期限延長日数＝　A　－　C

where A = sigma [ # of Days by 37CFR1.702(a), (b), (c), (d), (e)]　

C = sigma [# of Days caused by 37CFR1.704(c)(1) , (2) ……, (11),& (d)]

（However, if B > A , then 期限延長日数 [PTA] ＝ ０）