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Post-Grant Review Proceeding Comparison Table
According
to "American Invents Act"
Summarized by Tatsuo YABE on Feb. 29, 2011 |
Post-Grant
Proceedings Comparison Table
By
Tatsuo YABE
Revised
May 06, 2012
Feb.
29, 2012
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Name
of Proceeding |
Standard
of Grant the proceeding （手続きを開始するにあたってのハードル） |
Evidential
STD to prove invalidity of claim |
Applicable
Prior Art & Applicable Statutes |
Time
Constraints |
Effective
Date: |
Other
Comments |
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PGR: Post Grant Review |
More Likely Than Not
that at least 1 claim challenged in the petition is unpatentable. |
Preponderance Evidence STD 証拠の優越性 |
No
limitations; Publication,
prior use, sales, based
on 101, 102, 103, 112 |
Within
9 Months from Issuance of Patent; |
Sep
16, 2012 (*1) |
Settlement
is available.（和解可能） (*1) PGR is applicable to those US Patents
having effective filing date on or after March 16, 2013, except those
business method patents. |
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IPR:
Inter Partes Review |
Reasonable Likelihood
that the petitioner would prevail w/r/t at least 1 claim challenged in the
petition |
証拠の優越性 |
Publication
Only based
on 102 and 103; |
After
9 Months from Issuance of the Patent or after end of PGR; |
Sep
16, 2012 |
Settlement
is available. （和解可能） |
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Inter Partes Reexam after Sep 16 2011 （2011年9月16日〜2012年9月15日までの当事者系再審査） |
The
same as IPR STD Reasonable Likelihood…（SNQ基準からReasonable
Likelihood基準に上げられた。） |
証拠の優越性 |
Publication
Only based
on 102 and 103; |
Sep
16, 2011〜Sep
15, 2012 |
Ends
on Sep 15, 2012 |
STD
of Grant the request raised in view of the IPR, but this proceeding ends
on Sep 15 2012. |
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Inter Partes Reexam before Sep
16 2011 （以前の当事者系再審査） |
SNQ: Substantial
New Question of Patentability is found |
証拠の優越性 |
Publication
Only based
on 102 and 103; |
N/A |
N/A |
N/A |
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Ex Parte Reexam （査定系再審査） |
SNQ: Substantial
New Question of Patentability is found |
証拠の優越性 |
Publication
Only based
on 102 and 103; |
Anytime
during the life of US patent |
Presently
available. |
(no
settlement) |
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Supplemental Exam |
SNQ: Substantial
New Question of Patentability is found |
証拠の優越性 |
Any
information based
on 101, 102, 103, & 112 |
Any
patent issued b/f, on or a/f Sep 16 2012. |
Sep
16, 2012 |
Once
Request for Sup. Exam is granted, ex-parte Reexam starts. (no
settlement); no unenforceability defense based on the information
(evidence) used in the Sup Exam. Not
available during the litigation. |
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Defense
during the litigation （訴訟でクレームを無効にする） |
N/A |
Clear
and Convincing Evidence (*2) 明白で、且つ、説得性のある証拠 |
No
limitations, based
on 101, 102, 103, 112 |
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(*2)
regardless of whether the evidence was before the examiner.
i4i v. MS: Sup Ct 2011 |
Fig. 1
Timeline to show
effective dates for each Proceeding
Fig. 2
Example for
Application of Each Proceeding to one U.S. Patent, issued from an application
filed on or after March
16, 2013
コメント：
１）2011年9月16日〜2012年9月15日の期間において当事者系再審査を開始するための基準が「SNQ
(‘Substantial New Question of Patentability’)：特許性に対する実質的に新規な疑義が存在する」から「Reasonable
Likelihood・・・：再審査請求人が無効を主張するクレームの少なくとも一つが無効になることが合理的に予想される」に変更された。 即ち、この1年の間において当事者系再審査を開始するためのハードルが高くなった。
２）2012年9月16日から現行の当事者系再審査に取って代わるIPRを開始するためのハードルはReasonable
Likelihood・・・であり、PGRを開始するための基準、「More Likely Than Not
that at least one claim is unpatentable」よりも高く設定されている。
３）PGRは特許発行後9か月以内しか請求できない。 しかしクレームを無効にするための証拠は刊行物のみではなく、販売、公知、公用なども証拠として使える。 また、クレームを無効にするための根拠条文は新規性(102条)、進歩性(103条)に加えて、記載不備(112条)、特許適格性(101条)を含む。
４） IPRは特許発行後9か月経過後或いはPGRの終了後に請求可能である。 但し、証拠は刊行物と特許に限られ、根拠条文も新規性(102条)と進歩性(103条)に限られる。
５） PGRとIPRの施行日は共に2012年9月16日となっているが、一般の特許（ビジネス手法に関わる特許を除いて）に対するPGRの適用は、2013年3月16日以降に有効出願日を有する米国特許である。 依って、PGRが最初に適用されるのは2013年3月16日以降に米国出願され成立した米国特許であり、おおよそ2014年後半以降になりそうである。
６） PGRとIPRは新規に設立される特許庁のPatent Trial
and Appeal Board（限定的ではあるがディスカバリーもあるのでTrialという用語が出現した）で審理される。
７） 現行の査定系再審査は再審査専門のセントラルユニット(central
unit)で審査される。 査定系再審査を開始するためのハードルは「SNQ：特許性に対する実質的で新規な疑義が存在する」で変更なし。 尚、再審査において請求人（特許クレームの無効を主張する側）の挙証責任は「証拠の優越性」の基準が適用される。
８） 補助審査請求を認めるか否かの判断基準はSNQである。 請求が認められると査定系再審査が始まる。 即ち、クレームの無効を主張する請求人の挙証責任の基準は「証拠の優越性」である。
９） IPRが開始されると、クレームの無効を主張する請求人の挙証責任の基準は「証拠の優越性」である。
１０） PGRに関しても上記９）と同じ「証拠の優越性」の基準が適用される。
１１） 上記７）、８）、９）、１０）より、現行の査定系再審査、補助審査、IPR、及び、PGR手続きが開始され、特許庁（或いは審判部）でクレームの有効性を判断する基準は全て「証拠の優越性」である。
１２） 訴訟においてクレームを無効にするための挙証責任は、2011年の最高裁判決Microsoft v. i4i により、証拠が特許庁で審査されたものであるか否かに拘らず Clear
and Convincing Evidenceの基準が適用される。
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