Post-Grant Review Proceeding Comparison Table

 

According to "American Invents Act"

 

 

Summarized by Tatsuo YABE

on Feb. 29, 2011

   

Post-Grant Proceedings Comparison Table

By Tatsuo YABE

Revised May 06, 2012

Feb. 29, 2012  

Name of Proceeding

Standard of Grant the proceeding

(手続きを開始するにあたってのハードル)

Evidential STD to prove invalidity of claim

Applicable Prior Art & Applicable Statutes

Time Constraints

Effective Date:

Other Comments

 

PGR:

Post Grant Review

More Likely Than Not that at least 1 claim challenged in the petition is unpatentable.

 

Preponderance Evidence STD

証拠の優越性

No limitations;

Publication, prior use, sales,

based on 101, 102, 103, 112

Within 9 Months from Issuance of Patent;

Sep 16, 2012

(*1)

Settlement is available.(和解可能)

(*1) PGR is applicable to those US Patents having effective filing date on or after March 16, 2013, except those business method patents.

 

IPR:

Inter Partes Review

 

Reasonable Likelihood that the petitioner would prevail w/r/t at least 1 claim challenged in the petition

 

証拠の優越性

Publication Only

based on 102 and 103;

After 9 Months from Issuance of the Patent or after end of PGR;

Sep 16, 2012

Settlement is available. (和解可能)

Inter Partes Reexam after Sep 16 2011

2011916日〜2012915日までの当事者系再審査)

The same as IPR STD

Reasonable LikelihoodSNQ基準からReasonable Likelihood基準に上げられた。)

 

証拠の優越性

Publication Only

based on 102 and 103;

Sep 16, 2011Sep 15, 2012

Ends on Sep 15, 2012

STD of Grant the request raised in view of the IPR, but this proceeding ends on Sep 15 2012.

Inter Partes Reexam before Sep 16 2011

(以前の当事者系再審査)

SNQ:

Substantial New Question of Patentability is found

 

証拠の優越性

Publication Only

based on 102 and 103;

N/A

N/A

N/A

 

Ex Parte Reexam

(査定系再審査)

SNQ:

Substantial New Question of Patentability is found

 

証拠の優越性

Publication Only

based on 102 and 103;

Anytime during the life of US patent

Presently available.

(no settlement)

 

Supplemental Exam

SNQ:

Substantial New Question of Patentability is found

 

証拠の優越性

Any information

based on 101, 102, 103, & 112

Any patent issued b/f, on or a/f Sep 16 2012.

Sep 16, 2012

Once Request for Sup. Exam is granted, ex-parte Reexam starts.

(no settlement); no unenforceability defense based on the information (evidence) used in the Sup Exam.

Not available during the litigation.

 

Defense during the litigation

(訴訟でクレームを無効にする)

N/A

Clear and Convincing Evidence (*2)

明白で、且つ、説得性のある証拠

No limitations,

based on 101, 102, 103, 112

 

 

(*2) regardless of whether the evidence was before the examiner.  i4i v. MS: Sup Ct 2011

 

Fig. 1 

Timeline to show effective dates for each Proceeding

 

 

Fig. 2 

Example for Application of Each Proceeding to one U.S. Patent, issued from an application filed on or after March 16, 2013

 

コメント:

1)2011916日〜2012915日の期間において当事者系再審査を開始するための基準が「SNQ (‘Substantial New Question of Patentability’):特許性に対する実質的に新規な疑義が存在する」から「Reasonable Likelihood・・・:再審査請求人が無効を主張するクレームの少なくとも一つが無効になることが合理的に予想される」に変更された。 即ち、この1年の間において当事者系再審査を開始するためのハードルが高くなった。

2)2012916日から現行の当事者系再審査に取って代わるIPRを開始するためのハードルはReasonable Likelihood・・・であり、PGRを開始するための基準、「More Likely Than Not that at least one claim is unpatentable」よりも高く設定されている。

3)PGRは特許発行後9か月以内しか請求できない。 しかしクレームを無効にするための証拠は刊行物のみではなく、販売、公知、公用なども証拠として使える。 また、クレームを無効にするための根拠条文は新規性(102)、進歩性(103)に加えて、記載不備(112)、特許適格性(101)を含む。

4) IPRは特許発行後9か月経過後或いはPGRの終了後に請求可能である。 但し、証拠は刊行物と特許に限られ、根拠条文も新規性(102)と進歩性(103)に限られる。

5) PGRIPRの施行日は共に2012916日となっているが、一般の特許(ビジネス手法に関わる特許を除いて)に対するPGRの適用は、2013316日以降に有効出願日を有する米国特許である。 依って、PGRが最初に適用されるのは2013316日以降に米国出願され成立した米国特許であり、おおよそ2014年後半以降になりそうである。

6) PGRIPRは新規に設立される特許庁のPatent Trial and Appeal Board(限定的ではあるがディスカバリーもあるのでTrialという用語が出現した)で審理される。

7) 現行の査定系再審査は再審査専門のセントラルユニット(central unit)で審査される。 査定系再審査を開始するためのハードルは「SNQ:特許性に対する実質的で新規な疑義が存在する」で変更なし。 尚、再審査において請求人(特許クレームの無効を主張する側)の挙証責任は「証拠の優越性」の基準が適用される。

8) 補助審査請求を認めるか否かの判断基準はSNQである。 請求が認められると査定系再審査が始まる。 即ち、クレームの無効を主張する請求人の挙証責任の基準は「証拠の優越性」である。

9) IPRが開始されると、クレームの無効を主張する請求人の挙証責任の基準は「証拠の優越性」である。

10) PGRに関しても上記9)と同じ「証拠の優越性」の基準が適用される。 

11) 上記7)、8)、9)、10)より、現行の査定系再審査、補助審査、IPR、及び、PGR手続きが開始され、特許庁(或いは審判部)でクレームの有効性を判断する基準は全て「証拠の優越性」である。

12) 訴訟においてクレームを無効にするための挙証責任は、2011年の最高裁判決Microsoft v. i4i により、証拠が特許庁で審査されたものであるか否かに拘らず Clear and Convincing Evidenceの基準が適用される。

 

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