特許庁発行の審査ガイドライン

特許庁発行の審査ガイドライン（102条(e)項の改正：AIPA1999の法改正と Intellectual Property and High Technical Amendments Act of 2002による）

2002年11月07日米国特許庁HPで公開

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/index.htm

By Tatsuo YABE

on November 24, 2002

米国特許庁は、Intellectual Property and High Technical Amendments Act of 2002による102条(e)項の改正に伴う、審査のガイドラインを11月07日付けでUSPTOのHPで公開しました。今回改正された102条(e)項は現在係続審査中（再審査も含む）の米国特許出願の全てに適用されます。

102条(e)項は新規性に関する条文として出願審査中の発明に対する先行技術の一類型を規定しております。ご存知のように、同102条(e)で規定される先行技術文献は、102条(a)項、102条(b)項で規定される先行技術文献（公開された全ての刊行物、特許公報を含むが公開された日が基準日となります）とは異なります。　即ち、102条(e)項の基に先行技術の地位を得るものは、米国特許、米国特許出願、或いは、国際出願であって、それらが所定の条件を満たすときにその出願日或いは国際出願日が基準日になります。

今回の改訂によって2000年11月29日以前に出願されたPCT出願は、その国際出願日が102(e) dateにならないということが明瞭になりました。そのような場合には、当該PCT出願から国内移行された米国特許出願が権利化（米国特許成立）されることによって、米国への国内移行が完了した日、即ち、米国特許法第371条(c)項1，2，4 (>Fee・ >Oath・ >Translation・が満たされたとに102(e) dateになります。しかし、2000年11月29日以降に出願されたPCT出願は、①米国指定、②英語で国際公開されること、の２つの条件を満たすときには、それが後に米国へ国内移行されるか否かに拘わらず、その国際出願日が102(e) date になります。

102条(e)項の条文は(H.R.2215)以下のように補正されました：

■ Pre-AIPAの102条(e)項

(2000年11月29日以前に出願されたPCT出願から権利化された米国特許が、審査中の出願に対して先行技術の地位を得るか否かを判断するときのみ適用する)

Pre-AIPA § 102(e): Now, only applies to Patents derived from International Applications filed before November 29, 2000:

“A person shall be entitled to a patent unless ?

(e) the invention was described in a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention thereof by the applicant for patent, or on an international application by another who has fulfilled the requirements of paragraphs (1), (2), and (4) of section 371(c) of this title before the invention thereof by applicant for patent, or”.

以下の要件を満たさないときには特許を得ることができる：発明が、

発明日の前に、他人によって米国において特許出願された同出願から権利化された米国特許に開示されている場合、或いは、

発明日の前に、他人によって出願され、本条文371条(c)項(1)、(2)、(4)の要件を満たす国際出願に開示されている場合；

■ 改訂後の102条(e)項 ---　 Revised 102(e)

（全ての審査中の米国出願に適用する：米国特許出願の出願公開或いはPCT出願の国際公開或いは米国特許が審査中の出願に対して先行技術の地位を得る日を判断するのに適用する）

Revised section 102(e) Revised § 102(e): For examining all Applications, whenever filed, and for reexamining of all Patents, and for determining the prior art dates1 of Patents and certain Application Publications:

A person shall be entitled to a patent unless .

(e) the invention was described in . (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language;

以下の要件を満たさないときには特許を得ることができる：

(e) 発明が、

（１）発明日の前に、他人によって米国で出願された米国特許法122(b)項の基に公開された“特許出願”に開示されているか、または、

（２）発明日の前に、他人によって米国出願された出願から権利化された米国特許に開示されている場合、

しかし、米国特許法第351条（a）項の基に実施された国際出願は、当該国際出願が米国を指定し、PCT第21条(2)項の基に英語で公開された場合には本サブセクション（項）における米国に出願された特許出願の効力を生じるものとする；

■ PCT出願から国内移行された米国出願或いは米国特許が、審査中の特許出願に対して先行技術になるか否かを判断する場合は、PCT出願が2000年11月29日以降に出願されたか否かを判断し、

　　　　　　　 A1) 2000年11月29日以降にPCT出願された場合： →102(e) dateは Revised 102(e)項（HR2215）に基づき判断する；

　　　　　　　 A2) 2000年11月29日以前にPCT出願された場合： → 102(e) date は Pre-AIPAの102条(e)項に基づき判断する（即ち、米国特許になった場合であって、米国特許第371条(c)1,2,4を満たした日となる。）

■ AIPA前の米国特許法第374条:　 Pre-AIPA 374：

Pre-AIPA § 374: For WIPO Publications of International Applications filed prior to November 29, 2000:	2000年11月29日以前に出願された国際特許出願の国際公開に適用する：
The publication under the treaty of an international application shall confer no rights and shall have no effect under this title other than that of a printed publication.	国際公開は、刊行物公開という地位を得る以上の権利を確認したり、効果を発生させるものではない。

■ 改訂された第374条： Revised 374

Revised § 374: For WIPO Publications of International Applications filed on or after November 29, 2000:

2000年11月29日以降に出願された国際特許出願の国際公開に適用する：

35 U.S.C. 374 Publication of international application.

The publication under the treaty defined in section 351(a) of this title, of an international application designating the United States shall be deemed a publication under section 122(b), except as provided in sections 102(e) and 154(d) of this title.

　米国特許法第374条：国際出願の公開

米国特許法第102条(e)項或いは第154条(d)項の規定を除いて、米国特許法第351条(a)項で規定された条約の下に公開された国際出願で米国を指定するものは米国特許法第122条(b)項の公開と見なす。

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旧102条(e)項の適用： 2000年11月29日以前に出願された国際出願の先行技術としての地位を判断するときのみ；

新規102条(e)項の施行日：2000年11月29日に遡及施行し、全ての米国特許出願審査に適用する：

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上記改訂によって米国出願、米国特許、或いは、PCT出願が先行技術の地位を得る日即ち、102(e) date・を次枚以降に例示します：

例1： 2000年11月29日以前のJP出願から優先権を主張し、米国出願した場合：

JP ------------a1|---------------C|---------------------------------->

US a2|-----C|---------a3|----a4|--------a5|------>

where

c : 2000年11月29日

a1) JP出願（2000年11月29日以前）

a2) 優先権を主張し、米国出願①実施（2000年11月29日以前）

a3) 米国出願①より継続出願②実施

a4) 米国出願②の出願公開

a5) 米国出願②より米国特許登録

● 102条(e)項に基づく先行技術の地位を得る日： → a2)の日

a3)によって102(e1) → a2)の日となる；

a5によって102(e2)→ a2)の日となる：

例2： 2000年11月29日以前のPCT出願（米国指定：英語公開）の場合：

PCT: ------------a1|--------c|-------a2|----------------|

a1) PCT(f/d) 11/29/2000

US: a3|------------a4|------------a5|------>

where

c = 2000年11月29日

a1) PCT (f/d: before 11/29/2000) 米国指定:

a2) PCT 国際公開 (英語)

a3) 35USC371(c) (1),(2),(4) fulfilled

a4) US Publication

a5)US Patent

● 102条(e)項に基づく先行技術の地位を得る日： → a3)の日（371条(c)1，2，4を満たした日である）

2000年11月29日以前に出願されたPCT出願なので、Pre-AIPAの102条(e)が適用される。

◎上記a2)PCT公開によって102条(e)(1) dateは得られない：

◎ 上記a4) 米国国内移行後の米国出願公開によって102条(e)(1) dateは得られない：

◎ 上記a5)によって102条(e) date を得る：→ a2)の日（371条(c)1，2，4を満たした日である）

例3： 2000年11月29日以前のPCT出願の場合：

PCT: ------------a1|--------c|-------a2|----------------|

a1) PCT(f/d) 11/29/2000

US: a3|------------a4|------------------>

where

c = 2000年11月29日

a1) PCT (f/d: before 11/29/2000) 米国指定:

a2) PCT 国際公開 (英語）

a3) 35USC371(c) (1),(2),(4) fulfilled

a4) US Publication

● 102条(e)項に基づく先行技術の地位を得る日： →NONE:

理由： Pre-AIPAに基づく102条(e)項が適用されるので、権利化されていない米国出願は公開されているにも拘わらず102条(e) dateを得ることが出来ない。

◎ 上記a2)PCT公開によって102条(e) dateは得られない：

◎ 上記a4)米国国内移行後の米国出願公開によって102条(e) dateは得られない：

例4： 2000年11月29日以降のPCT出願（米国指定及び英語公開）の場合（米国への国内移行実施せず）：

PCT: -----c|-------a1|-------------a2|---------------X

a1) PCT(f/d)

US: Nothing happened------------------------------>

where

c = 2000年11月29日

a1) PCT (f/d: after 11/29/2000) 米国指定:

a2) PCT 国際公開 (英語)

米国国内移行が実行されなかった。

● 102条(e)項に基づく先行技術の地位を得る日： → a1)の日

2000年11月29日以降に出願されたPCT出願なので、Revised-AIPAの102条(e)が適用される。

◎ 上記a2)PCT公開による102条(e)(1) date：→ a1)の日

例５： 2000年11月29日以降のPCT出願（米国指定；英語公開）の場合：

PCT: -----c|-------a1|---------------a2|-----------------|

a1) PCT(f/d)

US: a3|------------a4|------------a5|------>

where

c = 2000年11月29日

a1) PCT (f/d: after 11/29/2000) 米国指定:

a2) PCT 国際公開 (英語)

a3) 35USC371(c) (1),(2),(4) fulfilled

a4) US Publication

a5)US Patent

● 102条(e)項に基づく先行技術の地位を得る日： → a1)の日

2000年11月29日以降に出願されたPCT出願なので、Revised-AIPAの102条(e)が適用される。

◎ 上記a2)PCT公開による102条(e)(1) date：→ a1)の日

◎ 上記a4) 米国国内以降後の米国出願公開による102条(e)(1) date：→a1)の日

◎ 上記a5)によって102条(e) (2) date ：→ a1)の日

例６： 2000年11月29日以降のPCT出願（米国指定）の場合（但し日本語で国際公開）：

PCT: -----c|-------a1|-------------a2|------------------|

a1) PCT(f/d)

US: a3|------------a4|------------a5|------>

where

c = 2000年11月29日

a1) PCT (f/d: after 11/29/2000) 米国指定:

a2) PCT 公開 (日本語：英語以外の外国語で公開)

a3) 35USC371(c) (1),(2),(4) fulfilled

a4) US Publication

a5)US Patent

● 102条(e)項に基づく先行技術の地位を得る日： → NONE

2000年11月29日以降に出願されたPCT出願なので、Revised-AIPAの102条(e)が適用される。しかし英語でPCT国際公開されない場合には国際出願日を米国出願日の扱いを受けないばかりか、後の米国出願公開によっても371条の要件を満たした日を米国出願日の扱いを受けない）

◎上記a2)PCT公開による102条(e)(1) date：→ NONE

◎ 上記a4) 米国国内移行後の米国出願公開による102条(e)(1) date：→NONE

◎ 上記a5)によって102条(e) (2) date ：→ NONE

※ 詳細は米国特許庁のHPを参照ください。