問題となる特許：RE38,119 & RE39,897

特許権者：　Mirowski Family Ventures (MFV)

ライセンサー：　Boston社 （MFVの特許を実質的に管理している）

ライセンシー：　Medtronic Inc.

2007年のMedImmune判決(最高裁)によって、ライセンシーがラインセンス契約を履行している状態にあっても、特許の有効性・権利行使不能・非侵害の判断を裁判所に求める確認訴訟（DJ-Action）を提起できるとされた(MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 2007)。

2007年にMedtronicはラインセンス契約の基礎となる特許に対する非侵害の判断を求め、地裁に確認訴訟を提起した。　地裁においては問題となる特許は無効或いは権利行使不能ではない、さらに、非侵害であると判断した。　地裁においては侵害の挙証責任は常に特許権者にあるとした (Medtronic Inc. V. Boston Scientific: D. Del. 2011/03/30)。　

しかし、控訴審（CAFC: Linn, Lourie, Prost判事）においては、ライセンシーによる確認訴訟の場合には通常の確認訴訟と違い、特許権者が侵害の反訴をできない（ライセンシーはライセンス契約の基に実施料を支払っている）という理由で、ライセンシーであるMedtronicが少なくとも自社製品が非侵害である（自社製品には問題となる特許クレームの構成要素の少なくとも一つが欠落していること）ことを証明する責任を負うとした(Medtronic Inc. V. Boston Scientific: Fed. Cir. 2012/09/18)。

2013年5月20日、合衆国最高裁は、Medtronicによる裁量上訴を認めた。

最高裁での争点：

2007年の最高裁判決（MedImmune v Genentech）において、最高裁は特許のライセンシーがライセンス契約の対象となる製品が実は特許を侵害しておらず、然るに、実施料の支払いが不要であると信じる場合には当該ライセンス契約を不履行の状態にすることなく（ライセンス契約を履行した状態のままで）、問題となる特許を侵害していないということの判断を求める確認訴訟を連邦裁判所に提起できるとした。

上述のMedImmune判決に該当するライセンシーが非侵害の判断を裁判所に求める確認訴訟において、ライセンシーの側が非侵害の立証する責任を負うのか、それとも（他の全ての侵害裁判、及び、確認訴訟と同様に）特許権者の側が侵害を立証する責任を負うのか？

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12-1128 MEDTRONIC INC. V. BOSTON SCIENTIFIC CORP.

http://www.supremecourt.gov/qp/12-01128qp.pdf

DECISION BELOW: 695 F.3d 1266

CERT. GRANTED 5/20/2013

QUESTION PRESENTED:

In Medlmmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118, 137 (2007), this Court ruled that a patent licensee that believes that its products do not infringe the patent and accordingly are not subject to royalty payments is "not required ... to break or terminate its ... license agreement before seeking a declaratory judgment in federal court that the underlying patent is ... not infringed."

The question presented is whether, in such a declaratory judgment action brought by a licensee under Medlmmune, the licensee has the burden to prove that its products do not infringe the patent, or whether (as is the case in all other patent litigation, including other declaratory judgment actions), the patentee must prove infringement