Patentability MPEP 2100

To be a US patent, the following sections have to be met:

35 U.S.C. 101 Inventions patentable

35 U.S.C. 112 Specification

35 U.S.C. 102 Condition for patentability; novelty and loss of right to patent

35 U.S.C. 103 Condition for patentability; non-obvious subject matter

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35 U.S.C. 101 Inventions patentable （特許される発明）

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent thereof, subject to the conditions and requirements of this title.

35 U.S.C. 112 Specification （明細書）

The specification shall contain written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

The claim may be written in independent or, if the nature of the case admits, in dependent or multiple dependent form.

Subject to the following paragraph, a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.

A claim in multiple dependent form shall contain a reference, in the alternative only, to more than one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. A multiple dependent claim shall construed to incorporate by reference all the limitations of the particular claim in relation to which it is being considered.

An element in claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

35 U.S.C. 102 Condition for patentability; novelty and loss of right to patent

35 U.S.C. 103 Condition for patentability; non-obvious subject matter

35 U.S.C. 101 Inventions patentable （特許される発明）

新規且つ有用なプロセス（方法）、機械、生産品、或いは、組成物､又はそれらについて新規且つ有用な改良を発明ないし発見した者は、本法の定める条件および要求に従って、それに対して特許を受けることができる。

35 U.S.C. 112 Specification （明細書）

明細書には､発明及びその発明を製造し使用する仕方 (manner)や方法(process)の説明を、その発明の属する技術分野又は最も近い関係にある当業者であればその発明を製造し、使用することができるように、充分に明瞭、簡潔かつ正確な用語で記載しなければならない。また、明細書には発明を成し遂げた発明者が最良と考える実施態様を記載しなければならない。

明細書は、出願人が自己の発明であると信ずる主題を特定し、且つ、明確に請求するひとつ以上のクレームで完結されなければならない。

クレームは独立形式又は性質上それが許容されるならば従属形式あるいは多数項従属形式で記載することができる。

次の段落の規定に従うことを条件として、従属形式の請求項は、先行する１つの請求項を引用すると共に、クレームされた主題を更に限定して詳細に記載しなければならない。従属形式のクレームはそれが引用するクレームの全ての限定事項を含むものと解釈されなければならない。

多数項従属形式のクレームは、先行する２つ以上の請求項を択一的に引用すると共に、クレームされた主題を更に限定して詳細に記載しなければならない。多数項従属形式クレームは、他のいかなる多数項従属形式のクレームの基礎としてはならない。多数項従属形式クレームは、それが関係しているとみられる個々のクレームの全ての限定事項を含むものと解釈されなければならない。

組み合わせにかかわるクレームの構成要素はその構造､材料､又は作用を明記することなく、特定の機能を達成する手段または工程（ステップ）として表すことができる。このようなクレームは、明細書に記載されたそれと対応する構造、物質､又は作用及びその均等物を表現するものと解釈されなければならない。

35 U.S.C. 102 Condition for patentability; novelty and loss of right to patent

同ＨＰ掲載のMPEP重要項目シリーズNo. 2を参照ください。

35 U.S.C. 103 Condition for patentability; non-obvious subject matter

追って説明予定

35 U.S.C. 101 Inventions patentable
 

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent thereof, subject to the conditions and requirements of this title.

新規且つ有用な方法、機械、製品或いは組成物､又はそれらについて新規且つ有用な改良を発明または発見した者は、本法の定める条件および要求に従って、それに対して特許を受けることができる。

Patent act 1793 by Thomas Jefferson (Feb 21, 1793)

The patent act of 1793 authored by Thomas Jefferson, defined statutory subject matter as any new and useful art （技法）, machine, manufacture, or composition of matter, or any new or useful improvement [thereof]. The act …Jefferson’s philosophy that “ ingenuity should receive a liberal encouragement. ”

1952 Act

The Committee Reports accompanying the 1952 Act informs us that Congress intended statutory subject matter to “ include anything under the sun that is made by man. ”

Patentable subject matters:

PMMC

• process (method):

• machine （機械）: concrete thing, consisting of parts or of certain devices and combination of devices.

• Manufacture （生産品）: the production of articles for use from raw or prepared materials by giving to these materials new forms, qualities, properties or combinations whether by hand labor or by machinery.

• composition of matter （組成物）: a composition of two or more substances…..

Non-statutory subject matters

• law of nature (E=mc²), physical phenomenon, scientific principles

• abstract idea (without application)

• new mineral or new plant discovered in the wild

• mathematical algorithm (math formula, equation, computer program per se)

• atomic weapons

• device useful only for illegal purpose

35 U.S.C. 112 Specification

35 U.S.C. 112 1^st paragraph:
 

The specification shall contain written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

明細書には､発明及びその発明を製造し使用する仕方 (manner)や方法(process)の説明を、その発明の属する技術分野又は最も近い関係にある技術分野の熟練者なら誰でもその発明を製造し、使用することができるように、充分に明瞭簡潔かつ適切な用語で記載しなければならない。また、明細書には発明を成し遂げた発明者が最良と考える実施形態を記載しなければならない。

1. 適切な記載要件 (adequate written description)：

• support for the claimed subject matter in disclosure (specification)

• information in claims/spec/drawings can be shuffled (MPEP 2163.06)

1. 実施可能要件：

• 技術分野が複数に渡る場合には各々の当業者にとって実施可能であること。

1. ベストモード要件：

• 外国優先権を主張する出願の場合には外国出願後で米国出願までの間にベストモードが出現したとしても、外国出願時のＢｅｓｔＭｏｄｅをアップデートする必要はない (MPEP2165.01 IV)。

　
35 U.S.C. 112 2^nd paragraph:
 

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

明細書は、出願人が自己の発明であると信ずる主題を特別に指摘し、且つ、明確に請求するひとつ以上のクレームで完結されなければならない。

MPEP 2173 Claims must particularly point out and distinctly claim the invention

1. クレームで使用される用語

   出願人は、その用語が使用される分野で許諾された使用形態に反しない限り、自分で用語を定義することができる。 Applicants are their own lexicographers （辞書編集者）.

2. Clarity and precision

2173. 03 クレームと明細書開示内容との不一致

クレームの用語が明瞭であっても、それが明細書の記載事項と不一致の場合には、そのクレーム自体を非常に不明瞭にする場合がある。 In re Cohn, 438 F.2d 989, 169 USPQ 95 (CCPA 1971)

5. 特記事項

2173.05(a) 新しい用語

• クレームに使用される全ての用語は出願時の従来技術、明細書或いは図面より明白でなければならない。

• 新発明を説明或いは定義するときに、新規の用語を使用することは許可されているのみではなく、むしろ、望ましい場合が多い。 In re Fisher, 427 F.2d 833, 166 USPQ 18 (CCPA 1970).

• 通常は、用語の本来の意味と矛盾する意味を用語に与えてはならない。 In re Hill, 161 F.2d 367, 73 USPQ 482 (CCPA 1947)

• しかし、特許出願人は自分自身の辞書編集者になれるという確立された原理に基づき、用語の通常の意味と矛盾する用法で使用しても良いと判断された。 Hormone Research Foundation Inc. v. Genentech Inc. 904 F.2d 1558, 15 USPQ2d 1039 (Fed. Cir. 1990)

2173.05(b) 相対的な表現

1. about

   [area of the lower end of a mold as between 25 to about 45% of the mold entrance] は明瞭と判断された。

   [exceeding about 10% per second] は明瞭とされた。

   [at least about ] は不明瞭とされた。

2. essentially

   [a silicon dioxide source that is essentially free of alkali metal]は明瞭とされた。

3. similar

   クレームのプレアンブルで directed to a nozzle [for high-pressure cleaning units or similar apparatus]という表現は不明瞭とされた。

4. substantially

   [to substantially increase the efficiency of the compound as a copper extractant]は明瞭とされた。

5. type

   [ZSM-5-type aluminosilicate zeolites は不明瞭とされた。

6. それ以外の用語表現

2173.05(C) 定量範囲と定量に関する限定

1. 単一のクレームに２つのレンジが定義されている場合

   例：

   a temperature of between 45 and 78 degrees Celsius, preferably between 50 and 60 degrees Celsius

2. Open-ended numerical ranges

   例：

   - at least 20% sodium

   - not more than 70% by weight

3. Effective amount

2173.05(d) Exemplary Claim Language (for example / such as)

クレームで以下の例は不明瞭とされた。

• R is halogen, for example, chlorine

• material such as rock wool or asbestos Ex parte Hall, 83 USPQ 36 (Bd.App.1949)

• lighter hydrocarbons, such, for example, as the vapors or gas produced Ex parte Hasche, 86 USPQ 481 (Bd. App. 1949)

• normal operating conditions such as while in the container of a proportioner Ex parte Steigerwald, 131 USPQ 74 (Bd. App. 1961)

2173.05 (e) 先行的限定が無い場合

例：

◎ said lever と書かれているが前文に lever の定義が存在しない。

• ふたつのレバーが定義され、その後、 said leverとした場合に、どちらのレバーを指しているのか不明瞭

• the outer surface of said sphere の前に sphere has an outer surface とする必要はない。

2173.05 (f) Reference to limitation in another claim

例：以下のクレーム表現は明瞭と判断された。

A product produced by the method of claim 1

A method of producing ethanol comprising contacting amylose with the culture of claim 1 under the following conditions…

2173.05 (g) Functional limitations

それが何なのかを定義する代わりにそれが何をするのかで定義する。それ自体は拒絶の理由にならない。

2173.05 (h) Alternative limitations （択一的な限定）

1. Markush groups

   次のようなMarkush表現は許可される

   a Markush group recites members as being [selected from the group consisting of A, B, and C.] see Ex parte Markush, 1925 C.D. 126 (Comm’r Pat. 1925)

   但し、A,B,C,Dそれぞれ少なくとも一つの共通特徴を備えていること。

2. [or] terminology

5. (i) Negative limitations

5. (j) Old combination

2173.05(k) Aggregation

クレームされた部材間の関係が存在しないときに、審査官はそれを拒絶する。

例： A washing machine associated with a dial telephone.

2173/05 (m) Prolix

クレームの表現が長すぎて（非重要部材の詳細な説明を含むなど）クレームが不明瞭と判断される場合には審査官はそのようなクレームを拒絶する。

2173.05(n) Multiplicity

クレーム数が異常に多い場合には審査官はクレーム群の選択を要求できる。

2173.05(o) Double Inclusion

一つのクレームで単一要素を二種類以上定義する(例：Murkushクレーム等)ことが不明瞭になるか否かの判断はケースバイケースで行われること。但し、装置クレームで要素を二度読み取ることはそのクレームを不明瞭にするであろう。 Ex parte Kristensen, 10 USPQ 2d 1701 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)

2173.05 (p) Claim directed to product by process or product and process

製造に関するクレームで当該製造物が製造される手法で定義したクレームは適切とされた｡ In re Moeller, In re Luck, In re Steppan, and In re Pilkington

2173.05(q) use claims

クレームで使用用途のみを定義するクレームは不明瞭と判断される。

2173.05 (r) Omnibus claim

オムニバスクレーム例： （イギリス、オーストラリアでは通常最後のクレームである）

A device substantially as shown and described.

112（2）の基にクレームが不明瞭として拒絶される。

2173.05 (s) Reference to figures or tables

発明を用語で定義することが非現実的な場合に例外的に認められる。

2173.05 (u) Trademarks or trade names in a claim

• トレードマークあるはトレードネームがクレームでどのように使用されているかが重要な判断基準である。もしそれは物の供給源を特定する目的で使用されることは良いとしても、その物自身を特定する目的で使用されることは不可である。

• しかし、トレードマーク或いはトレードネームは時とともに喪失されることがある、そうした場合にはそれを使用することによって供給源を特定できなくなる。

• 従って、何故トレードマーク或いはトレードネームがクレームに登場する必要があるのかを検討するべきである。

 

35 U.S.C. 112 3rd paragraph: The claim may be written in independent or, if the nature of the case admits, in dependent or multiple dependent form.	112条第3パラグラフ クレームは独立形式又は性質上それが許容されるならば従属形式あるいは多数項従属形式で記載することができる。
35 U.S.C. 112 4th paragraph: Subject to the following paragraph, a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.	112条第4パラグラフ 次の段落の規定に従うことを条件として、従属形式の請求項は、先行する１つの請求項を引用すると共に、クレームされた主題を更に限定して詳細に記載しなければならない。 従属形式のクレームはそれが引用するクレームの全ての限定事項を含むものと解釈されなければならない。
35 U.S.C. 112 5th paragraph: A claim in multiple dependent form shall contain a reference, in the alternative only, to more than one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. A multiple dependent claim shall construed to incorporate by reference all the limitations of the particular claim in relation to which it is being considered.	112条第5パラグラフ 多数項従属形式の請求項は、先行する2以上の請求項を択一的に引用すると共に、請求されている主題を更に限定して詳細に記載しなければらない。 多数項従属形式の請求項は､他のいかなる多数項従属形式の従属項の基礎として使用してはならない。 多数項従属形式の請求項は、それが関係していると見られる個々の請求項の全ての限定事項を含むものと解釈されなければならない。

35 U.S.C. 112 6^th paragraph:
 

An element in claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

結合のためのクレーム要素はその構造､材料､又は作用を詳述することなく、特定の機能を達成する手段または工程（ステップ）として記載することができる。 このようなクレームは、明細書に記載されたそれと対応する構造、物質､又は作用及びその均等物を表現するものと解釈されなければならない。

ドナルドソン判例：（審査官はクレーム審査時にＭｅａｎｓクレームをどのように解釈するべきか？）

Donaldson, 16 F.3d 1189, 1193, 29 USPQ2d 1845, 1848 (Fed. Cir. 1994)

The plain and unambiguous meaning of paragraph six is that one construing means-plus-function language in a claim must look to the specification and interpret that language in light of the corresponding structure, material, or acts described therein, and equivalent thereof, to the extent that the specification provides such disclosure. Paragraph six does not state or even suggest that the PTO is exempt from this mandate, and there is no legislative history indicating that congress intended that PTO should be. Thus, this court must accept the plain and precise language of paragraph six.

Office personnel are to give the claimed means plus function limitations their broadest reasonable interpretation consistent with all corresponding structures or materials described in the specification and their equivalents. （審査官は、ミーンズプラス ファンクション形式の限定「要素」に対して、明細書に記載された構造､材料とそれの均等物に合致する最大限妥当な解釈を与えること： MPEP 2106 C: pp2100-8 & MPEP 2181 - 2186)

Example to illustrate means-plus-function claim （別途）

Equivalence

MPEP 2184 Factors to be considered in deciding equivalents

• 引例の要素がクレームされた要素と同じFunction（機能）をするか？そしてそれがクレーム要素と対応する明細書に開示された要素と実質的に同じWay（方法）で、実質的に同じResult（結果）を得るかを判断する。

• 引例の要素と明細書開示要素とが当業者にとって互換性可能なものかを判断する。

• 引例の要素が明細書開示要素の構造的均等物か否かを判断する。

• 引例の要素と明細書開示要素の相違が非実質的なものか否かを検討する。

MPEP 2186 Relation to the Doc. Of Equivalents （均等論との関係）：

• 均等論は侵害行為に対して適用されるものである。訴えられた製品が特許クレームを文言上侵害していない場合でも、均等論の適用の基に侵害とされる場合がある。

• 訴えられた製品又はプロセスが特許発明でクレームされた各要素と同一であるか、均等物であるかを検討することになる。 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 117S. Ct. 1040, 41 USPQ2d 1865, 1875 (1997)

• 112（6）で均等物を判断する場合には、クレーム要素の広範な文言を限定するために「均等論」を限定的な役割で適応する。