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（A）　KSR v. Teleflex (Supreme Court Decision) 最高裁判決

合衆国最高裁判決  2007年04月30日  破棄差し戻し

2007年4月30日、合衆国最高裁判所によるKSR事件の判決が出ました。 　CAFCの判決は破棄されました。　即ち、自明性の判断において、引例の組み合わせに対するTSM(teaching, Suggestion, Motivation)の存在が証明されることなく自明と判断されないとしたCAFCの判示は否定されました。　即ち、TSMテストを厳格に（硬直的に）適用することは最高裁のこれまでの判決と矛盾するとし、TSM以外にも当業者にとっての一般知識・常識が参酌され、自明性の判断が行われることが判示されました。

注意：　TSMテスト（引例を組み合わせて自明性拒絶をするときに当該組み合わせに対するTeaching, Suggestion, Motivationの存在を判断するテスト）

今回の最高裁判決を一言で述べるなら「引例を組み合わせて自明性拒絶をするときにTSMテストを柔軟に適用することは否定されないが、当業者の一般知識および常識も考慮に入れられなければならない。」である。　本最高裁判決はMPEP2143の「一応の自明性拒絶」の要件を確認したにすぎないとも言えよう（以下第1要件参照）。

（※）但し、2008年8月18日にPTOのWebsiteで公開されたMPEP( 8^th edition: revision 7)でMPEP2143セクションは大幅に改訂された。　上記第1要件、第2要件、第3要件という明示は削除された。　然し、実体的には2143.01；2143.02；2143.03（それぞれ上記第1要件、第2要件、第3要件に対応する）のサブセクションの内容の大部分が修正されることなく残った。　故に、実体的には旧MPEP（2008年8月18日以前のもの）のセクション2143の第1要件、第2要件、第3要件の全てを満たさなければ自明性拒絶は妥当しないという法理は有効である。　但し、KSR最高裁判決に鑑みて、2007年10月10日より施行したPTO審査官のための自明性のガイドライン（自明性拒絶のための７つの例示的な論理根拠：但しそれに拘束されない）の内容に置換された。

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KSR最高裁判決のキーとなる判示事項及び傍論は以下を含む：　

 （１）       自明性判断においてTSMテストの適用自体は否定されない(後知恵に基づく分析を回避するためにTSMの存在を確認するのは有効)

 （２）       自明性判断においてTSMテストを厳格に硬直的に適用するのは禁止（これまでの最高裁の判決および103条と矛盾する）

（ ３）       自明性判断において当業者の一般知識・常識を考慮に入れること；　⇒　2006年CAFC判決（DyStar事件）で皮肉にもCAFCが既に判示している。

（ ４）       今回の最高裁判決は自明性を否定するために相乗効果テスト（Synergy Effect）をクリアすることの必要性を名言していないが、公知の要素の組み合わせによって周知で予期される結果しか出せない場合には自明と判断されるであろうと述べている；

（ ５）       当業者にとっての自明性であって、発明者による自明性ではない；

（ ６）       当業者とは通常の想像力を備えた人で、ロボットではない；

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尚、上記したが2008年8月18日公開の新規改訂版MPEPのセクション２１４３の内容が大幅に改訂された。　特に、セクション２１４３の前文の箇所が2007年10月10日より施行されたPTO審査官の自明性判断に対するガイドラインで例示された７つの論理根拠に置換された。　然るに、従前であれば（2008年8月18日以前）、出願人は少なくとも、セクションMPEP２１４３の前文の：

の第1要件、第2要件、第3要件を根拠として審査官の自明性拒絶に反論するというのが一般的な拒絶通知に対する応答の仕方であった。　何故なら、第1要件、第2要件、第3要件の全てが満たされなければならない（MUST BE　MET）と記載されていたからである。　然しながら、新MPEP(2008年8月18日公開)においては、同セクションの前文が以下の内容に置換された：

自明性拒絶をするときの根拠として妥当な理由は以下を含む（以下の理由に制限されることはない）；

(A) 周知の方法に基づき先行技術の要素を組み合わせ予想される効果（結果）を得る場合；

(B) 一つの周知の要素に置換することによって予想される効果（結果）を得る場合；

(C) 類似した装置（方法又は製品）を改良するために周知の技術を周知の手法で使用する場合；

(D) 改良の準備が整っている周知の装置（方法、又は、製品）に、既知の技術を適用することによって予想される効果（結果）を得る場合；

(E) “Obvious to try”―　妥当な成功の可能性をもって、特定され、予想される有限数の中から選択する場合；

(F) 一つの分野における周知の業は、当業者によってその代替案（変更）が予測可能な場合には、設計上の必要性（動機付け）、或いは、市場ニーズ（市場を動かす力）に基づいて、同分野或いは違う分野においてそれを変更し使用することを助長すると考えられる場合；

(G) 先行技術を変更し、或いは、先行技術の教示内容を組み合わせてクレームされた発明に到達するように当業者を導くような教示・示唆・動機付け（TSM）が先行技術にある場合；

従前の３つの要件が「MUST　BE　MET（満たされなければならない）」から「（A）〜（G）のいずれかを自明性拒絶の根拠としても良い、且つ、これら要件に拘束されることもない、」というように審査官の自明性拒絶の根拠に大きな自由度が与えられたと同時に、自明性拒絶の根拠が曖昧（不明瞭）になったと解釈される。

然しながら、MPEP２１４３の前文がここまで大きく改訂されたので、一見したところ出願人は、自明性拒絶に対する反論として上記（A）〜（G）の理論根拠に基づき行うべきなのかという疑問が生じる。　然し、2007年10月10日以降、実務的には審査官は自明性判断の理論根拠が上記（A）〜（G）の何れに該当するかということを提示し、自明性拒絶をしてきておらず（もう暫く要Watchingではあるが）、上記ガイドライン（自明性拒絶をサポートする理論根拠）は実質機能しているとは思えない。　但し、実務的に見える傾向としては2007年10月10日近辺、或いはKSR最高裁判決（2007年4月30日以降）より、審査官の拒絶理由の根拠により広い自由度が与えられたということは観察できる。

Prosecutionの実務において、このようなMPEPの重要セクション（自明性拒絶）の大幅な改訂を無視することもできない。　然しながら、改訂された当該セクションが審査官の自明性判断をアシスト（ガイド）するよりは、単に不明瞭な自由度を与えるという効果を奏するのであれば、且つ、実務において審査官が当該セクションを拒絶理由で引用していないのであれば、当該セクションの文言に無用に振り回されるのは実務者として意味が無い。

然るに、今後の実務として自明性拒絶にどのように対応するのが良いかを、該当セクション2141−2145を新旧審査便覧で比較検討し、考察した。

以下にまとめる：

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（B1)　自明性拒絶に対する有効な反論の手法

（１）　MPEP２１４３の前文（※）で列記された自明性判断ガイドラインの根拠（A）〜（G）の内容に振り回されないこと；

（２）　自明性拒絶に対する反論の根拠はあくまでGraham最高裁判決（1966年）で判示された３つの要件に注目すること；　

第1反論：　

先行技術を変更、あるいは先行技術文献の教示内容を組み合わせるということに対する「示唆」或いは「動機付け」が先行技術文献に存在せず、或いは、当業者にとっても一般知識ではない。

第2反論：　

上記改良或いは組み合わせが成功するということが先行技術によって合理的に期待できない；

第3反論：　

先行技術文献（或いはそれらが組み合わされるとき）がクレームの構成要素の全てを教示或いは示唆されていない；

（２−１）　第1反論（示唆・動機付けがない）に関して；

当業者が引例１と引例２を組み合わせることを否定、或いは、阻害する証拠を見つけ、それを主張する。

（２−２）　第2反論（成功に対する妥当な期待がない）；

上記（２−１）の反論と共通する部分あり。　さらに、本願発明の相乗効果（引例１の効果＋引例２の効果より大きい効果）を主張する。

（２−３）　第3反論（全ての構成要素が開示されていない）；

今でもこの反論手法は有効。　引例１と引例２とを組み合わせてもクレームの構成要素の全てが現出されないことを主張する。

（３）　MPEP2145.10に基づきTeaching Awayの法理を活用する；

上記（２−１）の反論と類似。

（４）　本願発明の意外性（特異性或いは相乗効果）を主張する；

2007年10月10日施行の自明性審査ガイドライン（A）,(B),(D)の要件に基づき本願発明の意外性（Synergy効果）を証明する（発明効果の予見可能性を否定する）。

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（B2)　自明性拒絶に対する有効な反論の手法（詳細な検討）

（１）　MPEP２１４３の前文（※）で列記された自明性拒絶の根拠（A）〜（G）の内容に振り回されないこと；

（※2007年10月10日施行の審査官に対する自明性拒絶のガイドライン）

KSR最高裁判決（2007年4月30日）以降の審査官の拒絶理由を観察するかぎりにおいて、自明性拒絶の根拠（A）〜（G）（MPEP2143前文）が引用されたのを筆者は見たことが無い。　言い換えると、審査官自身もこれら根拠がガイドライン（2007年10月10日施行ガイドライン）として与えられたものの、これらを活用していないというのが現実である。　さらに、同MPEP２１４３のセクションには根拠（A）〜（G）に拘束されることはないと記載されており、審査官が（A）〜（G）以外の根拠で自明性拒絶することを許容している（即ち、従前の拒絶理由の出し方）。　従って、仕事の効率を上げるガイドラインでもない限りは、楽なほうに逃げるというのは人の常である。

（２）　自明性拒絶に対する反論の根拠はあくまでGraham最高裁判決で判示された３つの要件に注目すること；　

即ち、審査官の拒絶理由が、第1要件、第2要件、第3要件のすべて満たしているかを考察する。　出願人側の反論として言い換えるなら、以下の文言で反論が妥当かを尋ねてみることである。　何故なら、第1要件、第2要件、第3要件に対応するセクションはMPEP2143.01;０２；03として大幅に内容変更されることなく新MPEPに維持されているからである。

第1反論：　

先行技術を変更、あるいは先行技術文献の教示内容を組み合わせるということに対する「示唆」或いは「動機付け」が先行技術文献に存在せず、或いは、当業者にとっても一般知識ではない。

第2反論：　

上記改良或いは組み合わせが成功するということが先行技術によって合理的に期待できない；

第3反論：　

先行技術文献（或いはそれらが組み合わされるとき）がクレームの構成要素の全てを教示或いは示唆されていない；

（２−１）　第1反論（示唆・動機付けがない）に関して；

審査便覧の以下のセクションに出願人側にとって説得性のある反論の仕方が記載されている。　新旧MPEPで内容は大きく変わっていない。　

MPEP2143. 01. 2；　MPEP2143. 01. 3；　MPEP2143. 01. 4；　MPEP2143. 01. 5；　MPEP2143. 01. 6を参照。

（２−２）　第2反論（成功に対する妥当な期待がない）；

審査便覧の以下のセクションに出願人側にとって説得性のある反論の仕方が記載されている。　新旧MPEPで内容は大きく変わっていない。　

MPEP2143. 02. 2を参照

（２−３）　第3反論（全ての構成要素が開示されていない）；

審査便覧の以下のセクションに出願人側にとって説得性のある反論の仕方が記載されている。　新旧MPEPで内容は大きく変わっていない。　

MPEP2143. 03を参照

（３）　Teaching Awayの法理を活用する；

審査便覧の以下のセクションに出願人側にとって説得性のある反論の仕方が記載されている。　新旧MPEPで内容は大きく変わっていない。　

MPEP2145.10.D.2；　MPEP2145.10.D.3；　を参照

（４）　本願発明の意外性（特異性或いは相乗効果）を主張する；

MPEP２１４３の前段（2007年10月10日施行の審査ガイドライン）に列記されている自明性拒絶の７つの根拠の（A）、（B）、（D）に共通する特徴として「予想される結果を得る場合」の自明性拒絶の妥当性の根拠としている。　即ち、出願人の反論として本願発明の意外性・特異性をSynergy効果（引例１＋引例２で得られる効果より大きな効果を本願クレームの特徴で得られること：　本願発明の効果　＞　引例１の効果　＋　引例２の効果）を証明することが有効である。　

以上

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矢部達雄