Johnson & Johnston Associates Inc., 

v.

 R.E. Service Co., Inc. and Mark Frater

Johnson & Johnston （被控訴人） ---  R.E.C. （控訴人）

ＣＡＦＣ大法廷判決

Decided: 2002年03月28日

Summarized by Tatsuo YABE on April 09, 2002
Revised on April 14, 2002

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃以下判決文要約＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

判決主文：

カリフォルニア州北部地区地裁の判決（RESが鋼製基板を使用する行為はJohnstonの米国特許第5,153,050号を均等論適用の基に故意侵害と判断する）を取消す。

背景：

Johnstonは米国特許第5,153,050号を基にRES をカリフォルニア地裁に提訴した。当該地裁において陪審は、被告RESは均等論の基に当該050特許を故意侵害しているとし、Johnstonに対して1,138,764 米国ドルの損害賠償額の支払を命じる評決に至った。当該地裁の判決では損害賠償額が増大されるとともに、弁護士費用その他の支払がRESに課せられた。 Johnson & Johnston Accocs. v. R.E. Serc. Co., No. C97-04382 CRB (N.D. Cal. 1998)  本CAFCにおける3人の判事の前での口答陳述が1999年12月7日に実施され、当法廷は均等論に関する問題に関して大法廷での口答審理を実施することを決定した。 Johnson & Johnston Assocs. v. R.E. Serv. Co., 238 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2001) 。大法廷における口答審理は2001年10月3日に行われた。

問題となった特許：

米国特許第5,153,050号（発行日： 1992年10月6日）

プリント基板の製造に関する特許であり、特に作業者が手で取り扱うときの損傷を防止するための脆い銅製のホイルをより剛性のあるアルミの基板シートに接着することをクレームしている。当該アルミ基板シートによって作業者は脆い銅製のホイルの損傷することなく取り扱うことができ、加熱ステップを経た後は、当該アルミ製の基板シートを取外し再使用することが可能である。

以下図5を参照：

Ci：保護された銅製のホイール内側面
Ai：アルミ製基板の内側面
40 ：バンド状で柔軟な接着部（アルミ基板と銅製ホイールを接着する）
CZ：上記によって生成される保護された中央領域

050特許の明細書コラム8の21−30行目には、さらに、基板の材料に関して以下のように記載されている：

アルミは基板に好適な材料であるが、それ以外の材料、例えば、ステンレス鋼 或いはニッケル合金なども使用可能である。所定の状況下では……………、ポリプロピレンも使用可能である。

クレーム1は以下の通りである：

1. A component for use in manufacturing articles such as printed circuit boards comprising:

a laminate constructed of a sheet of copper foil which, in a finished printed circuit board, constitutes a functional element and a sheet of aluminum which constitutes a discardable element;

one surface of each of the copper sheet and the aluminum sheet being essentially uncontaminated and engageable with each other at an interface,

a band of flexible adhesive joining the uncontaminated surfaces of the sheets together at their borders and defining a substantially uncontaminated central zone inwardly of the edges of the sheets and unjoined at the interface.

判決文の概要：

(I)

1997年からRESはプリント基板をアルミ基板の代わりに鋼製の基板を用いて製造していた。 Johnstonは侵害の訴えをカリフォルニア州北部地区地裁に起こした。

RESは均等論の適用に関してMaxwell判決を引用し、Johnstonの’050特許は鋼製基板を開示しているがクレームしていないので、鋼製基板は公共に与えられたものであると主張した。

JohnstonはYBM判決を引用し、鋼製の基板は公共に与えられたものではないと反論した。

(II)

控訴においてRES は銅−鋼製基板の積層体と銅−アルミ製基板の積層体との均等性に対する事実認定に対して不服を申し立てなかった。しかしMaxwell事件を引用し、Johnstonは鋼製の基板をクレームせずに、クレームをアルミ製基板に特定したので、このクレームされなかった主題は公共に与えられたものであると主張した。 JohnstonはYBM 事件を引用し、鋼製の基板は公共に与えられたものではないと反論した。即ち、両当事者は本事件における均等論の適用に関してMaxwell判決或いはYBM判決のどちらを適用するのかを論争している。

Maxwell事件の特許は、ペアとなる靴を一対の状態に維持しておくためのシステムに関しクレームしている。Maxwellは靴の内ソールと外ソールとの間に設けられた締結タブをクレームしたが、締結タブを裏地の縫目に縫いつける実施形態を開示したがクレームしなかった（米国特許第4,624,060 号）。 開示されたがクレームされなかった主題は公共に与えられたものであるとする確立された規則によって、Baker社は、開示されたがクレームされなかった主題を使用することによって当該特許を侵害することはできないとした。 Maxwell, 86 F.3d at 1106 (quoting Unique Concepts, Inc. v. Brown, 939 F.2d 1558, 1562-63, 19 USPQ2d 1500, 1504 (Fed. Cir. 1991)

YBM事件において、問題となる特許は特定組成(酸素含有量6000〜35000PPM) を含む磁石合金をクレームしている。被疑侵害社は類似した磁石合金を使用しており、被疑侵害物は439特許に開示されているがクレームされていないとされる5450〜6000PPMの酸素含有量を備えている。 YBM事件において、当法廷は、Maxwell判決は開示されたがクレームされなかった主題には均等論の適用が及ばないとする新しいルールを決めたものではないと述べた。 Maxwell事件と識別するべく、当法廷は、以下のように説明した：

Maxwell は、クレームされた形態と識別されるクレームされていない代替案の審査を回避した。明細書に十分に開示された２つの実施形態が明白に識別されるものなので連邦裁判所はMaxwellがクレームされていない形態をクレームされた形態の均等物であるとして特許権を行使するのを否定した。

即ち、YBM事件は、Maxwell判決をクレームされた発明から識別されるクレームされていない代替案を特許明細書が開示している状況において限定的に適用すると述べた。

(III)

最高裁及び当法廷では、特許の保護範囲を定義するクレームの原理に基づいて判断している。クレームは特許の保護範囲を通知するものである。クレームは審査中における米国特許庁審査官に対する通知の機能と、特許発行後潜在的な競合他社を含む公共に対する通知の機能を果たしている。結局は明細書の開示ではなくクレームが特許権者の排他権に対する指針を与える。

さらに、侵害法（侵害の法理）は被疑侵害物と裁判所で権利範囲が解釈されたクレームとを比較することである。文言上或いは均等論適用の有無に拘わらず、侵害は被疑侵害品と明細書の好適実施形態或いは特許権者の市場での実施形態とを比較することによって判断されるものではない。

クレームされていないものは公共の所有物である。クレームされていないものは特許権者によって発明されておらず、発明の前に既に周知であり使用されていたという推定を受ける、そして、そのような推定は一般的に真である。それがどちらであれ、発明者自身の行為によって、それ（クレームされていない主題）を公共の所有物にしたのである。特許は、発行されるやいなやその証拠となる。公共は疑うことなくそれ(特許で明確にクレームされていない主題)を使用することができる権利を有する。

均等論は特許クレームの排他権を文言の権利範囲より拡大する。最高裁はGraver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co (Graver II) において近代の均等論を最初に適用した。当該事件において最高裁は「均等は特許の内容、先行技術、及び、その事件の独自性に鑑みて決定されなければならない」と言及した。 (中略) 最高裁の判事及びGraver IIの経緯によると、特許権者はクレームしていない主題を公共に提供しなかった 。関連するクレームは広すぎると裁判所は判事したが、事実、特許権者は均等物主題をクレームした。

1997年（Maxwell判決後1年以内）に最高裁はWarner-Jenkinson 事件において均等論に関して言及した。当該裁判においてWarner-Jenkinson は最高裁に均等論の適用の禁止を言及せしめようと誘導を試みた。最高裁はその誘導に応じなかった。特許権者であるWarner−Jenkisonは審査経過中に”ph”の下限値を6.0 に補正した。被疑侵害品は”ph”5.0 における濾過手法にて作動している。最高裁は、下限値を”ph” 6.0 に補正したこと自体がクレームの重要な構成要素になる、しかし、それ自体によって当該補正された要件に対して均等論の適用を必ずしも否定することにはならないと言及した。当最高裁は、審査経過において”ph” を6.0に補正した特許権者の理由を判断するために本法廷に差戻した。

Warner-Jenkinsonの発行された特許には超濾過プロセスにおける混合物の ”ph” が5.0であることを開示或いは示唆していなかった。 事実、当該特許明細書にはクレームされたph域（ph 6.0-8.0）が好適な ph域であると記載されていた (米国特許第4,560,746号コラム７の59−61行目参照)。  このようにWarner - Jenkinsonは特許権者が明細書に開示しているがクレームされていない主題が公共に提供されているという本事件の争点に関して言及していない。

上記したWarner-Jenkinson事件後1年以内に本CAFC法廷においてYBM事件が判決された。

(V)

Maxwell 判決で言及されているように、特許明細書起案者が開示するがクレームすることを避ける主題がある場合に、この行為自体によって当該クレームされていない主題は公共に提供されたことになる。このように意図的にクレームされなかった主題に均等論を適用して後に取り返そうとすることは特許権者の排他権の範囲を定義するという最も重要なクレームの機能と矛盾する。 Sage Prods. Inc. v. Devon Indus., Inc., 126 F. 3d 1420, 1424, 44 USPQ2d 1103, 1107 (Fed. Cir. 1997)

公共が侵害を回避するために依存するクレームの重要な構造及び機能限定を解除するように均等論を適用することはできない。

特許権者は米国特許庁での入念な審査を避けるべく発明を狭くクレームし、権利行使をするときに明細書に均等物を開示しているとして均等論を適用し侵害とすることはできない。もしそれが可能であるならば、特許権者が明細書に広範な記載をし、クレームを狭くし、広範なクレームが審査されるのを回避することを助長することになる。 Maxwell, 86 F.3d at 1107

Maxwell判決による規則を遵守することによって、裁判所は米国特許庁で適切に審査された以上を包括するようなレベルまで排他権の範囲を拡張することを阻止できる。

(IV)

本事件においてJohnstonの050 特許は、クレームをアルミ製のシートに特定した。しかし050特許の明細書では「アルミは基板にとって好適な材料であるが、ステンレス鋼或いはニッケル合金をアルミの代わりに使用することも可能である」と記載している（コラム５の5−10行目）。 Johnston はアルミ製というクレームの構成要件が、開示したがクレームしなかった鋼製の基板を包括するべく、均等論を適用しクレームの権利範囲を拡大することはできない。従って、Johnstonは鋼製基板を包括するように均等論を適用することはできない。 この点に関してYBM判決は矛盾するので、当大法廷はYBM判決を無効とする。

しかしながら特許権者は、不注意にして開示したがクレームしなかった主題を諦めなければならないということはなく、それには救剤措置がある。特許が発行されて2年以内であれば特許権者は再発行特許出願をし、開示したがクレームしなかった主題を包括するように元のクレームの権利範囲を拡大できる可能性がある。

さらに、特許権者は特許が発行される前に継続出願を実施することも可能である。現にJohnstonは２つの継続出願を実施し、本事件で争点となる主題をクレームで言及した。

結論

上記理由によって地裁の判断（RESが050 特許を均等論の適用によって鋼製基板を使用することは故意侵害である）は誤りである。然るに、当法廷は下級審である地裁の判決（故意侵害、損害賠償額増大、弁護士費用の支払）を取消す。

##########NEWMAN判事の反対意見：##########

ステンレス鋼とアルミが銅ホイル積層物に対して均等であると判断した陪審の評決を支持するか否かという観点で控訴審を行う代わりに、私の同輩（他の判事達）は均等論に対する別の攻撃を開始した。 本大法廷において、開示したがクレームされていない主題に関しては一切均等論を適用の可能性を遮断する判決を言い渡した。 然るにこれは均等論の適用を完全に禁止する新規のルールであり、これは経過書類禁反言、先行技術、ディスクレーマー、或いは、主題の放棄のいずれもが存在しないときであっても適用されるルールである。

本日の大法廷は本法廷の判決（YBM判決）を無効にするに留まらず、最高裁の判決（※１）をも無効にし、新規、且つ、不要で、しばしば、不条理なper seルール（事実の如何に拘わらず適用される絶対ルール）を作ってしまった。

（※１）Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 85 USPQ 328 (1950) and Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 41 USPQ2d 1865 (1977)

（中略）

Graver Tank 事件において裁判所は「開示されたがクレームされなかった主題が公共に与えられたか否かという特許権者の主観的な見解は重要ではない」と言及している。私は何が開示されたのかに関して主観的な見解は重要でないという点に関して同意する。しかし、公共に与えるか否かの問いに対しては提供する意図があったか否かを示す客観的な証拠を考慮することは重要であると考える。 Johnstonが２つの継続出願（ステンレス鋼製の基板をクレームしている）を実施したことに関して論争されなかった。 Johnstonの米国特許第5,725,937号のクレーム1は以下の通りである：

1. A component for use in manufacturing articles such as printed circuit boards comprising:

a laminate constructed of a sheet of copper foil which, in a finished printed board, constitutes a functional element and a sheet of stainless steel which constitutes a discardable element; ….

この事実のみをとって見ても公共への提供という理論を基礎とする均等論適用の完全禁止を覆すことになる。継続出願でクレームされた主題は開示されたがクレームされていなかった主題は放棄されたという推論に反証するものであると判事した（In re Gibbs, 437 F.2d 486, 494, 168 USPQ 578, 582 (CCPA1971)。

当法廷は、方針によって誘導された結果に到達するために、Maxwell判決とYBM 判決における２つの極端な事実関係（開示されたがクレームされなかった特許主題に関する）を重ね合わせ、事実関係は無関係であり均等物を得ることはできないと判事した。このように当法廷は、技術開示及びクレーム手法の極端に異なる事実関係に拘わらず、開示された主題に関して均等物へのアクセスを否定した。

Per seルールはその方針が非常に明瞭であり、適用した結果が妥当性のある場合においてのみ適切である。 See Continental T.V. Inc. v. GTE Sylvania Inc., 433 U.S. 36, 50 (1977)

本日のPer se ルールはそのような類型の範疇ではない。それは単に裁判所を、判決に至るための熟考するべき義務から開放するにすぎない。 See Albertson’s Inc. v. Kirkingburg, 527 U.S. 555, 566 (1999)

Per seルールが不存在であれば、Maxwell判決とYBM判決における事実関係は現行法を適用すると異なる結果に到達することになるであろう。 Maxwell 事件においては特許権者はペアの靴を対に保持するための２つの明瞭に識別される手法を明細書に十分に開示した。しかしそのうちの一つの手法がクレームされ、被疑侵害者はクレームされなかった他の手法を採用した。本法廷は、特許権者はクレームしていない手法を公共に提供したものであって、均等論を適用し回復することはできないと判事した。本事件の事実関係を基に、本判決は妥当であった。

ところがYBM 事件ではクレームされなかった磁石の組成はクレームされたものと単にその含有量のみが異なるものであった。明細書において酸素を含む磁石合金を開示し、その酸素含有量の最適レンジを開示した。被疑侵害品は基本的に同じ合金であって、酸素含有量が最適レンジを下回るものであった。このように酸素含有量のみが異なった。 YBM事件を審理した当法廷は、当該事件は、Maxwell事件とは識別しうるものであり、均等論の適用を否定しなかった。 そして最高裁の先例が、事実関係、状況、及び、証拠の如何に拘わらず、開示されたがクレームされていない主題に均等論を適用できないとするブランケットルール(包括的規則)を許可しなかったことを説明した。YBM Magnex, 145 F.3d at 1320, 46 USPQ2d at 1846 本大法廷において本日この判決（YBM 判決）を均等論の適用を禁止するPer seルールで置き換えている、即ち、事実、状況、及び、証拠を検討する機会を排除している。

(後略)

筆者 Comment：

長らく待たれたJ&JのCAFC大法廷判決が3月28日に出ました。 Festo大法廷判決（2000年11月29 日）以降均等論適用をさらに困難にする判決となりました。注意：Festo判決は現在最高裁で審理されており、去る1月には最終弁論が終決しましたので、数ヶ月以内にFESTO 最高裁判決がでると思われます。今回のJ&J大法廷判決によると、明細書に開示していてもクレームされていない主題に対しては事実関係、状況の如何に拘わらず均等論を適用し、クレームの権利範囲に包括することはできないと判事しました。 本裁判で議論された２つの重要なCAFC判決（Maxwell事件とYBM事件）は互いに事実関係、状況が明白に異なるに拘わらず本判決は大胆にもYBM判決を否定することによってMaxwell判決を支持し、Per seルールを確立しました。  

即ち、本大法廷判決を適用すると、次のような現象が生じます。 

仮想例： 米国特許Z（構成要素A,B,Cを含む装置Xをクレームしている)を、被疑侵害形態（構成要素A',B,Cを備えた装置Y)に対して権利行使する場合に、当業者がクレームの構成要素Aと被疑侵害形態の構成要素A'の均等性を認識できる場合には当該装置Yは均等論を適用するとクレームを侵害すると判断される可能性が十分にあると言える。  しかし、米国特許Zの明細書に別実施例(或いは変形例、代替案）として装置Yの形態(被疑侵害形態と同じ構成要素A',B,Cで構成されている）が開示されている場合には、被疑侵害形態である装置Y（明細書に開示された別実施例の形態と同一）には均等論は及ばないことになります。

即ち、米国特許にYの形態が開示されているという事実によって、通常であれば均等論が適用しうるであろうYの形態には一切均等論が及ばないことになります。

NEWMAN判事を除いて11 人の判事は大法廷判決に同意しております。しかしNEWMAN 判事の反対意見を読めば理解されるように本大法廷判決は最高裁判決と矛盾するのみではなく本法廷が判決したYBM判決を無効にする点に関してその理由に説得性が乏しいといわざるを得ません。本大法廷判決は最高裁に上告される道が残されておりますので、そこでもう少し妥当な指針或いは理由付けがされることを期待します。  

しかし、当面は、本大法廷の判決と共存するべく実務を遂行するべきなので、米国特許出願時に明細書の開示内容（特に複数の実施例の場合）とクレームとの整合性を確認することが重要となります。さらに、特許許可通知を受けた時点でクレームに包括されない重要な実施形態が明細書に残存していないかを確認し、存在する場合には分割出願をすることが重要です。さらに、権利化されてしまっている状況下では特許発行日より2 年以内であれば再発行特許出願をし、クレームに文言上包括することのできなかった実施形態を回復するべく発行されたクレームの権利範囲の拡大を試みるべきでしょう。但し、再発行のときには介在権 (intervening rights)が被疑侵害者に与えられます。