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問題となったのはNordt社の膝保持装置(Knee Brace)に関する発明で、争点となったのはプロセス(injection molded：モールド成型された)によって表現された装置クレームの構成要素の解釈である。米国特許出願審査における基本的な対応は、プロダクト・バイ・プロセスクレームのプロセス部分の特徴は限定事項と解釈されず、プロダクト自身で引例との差異が検討される。但し、プロセスによる特徴であってもプロセス用語が構造的な意味合いを含むと理解される場合には装置クレームの限定事項と解釈される可能性がある。本判決は「モールド成型された部材」という「モールド成型された」という製造方法（プロセス）であり、引例は柔軟性をもった布製であった。審査及び審判部において「プロセス成型された」という特徴は引例には開示されていないが装置クレームの限定事項とは解釈されないと判断された。CAFCは過去の判例からも「モールド成型された」という用語（文言）は構造の意味合いを含むと判断されるとして審決を破棄差し戻した。

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本判決において、injection molded以外にも、”interbonded one to another by interfusion”; ”intermixed”; “ground in place”; “press-fitted”; “etched”或いは”welded”というプロセスで表現された特徴が構造的な限定事項と判断されたことを紹介している。さらに、クレームの“chemically engraved”という用語、“superimposed”という用語、”Integral”という用語、“molded plastic”は構造の意味合いを含むプロセス用語であると解釈された4件のCAFC判決を紹介している。

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クレーム起案者の参考になる判決と思い紹介しました。（以上筆者）

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出願者：Nordt Development Co.,

特許出願番号：US Patent Application NO. 13/241,865

特許発明の概要：

膝保持装置(knee brace)に関する発明で、装着時に、膝部分（関節部分）が柔軟に伸縮可能となるように以下図においてストラット112、アーム部材114、116等が弾性材によってモールド成型されていることを特徴とする。

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争点：

865出願のクレーム1の”injection molded（モールド成型された）”という用語はプロセスと理解されるが、審査において限定（Limitation）と解釈されるか否か？

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代表的なクレーム：

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Claim 1 is representative of the two claims at issue on appeal:

（図番筆者挿入）

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1. A support for an area of a body that includes a hinge joint (108), comprising:

(a) a hinge mechanism comprising an injection molded strut component (112) and injection molded first and second arm components (114, 116);

(b) an elastically stretchable framework (106) injection molded about the strut and arm components of the hinge mechanism, the framework (106) being configured to extend across the hinge joint of the area of the body, and the framework defining a flexible, elastically stretchable web of elastomeric interconnecting members;

(c) wherein the first arm component (114) is connected to the strut component (112) such that the first arm component (114) is rotatable relative to the strut component (112) only about a first pivot axis (118);

(d) wherein the second arm component (116) is connected to the strut component (112) such that the second arm component (116) is rotatable relative to the strut component (112) only about a second pivot axis (120); and

(e) wherein the strut component (112) is configured to extend with the framework across the hinge joint (108) such that the first pivot axis (118) is located on a first side of the hinge joint and the second pivot axis (120) is located on a second, opposite side of the hinge joint (108).

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■　PTO審査による判断：

審査においてGildersleeve引例(USP 6,238,360)によって新規性がないとして拒絶。Gildersleeve引例にはinjection moldedというクレーム1の製造方法は開示していないが製造物（クレーム１の特徴）を開示しているとして拒絶。

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FIGS. 2 and 3 of Gildersleeve|

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審査官の見解：

Gildersleeve引例には、sleeve 12は肘、膝、或いは、関節部分に使用される一般的に所望される伸縮可能な布（織物）で構成可能であり、Stiffener 22も伸縮性の素材で構成しても良いと開示している。さらに、sleeve 12に縫い付けられる状態で、sheath 24内部にstiffener 22を設ける好適実施例が開示されている。さらに審査官は、Gildersleeve引例のsleeve 12はクレーム1のframeworkに相当；connector 40はクレーム1のstrut componentに相当；及び、36と38はクレーム1のarm componentsに相当すると判断した。

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出願人Nordtは、審査官のGildersleeve引例の解釈に反論せずに、strutとarmはモールド成型(injection molded)されているという特徴をクレーム1に追加した。審査官はGildersleeve引例のsleeve 12はモールド成型されていないということを認めたが、モールド成型（injection molded）という特徴は製造方法であって装置クレームの限定にはならないとして新規性拒絶理由を維持した。

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■　審判部による判断：

Nordtはクレーム1のinjection moldedは構造をクレーム1にもたらすと主張しているが、Nordtの主張に説得性が欠けているとして審判部においても審査結果が支持された。

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■　CAFCの判断：

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基本として、製造方法によって製造物を規定するクレームの特許性は、当該クレームで規定された製造物によって判断する。In re Thorpe (Fed. Cir. 1985)

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製造方法が特定の構造を含む場合には、その方法を構造的な限定事項としてクレームを解釈する。In re Garnero (CCPA 1969)　In re Garneroにおいて”interbonded one to another by interfusion”という特徴はクレームの合成物の構造に対する意味を含むとして特許性の判断に考慮された。Garneroにおいて裁判所（CAFCの前身であるCCPA*1）は当該特徴（interbonded one to another by interfusion）は”intermixed”; “ground in place”; “press-fitted”; “etched”或いは”welded”という特徴が以前の判決において方法の特徴ではなく構造的な限定事項と判断されたのと同様に構造的な限定事項と解釈されうると判断した。Garnero判決において、製造物に対するクレームの特許性の判断において、重要なのは構造の限定事項に基づき引例との差異があるか否かを判断することであると述べた。

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Nordtの明細書にはモールド成型に関して製造方法として記載しているが、審査官も審判部もNordtの「布製のKnee Brace（膝保持装置）とモールド成型による膝保持装置では構造的に明瞭な違いがある」という主張を否定していない。さらに、モールド成型により膝保持装置の部材を一体成型が可能であること、弾性材により一体成型が可能であること、複数回のモールド成型のプロセスを経て部材個別に異なる弾性材（伸縮性が異なる弾性材）で製造し、一体的に組み付けが可能であることが開示されている。これら明細書の開示に鑑み、少なくとも「モールド成型(injection molded)」という用語は一体的な構造体という意味合いを含むと理解される。

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構造特性、或いは、製造手法によって得られるのと同等の力となる意味合いを含むクレームの文言（限定事項）は特許権者により否定されていない限りは、通常、且つ、デフォルト（規定）ルールとして構造の特徴と解釈する。3M Innovative Props. V. Avery Dennison Corp., (Fed. Cir.2003)

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Garnero事件以降、以下に列記するように、CAFCは上記のような限定事項（製造方法としても解釈できる限定事項）を構造的限定として解釈してきた。

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クレームの“chemically engraved”という用語はプロセスとは解釈されなかった。

Hazani v. U.S. Int’l Trade Comm’n  (Fed. Cir. 1997)

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クレームの“superimposed”という用語はプロセスではなく構造的な関係を意味する。

Vanguard Prods. V. Paker Hannifin Corp. (Fed. Cir. 2000)

クレームの”Integral”という用語は構造的な限定事項であって明細書に記載されている特定の製造方法ではない。

3M Innovative Props.

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クレームの“molded plastic”は構造という意味合いを含むプロセス用語の一例である。

SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp. (Fed. Cir. 2006)

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審判部の意見にあるようにNordtはモールド成型というクレームの用語が構造として解釈されるという主張に説得性を欠くという判断も間違いではない。しかし、Nordtの主張に説得性がないという理由はCAFC（本法廷）の判断には無関係である。そもそも「モールド成型」というクレームの用語を明細書と共に普通に解釈すると構造と理解される。

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依って、審決を破棄差し戻いとする。

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Reference:

(*1) CCPA = United States Court of Customs and Patent Appeals

CAFCの前身で1909年に設立され1982年で閉じた。1982年にCAFCが設立されたがそれ以前の特許関係の判決でCCPA判決が時々引用されている。