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CAFC判決 In re David Fought, Martin Clanton 2019年11月4日 クレームのPreambleの解釈に関して OPINION
by Moore (Newman and Chen) Summarized
by Tatsuo YABE – 2019-11-11
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本事案はクレームのプレアンブルの解釈に対する判決である。本判決理由と整合性のある判決が3月26日にも出されている（Arctic Cat Inc. v.
GEP Power PRoducts: Fed. Cir. 2019-03-26）。即ち、プレアンブルでの文言は発明の意図された目的のみを記載している場合にはクレームの限定事項(limitation)とは解釈されない。しかしながら、プレアンブルの文言がクレームの本体部の先行詞（Antecedent
Basis）として機能する場合には限定事項と解釈する。Arctic事件においては、さらに経過書類で出願人の反論に使われた場合にも限定事項になりうると説明している。（以上筆者）
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■ 事件の背景：
Fought氏とClanton氏は2012年7月5日に特許出願（US
App No. 13/507,528）の出願人である。審査官はクレーム1とクレーム2をそれぞれDietrich（US
Patent No. 4,049,391）及びMcDougal(US Patent No.
2,752,864)によって新規性がないとして拒絶した。PTABにおいて審査官の拒絶が支持された。出願人はPTABの判断を不服としCAFCに控訴した。
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■ 特許出願者：David
Fought: Martin Clanton
■ 関連特許出願公開公報：US
PG Pub No. 2014-0008932 (US App No. 13/507,528)
■ 特許発明の概要：
当該特許出願は旅行車両用トレーラーに関し、より詳細には当該トレーラーの空間を第1サブ空間22と第2サブ空間24に可動壁30で分離されており、当該トレーラーの外観を変更することなく可動壁30を移動させることで第1サブ空間22と第2サブ空間24の比率を変えることができる。
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■ 代表的なクレーム：
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クレーム |
US
App No. 13/507,528: Claims 1 and 2 |
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1. A travel
trailer having a first and
second compartment therein separated by a wall assembly which is movable
so as to alter the relative dimensions of the first and second
compartments without altering the exterior appearance of the
travel trailer. ******************************* クレーム1及びクレーム2のBody（本体部分）においてプレアンブルのtravel trailerが引用されている。即ち、プレアンブルのtravel trailerはクレーム本体の先行詞（Antecedent Basis）となっている。 |
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■ 争点に関して：
528特許出願クレーム１とクレーム2のプレアンブルの”travel
trailer”を限定事項(limitation)をして解釈するべきか？
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■ PTABの判断
審査官は528出願のクレーム1の特徴は一般的なトラック用のトレーラー（冷凍トレーラー）に対するUS
Patent No. 4,049,311(Dietrich)に開示されているという理由で102条拒絶した。さらに、審査官はクレーム2の特徴はMcDougal(US
Patent No. 2,752,864)に開示されているという理由で102条拒絶した。PTABは審査官の判断を支持した。即ち、528特許クレーム1とクレーム2の”travel
trailer”は発明の使用目的を規定しているのみでクレームの限定(limitation)とは解釈しないと判断した。
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■ CAFCの判断
本事案のクレームにおいて一般的なTransitional
Phrase（Comprising等）は使われていないがa
travel trailerがプレアンブルである。プレアンブルでの文言は発明の意図された目的のみを記載している場合にはクレームの限定事項とは解釈されない。しかしながら、プレアンブルの文言がクレームの本体部の先行詞（Antecedent
Basis）として機能する場合には限定事項と解釈する。
We
treat the effect of preamble language as a claim construction issue. Arctic
Cat Inc. v. GEP Power Prod., Inc., 919 F.3d 1320, 1327 (Fed. Cir. 2019).
“Preamble language that merely states the purpose or intended use of an
invention is generally not treated as limiting the scope of the claim.” Bicon,
Inc. v. Straumann Co., 441 F.3d 945, 952 (Fed. Cir. 2006). However, “the
preamble constitutes a limitation when the claim(s) depend on it for antecedent
basis.” C.W. Zumbiel Co., Inc. v. Kappos, 702 F.3d 1371, 1385 (Fed.
Cir. 2012) (citing Catalina Mktg. Int’l, Inc. v. Coolsavings.com, Inc.,
289 F.3d 801, 808 (Fed. Cir. 2002)).
上記のようにa travel
trailerはクレームの限定事項(limitation)であり構造（居住空間を備えたもの）を意味するので、引例に開示された輸送用のトレーラー（トラック用のトレーラー）とは構造的に異なる。家（居住空間）と倉庫（収納空間）は異なるのと同様である。
Second,
the Board found that Miller’s ex-planation that recreational vehicles and
travel trailers have living space rather than cargo space is a statement of
intended use. Id. at *4. These fact findings are not supported by
substantial evidence. Towability is a structural difference, not an intended
use. A living area is likewise a structural requirement.
Based
on the extrinsic evidence, we conclude that a “travel trailer” is a specific
type of recreational vehicle and that this term is a structural limitation of
the claims. There is no dispute that if “travel trailer” is a limitation,
Dietrich and McDougal, which disclose cargo trailers and shipping compartments,
do not anticipate. Just as one would not confuse a house with a warehouse, no
one would confuse a travel trailer with a truck trailer. We therefore reverse
and remand for further proceedings consistent with this opinion.
上記理由によりPTABの審決を破棄差し戻しとする。
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REFERENCE
Arctic Cat Inc. v.
GEP POWER PRoducts
Fed. Cir. 2019-03-26
http://www.tatsuoyabe.aki.gs/Arctic%20Cat%20In.%20v.%20GEP%20Power%20CAFC%202019-03-26.htm