USPTO's

First Inventor to File - Proposed Rules

35 U.S.C. 102

Under the America Invents Act

First-Inventor-to-File

The First Inventor to File (FITF) provisions transition the U.S. to a first-inventor-to-file system from a first-to-invent system. The FITF provision includes a 1-year grace period. Specifically, prior art disclosures made publicly available one year or less before the effective filing date can be overcome by applicant showing (1) the prior art disclosure was by another who obtained the disclosed subject matter from the applicant (a deriver), see 102(b)(1)(A), or (2) the applicant or a deriver publicly disclosed the subject matter before the date of the prior art disclosure, see 102(b)(1)(B). The effective filing date for a claimed invention in an application now includes the filing date of a prior foreign application if applicant is entitled to foreign priority and thus, in this situation, the 1-year grace period will be measured from the foreign priority date claimed. A prior disclosure of the invention which is publicly available more than one year before the effective filing date of an application continues to be a statutory bar. Prior public use or sale is no longer limited to the U.S. For prior art purposes, U.S. patents and patent application publications are available as prior art as of any foreign priority date, provided that the subject matter being relied upon is disclosed in the foreign priority application. Applicants can now rely on common ownership or joint research agreement provisions to overcome rejections under 35 U.S.C. 102. In addition, derivation proceedings are established in place of interference proceedings for FITF applications and patents. The FITF provisions take effect on March 16, 2013. 35 U.S.C. 102 and 103 in effect before March 16, 2013 will apply to applications filed before March 16, 2013, and continuations and divisionals of such applications. 35 U.S.C. 102 and 103 in effect on March 16, 2013, will apply to any application that ever contains a claim that has an effective filing date on or after March 16, 2013. 35 U.S.C. 102(g) in effect before March 16, 2013, will apply if the application ever contains a claim that has an effective filing date before March 16, 2013.

copied from http://www.uspto.gov/aia_implementation/patents.jsp#heading-10

July 30, 2012

Summarized by Tatsuo YABE

First Inventor to File

先発明者による先願主義

102条及び103条

2013年3月16日以降に優先日を持つ全ての米国出願に適用

Changes to Implement the First Inventor to File Provisions of the Leahy-Smith AIA (America Invents Act):

Proposed Rules:

規則改定に関わる背景と要旨：

2011年9月16日に成立したAIA（America Invents Act）は、従前の先発明主義に基づく審査システムを発明者による先願主義の審査システムに変更することとした。

AIAは以下の重要な改訂を行った。

（１） 米国出願（或いは米国特許）の有効出願日（優先権の基礎となる外国出願の出願日、PCT出願の場合は公開言語に関係なくPCT出願日、など）でもって引例の地位が確立する；

（２） 従前の米国領土内における公知公用或いは販売という地理的制限を排除した；

（３） 従前の同一人所有、或いは、共同研究（開発）の合意に基づく例外規定（同一出願人と見做す）を103条のみではなく102条にも適用することにした；

（４） 発明法定登録の制度を廃止した。

注記：

（A）

発明者あるいは共同発明者（或いは発明者から直接或いは間接的に発明を取得した者）による有効出願日の前の（発明主題の）開示で、当該開示が有効出願日の１年より前のものである場合には、米国特許法102条(a)(1)に対する例外規定である102条(b)(1)を適用できない。因みに102条(b)(1)は1年間のグレースピリオドの根拠条文である。

（B）

米国出願において、2013年3月16日或いはそれ以降に有効出願日を持つクレームが一つでも存在することになれば、出願クレーム全体に対して新法（AIAに基づく102条と103条）による審査が行われる。

（C）　

上記（B）において、当該有効出願日（3月16日或いはそれ以降）を持つクレームの全てが仮にキャンセルされたとしても一旦、新法（AIA）で審査が行なうことになった米国出願は新法（AIAに基づく102条と103条）における審査が継続される。　

（D）

上記（C）の状態になった米国出願（3月16日或いはそれ以降の有効出願日に該当するクレームが全てキャンセルされた米国出願）からの継続出願、分割出願、或いは、一部継続出願にも新法（AIAの102条、103条）が適用される。

（E）

米国出願自体にはAIA（新法）が適用されることになっても、当該出願に２０１３年３月１５日以前の有効出願日を備えたクレームがひとつでもある場合には、１０２条（ｇ）項のインターフェランス手続きに関してはPre-AIAの102条（g）項がクレーム毎に適用される。　102条（g）項はinterferenceに関わる手続きであり、実務ではほとんど遭遇しない。

規則案の概要：

先発明主義から発明者による先願主義への移行するうえでAIAは米国出願の有効出願日（外国出願より優先権を主張する場合にはその最先の出願日）を判断基準とした。　このように有効出願日が極めて重要な起算日となる。　依って、有効出願日を証明するために、優先権証明書（外国出願が基礎出願の場合）の提出を義務づけることを規則1.55条におい定めた。

さらに、規則1.55条(a)(4)、1.78条(a),(c)項において、それぞれ2013年3月15日以前の外国出願、仮出願、米国出願を基礎出願とする場合であっても、同日および同日以降に有効出願日を備えたクレームを追加する場合、或いは、既に追加した場合にはその旨を特許庁に通知する義務を課した。　これら規則の制定趣旨は審査官に新法（AIAに基づく102条、103条の適用なるか否か）を判断させるという負荷を軽減し、この移行期の審査を促進するためである。

さらに、AIAの特許法102条(b)項において特許法102条(a)項の適用例外を規定したことに対応し、出願人による宣誓内容に関する規則1.130が新たに制定された。

2012年10月5日まで特許庁（PTO）はパブリックコメントを受け付ける。

************************************

以下規則（案）の抄訳：

（詳細或いは不明点に関しては原文を確認されたい）

First Inventor to File Proposed Rules:

http://www.uspto.gov/aia_implementation/first-inventor-to-file_proposed_rules.pdf

Examination Guidelines

http://www.uspto.gov/aia_implementation/first-inventor-to-file_proposed_examination_guidelines.pdf

Ø Rule 1.9 (d)(1) - Definition

Ø Rule 1.9 (d)(1) , (d)(2), (e), &, (f)

本規則における「発明者」、「共同発明者」、「共同開発の合意」の意味合いが規定されている。

Ø Rule 1.53

PCT出願日を米国特許出願日とする。

Ø Rule 1.55

外国出願からの優先権主張：

(a)

米国特許出願は、一つ或いは複数の外国出願から優先権を主張できる。

(a)(1)

優先権の基礎となる外国出願日から一年或いはそれ以内に米国出願されなければならない。

(a)(2)

外国出願から優先権を主張する場合には、出願データシートにそれを記録するとともに、優先権証明書を提出しなければならない。　優先権証明書は外国出願日から16か月以内あるいは米国出願日より4か月の遅い日以内に提出されなければならない。 (i) 但し、上記は意匠出願には適用されない。

(a)(3)

PCT出願からの米国への国内移行の場合には優先権証明書の提出期限はPCT規則に準ずる。

(a)(4)

2013年3月15日以前の外国出願から優先権を主張する同日以降の米国出願において、2013年3月16日或いはそれ以降の有効出願日を有するクレームを持っている、或いは、そのような有効出願日を有するクレームを持ったことがある場合には、当該米国出願日より4か月以内、PCT国内移行日より4か月以内、或いは、2013年3月16日以降に有効出願日を持つ出願から16か月以内のもっとも遅い日までに、米国特許の出願人はその旨（Statement）を特許庁に伝えること。

さらに、2013年3月15日以前の外国出願から優先権を主張する米国出願（3月16日或いはそれ以降）において、当該優先権の基礎となる外国出願には存在しない開示（米国特許出願のクレームにはない）がある場合には、当該米国出願日より4か月以内、PCT国内移行日より4か月以内、或いは、優先権の基礎となる外国出願から16か月以内のもっとも遅い日までに、米国特許の出願人はその旨（Statement）を特許庁に伝えること。

★★ Discussion of specific rules

規則1.55(a)(4)はどのクレームが2013年3月16日或いはそれ以降の有効出願日を有するかを特定することを出願人に要求していない。　或いは、3月16日以後の米国出願の明細書のどの部分の開示が3月15日以前に有効出願日を持つのかを特定することを要求していない。　要は、どのクレームが新法（AIA）に該当するのかをチェックすることでPre-AIAの審査か、新法（AIA）の審査をするべきかを審査官が判断するのでは審査効率を極端に下げることになるので、その点に関しては、出願人側がアシストすることがベストであるという発想に基づき本規則が制定された。

********************************

(c)

上記(a)(2)において期限を渡過した場合であっても、優先権証明書、規則1.17（t）に基づく費用、及び、(a)(4)で規定する期限から実際に優先権主張の手続きをした日までの遅れは出願人が意図したものではないという陳述（Statement）を伴い嘆願書（petition）を提出することで優先権の主張が認められるであろう。

(d)(1)

上記セクションにおける「優先権証明書」は以下の手法によっても提出したことと理解される。　即ち、出願人が米国特許庁に対して、優先権書類交換プログラムに加盟している諸外国の特許庁から当該優先権証明書を入手することを依頼し、米国特許庁がそれを所定期限内に当該諸外国の特許庁より入手することができればOKである。

(d)(2)　

当該交換プログラムの加盟国以外から入手する場合には、・・・（略する）。

(e)(1)　

上記いずれの場合において、米国特許出願が係属している間、或いは、米国特許が発行される前までに優先権の主張と優先権証明書の提出を完了しなければならない。

以下略す。

Ø Rule 1.71

出願書類において共同開発の合意者の名前を記載しても良い。　明細書を補正して記載することも可能。

Ø Rule 1.78

(a)

119(e)項に基づき、仮出願から優先権を主張し、米国出願する場合（意匠出願を除く）：

(a)(1) 略す。

(a)(2) 略す。

(a)(3)

米国仮出願から優先権を主張し、米国本出願をする場合には、本出願において、当該仮出願を特定する情報を記載しなければならない。

2013年3月15日以前の仮出願から優先権を主張する米国本出願、或いは、PCTから米国国内移行出願（3月16日或いはそれ以降の出願）において、3月16日以降に有効出願日を備えたクレームを持つ場合、或いは、そのようなクレームがあった場合には、本願の出願人は米国出願日から4か月、国際出願の国内移行日の4か月、或いは、仮出願日より16か月（或いは3月16日以降に有効出願日を持つクレームが追加されてから16か月）の何れか遅い日までにその旨（Statement）を特許庁に伝えること。

さらに、2013年3月15日以前の仮出願から優先権を主張する米国出願（3月16日或いはそれ以降）において、当該優先権の基礎となる仮出願には存在しない開示（米国特許出願のクレームにはない）がある場合には、当該米国出願日より4か月、PCT国内移行日より4か月、或いは、優先権の基礎となる仮出願から16か月のもっとも遅い日までに、米国特許の出願人はその旨（Statement）を特許庁に伝えること。

★★Discussion of specific rules

規則1.78(a)(3)はどのクレームが2013年3月16日或いはそれ以降の有効出願日を有するかを特定することを出願人に要求していない。　或いは、3月16日以降の米国出願の明細書のどの部分の開示が3月15日以前に有効出願日を持つのかを特定することを要求していない。　要は、どのクレームが新法（AIA）に該当するのかをチェックすることでPre-AIAの審査か、新法（AIA）の審査をするべきかを審査官が判断するのでは審査効率を極端に下げることになるので、その点に関しては、出願人側がアシストすることがベストであるという発想に基づき本規則1.78(a)(3)が制定された。

(a)(4)

上記期限以内に優先権の基礎となる仮出願を記載できない場合には、本規則セクション（b）項の例外を除いて、優先権は無効となる。

(a)(5)

優先権の基礎となる米国仮出願が非英語でなされ、仮出願の係続中に英訳が提出されていない場合には、当該仮出願の英訳と当該英訳が正確であるというstatementを提出すること。　尚、当該英訳とStatementの提出期限は特許庁が決定し、通知する。

当該英訳とStatementは仮出願が係属（出願後1年間）している段階で提出しても良い。

(b)

本セクションの(a)(3)で要求される優先権の基礎となる仮出願の情報(reference：関連性)を本出願の明細書で記載せず、上記(a)(4)で規定する期限を渡過した場合であっても、米国出願が係属している間に、当該仮出願の情報(reference：関連性)を本出願の明細書で特定し、期限を渡過したという事実は出願人の意図に反し発生したという場合（出願人が意図的に遅らせたのではないという場合）には、当該仮出願から優先権を主張することが可能となるであろう。　このように出願人の意図に反して遅れたことによる救済を受けるには、優先権の基礎となる仮出願を特定する情報、1.17（t）に基づく費用、及び、本規則(a)(4)で規定する期限から実際に優先権主張の手続きをした日までの遅れは出願人が意図するものではなかったという記載（Statement）を伴い、嘆願書（Petition）を提出することが必要である。

(c)

米国特許法120、121条、或いは、365［c］に基づき、先の米国出願、或いは、PCT出願から優先権を主張する：

(c)(1)

略す。

(c)(2)

・・・（一部省略）・・・・

後の米国出願において、それが先の米国出願或いは国際出願の継続出願、分割出願、或いは、一部継続出願であるのかという関連性を記載しなければならない。　

2013年3月16日あるいはそれ以降の米国出願であって、3月15日以前の米国出願から優先権を主張するもので、且つ、同日或いはそれ以降の有効出願日を有するクレームを持つ場合、或いは、そのようなクレームを持ったという場合には、後の米国出願の出願人は、次の期限のもっとも遅い日までに当該情報（3月16日或いはそれ以降に有効出願日を持つクレームがある、或いは、あった）を特許庁（PTO）に伝えること：

後の米国出願の出願日から4か月；　国際出願から米国へ国内移行する移行日から4か月；　先の米国出願の出願日から16か月；　或いは、3月16日あるいはそれ以降の有効出願日を持つクレームが最初に追加された日。

また、2013年3月16日あるいはそれ以降の米国出願であって、同日以前の米国出願から優先権を主張するもので、且つ、同日或いはそれ以降の有効出願日を有するクレームを持たない場合であっても、当該優先権の基礎となる出願に存在しない開示がある場合には、後の米国出願の出願人は、次の期限のもっとも遅い日までに当該情報（3月15日以前の基礎出願にはない開示を有すること）をPTO伝えること：

後の米国出願の出願日から4か月；　国際出願から米国へ国内移行する移行日から4か月；　或いは、先の米国出願の出願日から16か月。

★★ Discussion of specific rules

規則1.78(c)(2)はどのクレームが2013年3月16日或いはそれ以降の有効出願日を有するかを特定することを出願人に要求していない。　或いは、3月16日以後の米国出願の明細書のどの部分の開示が3月15日以前に有効出願日を持つのかを特定することを要求していない。　要は、どのクレームが新法（AIA）に該当するのかをチェックすることでPre-AIAの審査か、新法（AIA）の審査をするべきかを審査官が判断するのでは審査効率を極端に下げることになるので、その点に関しては、出願人側がアシストすることがベストであるという発想に基づき本規則が制定された。

(c)(3)

略す。

(c)(4)

略す。

(c(5)

略す。

(d)

本セクションの(c)(2)で要求される優先権の基礎となる米国出願或いは国際出願の情報(reference：関連性)を本出願の明細書で記載せず、上記(c)(3)で規定する期限を渡過した場合であっても、米国出願が係属している間に、当該120、121、365［c］条に基づく基礎出願の情報(reference：関連性)を本出願の明細書で特定することが遅れたことは出願人の意図することではなかった場合には、当該基礎出願から優先権を主張することが可能となるであろう。　このように出願人の意図に反して遅れたことによる救済を受けるには、優先権の基礎となる基礎出願を特定する情報、1.17（t）に基づく費用、及び、本規則(c)(3)で規定する期限から実際に優先権主張の手続きをした日までの遅れは出願人が意図するものではなかったという記載（Statement）を伴い、嘆願書（Petition）を提出することが必要である。

(e)

略す。

(f)

略す。

Ø Rule 1.104：　審査手続き

**********************************

(c)(4)(i)

有効出願日までに、出願人が米国特許法102条(a)(2)の引例とクレームされた発明は同一人に所有されていた、或いは、同一人に譲渡する義務にあったことを陳述（Statement）することによって、102条(b)(2)(C)で規定する同一人に所有されたと理解される。

(c)(4)(ii)

有効出願日までに、出願人が以下の要件を満たすことによって、米国特許法102条(a)(2)の引例とクレームされた発明とは、102条(c)項の共同研究の合意に基づき102条(b)(2)(C)で規定する同一人に所有されたと理解される。　即ち、出願人は、有効出願日の前に共同研究の合意があり、引例とされるものと、クレームされた主題とは当該共同研究の合意の基に生成されたものであるということを陳述する。　さらに、明細書を補正し、共同研究に合意した相手側の名前を記載する。

(5)(i)

2013年3月16日前に有効である102条(e),(f),(g)項の基に引例となる主題と、2004年12月10日以降に権利化された特許或いは出願でクレームされた主題は、出願人が、発明がなされた時点において同一人に所有、或いは、同一人に譲渡する義務下にあったことを陳述（Statement）することによって、2013年3月16日以前に有効である103条（ｃ）項に鑑みて同一人に所有されていると理解される。

(5)(ii)　

出願人が以下の要件を満たすことによって、2013年3月16日前に有効である102条(e),(f),(g)項の引例とクレームされた発明とは、103条(c)(2)項の共同研究の合意に基づき、103条(c)で規定する同一人に所有されたと理解される。　即ち、出願人は発明がなされた時点において、共同研究の合意があり、引例とされるものと、クレームされた主題とは当該共同研究の合意の基に生成されたものであるということを陳述する。　さらに、明細書を補正し、共同研究に合意した相手側の名前を記載する。

(6)

2004年12月10日以前に発行された米国特許は1999年11月28日に有効となった103条（ｃ）項の規定に準ずるものと理解する。

Ø Rule 1.109

(a)

再発行出願を除いて、「有効出願日」とは以下のうちの最先の日を意味する：

(a)(1)

発明主題に関わるクレームを備えた米国特許或いは米国特許出願の出願日そのもの；　或いは、

(a)(2)

米国特許或いは米国特許出願の優先権の基礎となる特許出願（119,120、121、或いは365条に基づく出願）の出願日。

(b)

再発行出願の有効出願日（略す）

Ø Rule 1.110

2人以上の発明者が出願に記載されている場合に、各クレームに対する発明者および所有者をPTOが確認する場合がある。

Ø Rule 1.130

(a)

出願或いは再審査において出願人或いは特許権者は宣誓書を提出し、以下を証明することができる：

(a)(1)

拒絶の根拠となっている開示は発明者あるいは共同発明者によるものである；　当該開示の前に当該発明主題が発明者あるいは共同発明者によって既に公表されている；　或いは、拒絶の根拠となる開示を含む特許或いは特許出願が有効に出願される前に発明者あるいは共同発明者によって既に公表されていること；

(a)(2)

拒絶の根拠となっている開示は発明者あるいは共同発明者から直接或いは間接的に入手した者による；　当該開示の前に当該発明主題を発明者あるいは共同発明者から直接あるいは間接的に入手した者によって公表されている；　或いは、拒絶の根拠となる開示を含む特許或いは特許出願が有効に出願される前に発明者あるいは共同発明者から直接あるいは間接的に入手した者によって公表されていること；

(b)

上記(a)(1)で規定するように、拒絶の根拠となっている開示が発明者あるいは共同発明者によるものである場合には、その旨を記載した宣誓書を提出することで拒絶理由に対応可能である；

(c)

当該開示が発明者或いは共同発明者によるものではない場合には、発明者或いは共同発明者による先の公表の日を記載する上記(a)(1)に基づく宣誓書を提出することで対応可能であり、先の公表が刊行物である場合には、当該宣誓書に当該刊行物のコピーを添付すること、しかし先の公表が刊行物によるものではない場合には、当該公表が行われたことを示すための詳細な説明が必要である。

(d)

問題となる開示が発明者あるいは共同発明者から直接あるいは間接的に入手したる者による場合には、(a)(2)に基づく宣誓書で、発明者あるいは共同発明者が当該開示に対する真の発明者であること、及び、問題となる開示を冒認者（開示したる者）に直接或いは間接的に伝えたことを宣誓することで拒絶理由に対応可能である。

(e)

問題となる開示が発明者あるいは共同発明者から直接あるいは間接的に入手したる者によるものではない場合に、当該開示の前に発明者或いは共同発明者より直接或いは間接的に入手したる者による開示（先の開示）があった場合には、(a)(2)に基づく宣誓書で、発明者あるいは共同発明者が当該先の開示に対する真の発明者であること、及び、当該先の開示を冒認者（開示したる者）に直接或いは間接的に伝えたことを宣誓することで拒絶理由に対応可能である。

先の開示が刊行物である場合には、当該宣誓書に当該刊行物のコピーを添付すること、しかし先の開示が刊行物によるものではない場合には、当該先の開示が行われたことを示すための詳細な説明が必要である。

(f)

問題となる開示（拒絶の根拠となる）が有効出願日の1年より前のものである場合には、本セクションで規定された宣誓書による拒絶理由への対応はできない。　（以下略す）

(g)

本セクションの規則は以下の要件を満たす米国特許出願或いはそれから権利化された米国特許に適応される：

(g)(1)

2013年3月16日或いはそれ以降に有効出願日を持つクレームを含む米国出願；　或いは、

(g)(2)

2013年3月16日或いはそれ以降に有効出願日を持つクレームを含む特許或いは特許出願（120、121、或いは365条c項に基づく出願）を参照している場合。

Ø Rule 1.131

2013年3月16日以前の米国出願（或いは米国特許）、あるいは同日以前の出願日を持つ出願から優先権を主張する米国出願（或いは米国特許）に適用する規則であり、所謂、Swearing-Backと称し、引例の有効日の前に発明が為されていたことを立証することで問題となる先行技術（引例）の地位を否定する現行の手法に関する規則である。　2013年3月16日或いはそれ以降に有効出願日を持つ米国出願には適用されない。

（詳細は省く）　

本施行規則（案）に対するパブコメは10月5日まで受け付け。

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