規則1.78 (f) 

発明者の一人が共通する米国特許出願或いは米国特許：

1.78(f)(1)(i)

出願人は、米国出願が許可されていない場合には(*1)、以下の条件全てを満たす係属中の米国特許出願あるいは米国特許を明細書とは別の書面で、その出願番号、或いは、特許番号を通知しなければならない：

(*1) Notice of Allowanceが郵送されたか否かで判断（Fed Reg/vol.72, Ag 21 2007) Pg 46735 (see 4^th paragraph on left column)

(A) 米国出願(NPA:　Non-Provisional Application)の“出願日”が、他の継続する、或いは、権利化された米国出願の“出願日”(*a)と同じか或いはその違いが2ヶ月以内である；　但し、ここで言う“出願日”とは実際の米国出願日、外国出願の優先日、米国特許法に定める利益の基礎となる先の仮出願及び通常出願の出願日を考慮に入れなければならない；

(B)　少なくとも一人の共通の発明者を有する；　及び

(C)　同一人に所有されるか、同一人に譲渡する義務がある場合；           

【例１】 (*a)

NPA1=通常米国出願１;  発明者A、B；　K社に譲渡

NPA2 = 通常米国出願２；　発明者B、C；　K社に譲渡

JP1=優先権の基礎となる日本出願１ JP2=　優先権の基礎となる日本出願２

PA2=　優先権の基礎となる米国仮出願２

NPA 1----JP1---------NPA1-----à  

NPA 2--------JP2---PA2-------NPA2-------- >

以下のチェックができるシステムの構築或いはマンパワー要！

(1) JP1 & JP2 -- が同一或いは2ヶ月以内？

(2) JP1 & PA2 -- が同一或いは2ヶ月以内？

(3) JP1 & NPA2 -- が同一或いは2ヶ月以内？

(4) NPA1 & JP2 -- が同一或いは2ヶ月以内？

(5) NPA1 & PA2 -- が同一或いは2ヶ月以内？

(6) NPA1 & NPA2 -- が同一或いは2ヶ月以内？

上記（１）〜（６）のチェックでひとつでも該当するものがあればNPA1およびNPA2で米国特許庁に通知する必要あり。

【例２】

上記でNPA2がK社とS社に譲渡されている場合？

1.78(f)(1)(i)(C)の要件を満たさないので特許庁に通知する必要なし。

【例3】

上記でNPA2の発明者がCとDである場合；

1.78(f)(i)(B)の要件を満たさないので特許庁に通知する必要なし。

【例3】

上記でNPA2の発明者がCとDである場合?

1.78(f)(i)(B)の要件を満たさないので特許庁に通知する必要なし。

【例4】

上記NPA1で既にNotice of Allowanceが発行されている場合？

NPA1においてNPA２を通知する必要はない；

NPA2においてはNPA1を通知する必要はある（但し、NPA2ではNotice of Allowanceが発行されていない場合）

(see 左コラム下から11-4行目: Fed Reg Vo. 72/ Aug 21 2007 , pg46735)

1.78(f)(1)(ii)

上記(f)(1)(i)の特定は、以下に定める期限の最も遅い期限内にされなければならない：

(A)　米国出願の出願日より4ヶ月以内；

(B)　371条(b)又は(f)に基づき国内移行が開始された日から4ヶ月、或いは、371条に基づき国内移行された日から4ヶ月以内；　又は、

(C)　上記以外の米国出願で(f)(1)(i)の特定を要求する出願受理書の郵送日から2ヶ月以内；  

⇒Also see left column on page 46717 of Fed. Reg.

1.78(f)(2)(i)

以下の条件が全て満たされる場合には、米国出願は、他の米国出願あるいは米国特許と特許性を識別できないクレームを少なくとも一つ有しているという推定（反証可能）が働く：

(A) 米国出願の“出願日”が、他の継続する米国出願、或いは、米国特許の“出願日”と同じである；　但し、ここで言う“出願日”とは実際の米国出願日、外国出願の優先日、米国特許法に定める利益の基礎となる先の仮出願及び通常出願の出願日を考慮に入れなければならない；  

筆者注：1.78(f)(1)(i)(A)で定める”taking into account any…”と同一の文言

筆者注：米国出願日の比較だけではなく、1.78(f)(1)(i)の【例１】で示す出願日の比較が必要である。

(B)　少なくとも一人の共通の発明者を有する；　

(C)　同一人に所有されるか、同一人に譲渡する義務がある場合；　及び

(D)　これらの明細書に実質的に重複する記載がある；　ここで“実質的に重複する記載”とは両明細書に米国出願明細書の少なくとも一つのクレームを112条第1パラグラフの規定を満たすための記載が存在する場合を言う；

1.78(f)(2)(ii)

上記(f)(2)(i)の条件を満たす場合には、その米国出願が許可されていない限りは、以下で規定するアクションを(f)(2)(iii)で定める所定の期限内に実施しなければならない：

(A)     推定に反証する（特許的に識別しうるクレームしか存在しないことを立証する）；

(B)     1.321(c)で定めるターミナルディスクレーマーを提出する、さらに、他の一つ或いはそれ以上の米国出願が特定されている場合に出願人は、何故少なくとも一人の共通発明者がおり、同一人に所有或いは所有される義務がある特許性を識別できないクレームを有する2つ以上の米国出願があるのか、その理由を説明しなければならない。  

筆者注：

ターミナルディスクレーマーの提出のみでは対応不可！そもそも規則1.78(f)(2)に該当し、庁に通知を要する米国出願はその殆どの場合に米国出願日が同じなのでTDのみの対応は全く意味をなさない！　”理由の説明”を要求するのは、そもそも特許性を識別できないクレームが複数の出願（即ち複数の米国特許）に存在することを否定（禁止）するという本規則の立案趣旨に基づくためです。(see mid column on pg 46718, mid column on pg 46761 & comment 125 on pg 46782 Fed Reg Vol. 72, No 161 Aug 21 2007)  

1.78(f)(2)(iii)

上記(f)(2)(i)で定める条件を満たす場合で上記(f)(2)(ii)のアクションを必要とする場合には以下に定める期限のうち最も遅い期限内に実施されなければならない：

(A)　米国出願の出願日より4ヶ月以内；

(B)　371条(b)又は(f)に基づき国内移行が開始された日から4ヶ月、或いは、371条に基づき国内移行された日から4ヶ月以内；　

(C) 係属中の米国出願あるいは米国特許と特許性を識別できないクレームが提示された日；　又は、

(D)　係属中の米国出願あるいは米国特許のうちで最初のものの出願受理書の郵送日から2ヶ月以内；

⇒Also see left column on page 46717 of Fed. Reg.

1.78(f)(3)

何故、同一人に所有或いは所有される義務がある特許性を識別できないクレームを有する2つ以上の米国出願があるのか、その理由を十分に説明できない場合、米国特許庁はそのクレームを一つの出願を除いてそれ以外の出願から削除するよう要求できる。

筆者注：

Fed Reg Pg 46736 Mid columnによると十分な説明(1.78(f)(2)(ii)の”理由の説明”を満たす）の例として先出願で一旦クレームが許可されたが審査官によって許可通知が取り下げられた場合に、出願人が継続出願によって同じクレームを提示する場合が例示されている。