2012年08月13日に以下のAIA関連の規則（FINAL RULES）が特許庁のHPで公開されました。

１．  Inter Partes Review Proceeding, PGR (Post Grant Review),

２． Inventor’s Oath or Declaration,

３．  Supplemental Exam and Revised Reexam Fees,

４．  Office Patent Trial Practice Guide,

５．  Rules of Practice for Trials before PTAB and Judicial Review of Decisions,

６．  Transitional Program for Covered Business Method Patent,

上記の規則の中で米国特許出願業務に関わる者にとって、もっとも注目されたのが、発明者の宣誓書に関する最終規則であり、当該規則の概要は以下の通り：

一言で言うならば、先般公開された規則(案)に対する多数の反対意見に鑑み、PTOは先般の規則案を大幅に改訂し、出願人により活用しやすい最終規則にした。

（１）　ややこしい規則1.47を削除：

前回提案された規則1.47（発明者にサインをもらえない場合に発明者に代わってサインできる人とサインをもらえないことを証明するための理由書の書き方を規定していたが、現行の規則を大幅に簡略したものではなかった）を削除した。

今回の改訂(最終規則）によって、たとえば4人の共同発明者による特許出願の場合に、2人が宣誓書にサインを拒否する場合には、サイン可能な発明者にはPTOのフォーム１、（発明者一人づつに個別の宣誓書が必要）を使用し、サインを拒む2人の発明者にはPTOのフォーム２ (Substitute Statement )、 (サインを拒む発明者一人ずつ個別のSubstitute Statementが必要）を使用することで従来のように規則1.47に基づく諸事情を説明し、その証拠を提出する必要が一切なくなります。

★尚、上記フォーム2は、譲受人、譲受る義務下にある人、利益享受者、法的継承人、共同発明者の何れかがサインをすることで対応可能。

（２）譲受人による出願を許可、但し、後で発明者による宣誓書提出要：

規則1.46で発明者に代わって譲受人或いはそのような義務下にある者が出願することを許容した。　然しながら、そのような出願であっても許可可能通知に記載された期限までに発明者による宣誓書を準備し、PTOに提出しなければならない（規則1.53(f)(3)(ii)）。

★　9月16日以降の米国出願は、出願時は発明者の宣誓書なしに出願（但し、Application Data Sheetに発明者の名前、住所、優先権出願の情報を含むその他詳細情報の記載要）が可能となるが、権利化される前までに結局は発明者による宣誓書が必要となるので、出願から2〜4年も先に発明者にサインをもらうのは出願時にもらうよりも困難になる可能性があるので、出願時あるいは出願後速やかに発明者による宣誓書を提出することが懸命であると思料します。

（３）宣誓項目は２つのみ：

さらに、発明者による宣誓書（フォーム１）で宣誓する項目（Statement）が（１）真の発明者である、（２）特許出願書類は発明者によって、或いは、発明者の許諾のもとに作成されたという2項目に変更されている（規則1.63(3),(4)参照）。　しかし、規則1.63(c)において宣誓するものは明細書の内容を理解し、IDSの開示義務をしていないとサインできないと記載している。　

⇒　PTOのフォーム１を参照のこと。 ★　上で述べたように、発明者ごとに個別の宣誓書にサインが必要。　例）発明者が3人の場合には3枚の宣誓書が必要。

（４）譲渡書類を宣誓書と兼用可能：

さらに、規則1.63(e)(1)によって、発明者の宣誓項目を追加することで、譲渡書面が宣誓書の機能をすることが規定されている。

（５）発明者死亡、法的無能力、サイン拒否、連絡不通の場合の対応を規定：

さらに、規則1.64で、(i) 発明者が死亡(規則1.43)、(ii) 法的無能力者になった場合（規則1.45）、(iii) サインを拒否する場合（規則1.63）、或いは、(iv) 発明者と連絡が取れない場合の出願手続きが規定されており、発明者に代わって代替書類(Substitute Statement：PTOのフォーム2)にサインする者の名前、発明者との関係、発明者の代わりに代替書類にサインをする理由を記載する(★　上記,(i),(ii),(iii),(iv)の何れに該当するかを記載するのみ)必要がある。しかし発明者に代わって代替書類にサインをする者（★　譲受人、譲受る義務下にある人、利益享受者、法的継承人、共同発明者の何れか）は、明細書の内容を理解し、IDSの開示義務を知っていなければならない。　さらに、代替書類において故意に偽りをする者は、罰金、懲役刑、或いはその両方が科せられるかもしれないということを認知しているというStatementを代替書類に記載することが義務付けられている。  

（６）　発明者情報の訂正：(9月16日追加）

規則1.48 の改訂により、発明者の情報に間違いがある場合には、従来よりも容易に訂正できる。

(i) 従来のようなＰｅｔｉｔｉｏｎは不要！

(ii) 発明者の記載を間違えたのは意図的ではなかった(騙す意図はなかった）というＳｔａｔｅｍｅｎｔを書く必要なし。

(iii)　130ドルの支払い、ＡＤＳ(Application Data Sheet）で訂正する。

(iv)　発明者が増える場合には宣言書を追加する。

（７）　宣言書サイン後の出願書類の補正：(9月16日追加）

規則1.52(c)の改訂により、発明者から宣言書にサインをもらった後でも出願書類(明細書・クレーム・図面）を補正可能。

⇒　宣言書サイン後に出願書類の補正を禁止する規則10.23(c)(11)を廃止。

（８）施行日：

尚、Oath/Declarationに対する最終規則は2012年9月16日以後の米国出願に適用される。

★　通常の米国出願に関しては最終規則の施行日は明瞭（即ち、2012年9月16日以後の米国出願）である。

★　PCT出願に関してはPCT出願日が旧の宣誓書(9月15日までの現行の宣誓書）を使用するか、新規宣誓書を使用するかの決定要因となる。　⇒　Federal Register /Vol. 77 157/ Aug 14, 2012の48776の左コラム、下段参照。　

即ち、PCT出願において宣誓書が必要になるのは、米国国内移行時であるが、国内移行時が9月16日以降であるという理由で新規宣誓書を使うのではなく、PCTの出願日が2012年9月16日以降であるか否かで新・旧宣誓書の判断をする。　拠って、現時点（9月15日より前）で日本出願に基づきPCT出願をしており、2013年の終わりごろに米国へ国内移行をするとしても、それは旧の宣誓書（9月15日以前の宣誓書）を使用することになる。

⇒　解りやすい説明がPatentlyoにあります。

★　さらに、現在の移行期において、宣誓書の日付がいつであるかは問題ではなく、出願日が問題となる。　即ち、宣誓書の署名日が9月10日であっても出願日が9月16日であれば新規の宣誓書を使用しなければならない。　⇒　Federal Register /Vol. 77 157/ Aug 14, 2012の48802の中段参照

★　さらに、親出願で既に旧の宣誓書(Pre-AIA)を提出している場合であっても、継続出願（分割出願及びＣＩＰ）が9月16日以降となる場合には新しい宣言書(Post-AIA)で対応要(訂正：9月16日）。

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最終規則の内容の抜粋は以下：

詳細は以下のURLを参照のこと：

http://www.uspto.gov/aia_implementation/fr_inventor_oath.pdf

規則1.46：

譲受人、譲受人となる義務下にある人、あるいは、発明に対し十分な権利を有する者による出願

1.46(a)

譲受人、譲受人となる義務下にある人、あるいは、発明に対し十分な権利を有する者は、関連する事実と当事者の権利を維持するために出願をすることが必要であるということを証明することで、発明者の代理人として、特許出願をすることが可能である、

1.46(b)

米国特許法第111条に基づき特許出願を発明者以外が行う場合には、規則1.76に基づく出願データシートにて関連事実を記載しなければならない(一部略す)。

1.46(b)(1)

譲受人あるいは発明者より譲受けることになっている者によって出願される場合には、権利者であることを証明する書面を登録料の支払い期限前に登録すること；

1.46(b)(2)

発明に対する利害関係者(十分な権利を有する者)によって出願がされる場合には、(i) 規則1.17(g)に基づく費用、(ii)利害関係(十分な権利を有すること)を証明する証拠書類、 (iii)　当事者の利益を保守するためにそのような出願が必要であり、発明者を代表し、その代理人として、そのような出願が必要であるというStatement（記載）を伴うこと。

1.46 (c)

略す。

1.46(d)

たとえ、発明に対する部分的あるいは全ての権利が譲渡されていても、あるいは、そのような義務下にあったとしても、規則1.64の例外に該当する場合を除いて、宣誓書は真の発明者によってサインされなければならない。

1.46(e)

略す。

規則1.48

発明者の訂正に関する規定。

発明者に間違いがある場合には、従来よりも容易に訂正できる。

(i) 従来のようなＰｅｔｉｔｉｏｎは不要！

(ii) 発明者の記載を間違えたのは意図的ではなかった(騙す意図はなかった）というＳｔａｔｅｍｅｎｔを書く必要なし。

(iii)　130ドルの支払い、ＡＤＳ(Application Data Sheet）で訂正する。

(iv)　発明者が増える場合には宣言書を追加する。

規則1.52

言語、出願書類に関する書式規定。  

規則1.52(c)

発明者から宣言書にサインをもらった後でも出願書類(明細書・クレーム・図面）を補正可能。

⇒　宣言書サイン後に出願書類の補正を禁止する規則10.23(c)(11)を廃止。

規則1.53

出願番号、出願日、および、出願の完了

略す。

1.53 (f)　出願の完了：

1.53(f)(1)

本規則（ｂ）または（ｄ）に基づき出願日が付与された出願であって、出願費、調査費、あるいは、審査費を未払いの場合、或いは、本規則（ｂ）に基づき出願日が付与された出願であって、規則1.63、1.64、1.162、或いは、1.175に基づく発明者の宣誓書が不足している場合に、当該出願人が連絡先を明記している場合には、未払いの費用支払い、或いは、規則1.16（ｆ）に基づく費用支払いの通知が送達される。

1.53(f)(2)

但し、出願人が連絡先を明記していない場合には、出願の放棄を避けるためには、出願人は出願日より2ヶ月以内に未払いの費用を支払わなければならない。

1.53(f)(3)

本規則(f)(3)(i)、(f)(3)(ii)で規定する例外的な状況下においては発明者のサインを出願が許可される日まで遅らせることは可能であるが、規則1.53(b)に基づく出願における発明者の宣誓書は本規則(f)(1)、或いは、(f)(2)で規定された期日までに提出されなければならない。

1.53 (f)(3)(i)

略す。

1.53 (f)(3)(ii)

出願人は、真の発明者にサインされた規則1.63に基づく宣誓書、或いは、規則1.64に基づく代替のStatementを特許許可通知(Notice of Allowance)に記載された期日までに提出しなければならない。　期日までに提出されない場合には出願は放棄となる。　尚、特許許可通知に記載された期日は延長不可である。

規則1.55

外国出願からの優先権

規則1.56

IDSに関する規則

規則1.63

発明者による宣誓書

1.63(a)

規則1.64条の例外を除いて、発明者は宣誓書にサインしなければならない。　宣誓書は以下の内容を含むこと：

（１）  発明者の名前、

（２）  出願番号、

（３）  自分が真の発明者であると信じると記したStatement；

（４）  出願明細書は発明者自身あるいは発明者に権限を与えられた者によって作成されたと記したStatement；

⇒　米国特許庁で公開されたフォームを参照されたい：http://www.uspto.gov/forms/sb0001aia_preview.pdf

1.63(b)

規則1.76に基づく出願データシートに発明者の連絡先（発明者が通常郵便物を受け取る住所）が記載されていない場合には宣誓書にそれを盛り込むこと。

1.63(c)

宣誓する者は、クレームを含む明細書の内容を理解し、規則1.56に基づく情報開示義務を周知していない場合には宣誓書にサインすることはできない。宣誓書にサインをする者に対する最低年齢の要件はない。

1.63(d)(1)

規則1.63或いは規則1.64で提出された宣誓書或いはその代替書類は、継続出願、或いは、国際出願の段階で更新する必要はない。　但し、すでに提出された宣誓書或いはその代替書類のコピーを提出すること。

一部略

1.63(e)(1)

譲渡書類に発明者の宣誓書の内容を盛り込むことで譲渡書類に宣誓書の役割をさせることも可能である。　その場合には、本規則(a), (b)で規定する情報およびStatement（２つ）を盛りこみ、譲渡書類のコピーを本チャプター3章で規定するところに記録すること。

1.63 (e)(2)

1.63 (f)

略す。

1.63(g)

本規則の本セクションに基づく宣誓書は、規則1.66に基づきサインをするか、或いは、宣誓書の内容を故意に偽った場合には合衆国法典18章、1001条によって罰金か5年以下の懲役あるいはその両方の刑罰で処分されることを周知した上でサインしなければならない。

規則1.64

発明者による宣誓書の代わりとなるStatement (Substitute Statement：代替書類)：

1.64(a)

発明者が死亡、法的能力が欠如した場合、規則1.63に基づく宣誓書のサインすることを拒否する場合、或いは、正当な努力を支払っても発明者と連絡が取れない場合には、それぞれ、規則1.43、1.45、或いは、規則1.46に基づき規則1.63で規定する宣誓書の代替書類(Substitute Statement)を提出することが可能である。

1.64(b)

代替書類(Substitute Statement)は、規則1.63(a)の要件を満たすこと、すなわち、発明者を特定すること、代理でサインをする者を特定すること、代理署名者と発明者との関係、代理署名者の住所（出願データシートにある場合には不要）、規則1.63の代わりに代替書類にサインをする理由（発明者が死亡、法的無能力、連絡が取れない、サインを拒否する）、発明者の名前と最も最近まで解っていた発明者の住所（出願データシートにある場合には不要）を記載すること。

⇒　米国特許庁で公開されたフォームを参照されたい：http://www.uspto.gov/forms/sb0002aia_preview.pdf

1.64(c)

但し、発明者の代わりにサインをする者は、明細書の内容を理解し、規則1.56に基づくIDSの開示義務を周知していない場合にはサインをすることはできない。

1.64(d)

略す。

1.64(e)

代替書類には、その内容に故意の偽りがある場合には、合衆国法典18章第1001条に基づき罰金、5年以下の懲役、或いは、その両方が科せられることを周知しているいうStatementを盛り込むこと。

規則1.78

出願データシート

略す。