Final Rules:

Inter Partes Review

当事者系レビュー 

311条〜319条

2012年9月16日時点で付与後9ヶ月を経過した米国特許に適用。 

施行規則42条サブパートB

2012年8月14当事者系レビュー：IPR」に関する特許庁の規則42-B (Final Rules)が公開された。　概要は以下の通り：　

IPR制度を導入する目的は訴訟における多大なコストと時間を軽減しうる手続きを対特許庁で実施できるようにするためである。　IPRを開始するにあたり、IPR請求人（特許権者以外のもの）は新規性、進歩性に関わる理由を法的根拠とし、一つあるいはそれ以上のクレームを無効にするべく証拠と、手続き費用27,200ドル（無効を請求するクレーム数、20項までの場合：20項を超えるクレーム1項毎に600ドル）とともにIPRを申請可能である。　PTOは請求人の無効理由(証拠)によって、少なくとも一つのクレームが無効になるという合理的な妥当性がある(Reasonable Likelihood that at least one claim challenged is unpatentable)と判断した場合に、IPRを開始する。　尚、特許権者は一回の反論の機会（クレームの補正も可能）が保証されている。尚、当該手続きを遂行するにあたり、共通のトライアル規則が４２条で新規に設定されており、基本的にはIPR、PGR、CBMとも同様の規則が適用され限定的なディスカバリー、及び、口頭審理も可能である。　手続きが開始されてから基本的には１年で決着がつくようにスケジュールが組まれる（請求人と特許権者に対する応答期限が設定される）。　但し、正当な理由のある場合にはトータルで６ヶ月の期限延長が可能であり、その場合には１年という期間は遵守されない）　尚、PTOの審判部(PTAB)の最終判断に不服のある場合にはCAFCに控訴可能である。

PGRとの相違点は、IPRは2012年9月16日以降に全ての米国特許に対して適用されること、さらに特許発行後9ヶ月以降であること（またはPGR手続きの終了後）にIPRを請求できる。　さらに、PGRでは米国特許法に基づく全ての要件（但しベストモード要件はNG）が法的根拠となるのに対してIPRは新規性と進歩性のみが法的根拠で、無効に利用できる証拠は刊行物(特許含む)に限定される。　さらに、PGRを開始するための請求人側の立証責任は「More Likely Than Not…(MLTN)」であり、IPRを開始するための請求人側の立証責任は、「Reasonable Likelihood that the petitioner would prevail・・・(RL): 35USC314」である。

但し、IPR手続きが開始された後は、クレームを無効にするための立証責任は「証拠の優越性 (Preponderance of the Evidence) – “35 USC 316(e)”」であり、PGR手続き、及び、査定系再審査と同じである。

IPRに対する施行規則：　Rule 42 Subpart B:

(以下、要部のみ抜粋)

Ø Rule 42.100

IPRはトライアルであり施行規則42条のサブパートAに準ずる。クレームは明細書に鑑み妥当性のある最も広い解釈がされる。　IPRは期限延長（最長6ヶ月：審判部の特許裁判長により正当な理由があると認められるか、或いは、他の審理と併合する場合に審判部が許可する）のなき場合には通常1年以内に終結する。

Ø Rule 42.101

特許権者以外がIPRを請求できる。

但し、IPR請求人が既に民事訴訟（問題となる特許クレームの有効性が争点：　★　DJアクション）を提起している場合にはIPRを請求できない。　請求人が問題となる特許を侵害するという訴状を受けてから1年以上経過している場合にはIPRを請求できない。

Ø Rule 42. 102

特許発行後（又は再発行特許の発行後）9ヶ月以降に請求すること。　或いはPGR手続きが進行している場合にはその終結後に請求すること。

Ø Rule 42. 103

IPRの請求時に42条15（a）に規定された料金（27200ドル：無効請求の対象となるクレーム数、20項までの場合）を支払うこと。　　無効請求対象のクレームが20項を越えると超過クレーム1項毎に600ドルの超過費用が課せられる。

Ø Rule 42. 104

IPRの請求書面において特許の無効を請求するクレームを特定し、無効理由となる法的根拠を示し、無効を主張するクレームの構成を説明し、当該法的根拠に基づき無効理由（先行技術との関連性）を説明すること。　尚、無効理由の根拠となる先行技術(引例)には証拠番号を付し、無効理由となる箇所を特定すること。

Ø Rule 42. 105

IPR請求人は特許権者に請求書類及び証拠資料を送達すること。

Ø Rule 42. 106

IPRの請求書類に不備がある場合に、当該不備の通知後1ヶ月以内に不備が解消されない場合にはIPRの請求を受理しない。

Ø Rule 42. 107

特許権者は一度予備的な反論をする機会が与えられる。　証拠を添えて反論することも可能である。　IPRの請求が認められたことを示す通知（PTOが請求人の無効理由がRL” Reasonable Likelihood that at least one of the claims challenged is unpatentable”の基準を満たしていると判断した）が発行されて3ヶ月以内に応答すること。。　特許権者はIPR手続きの進行を促進するために、予備的な補正書を提出しないという対応も可能である。尚、審判部の許可を得ることなく、既に記録にある以外の新たな陳述を提出することはできない。　特許権者は予備的な反論をするときに補正クレームを提出できない。　特許権者は問題となるクレームをキャンセルすることはできる（★IPRをする意味がなくなり、IPRを終結できる）。　

Ø Rule 42. 108

PTOの審判部(PTAB)がRLの基準(Reasonable Likelihood that at least one of the claims challenged is unpatentable)を満たしていないと判断するとIPRの手続きは開始されない。

Ø Rule 42. 120

特許権者は請求人が無効を主張するクレームに関してのみ反論することができる。　当該反論の頁数は規則42.24の制限を受ける。　当該反論の期限は、特段の通知がない限りは、IPR手続きが開始された後、3ヶ月以内である。

Ø Rule 42. 121

特許権者は審判部(PTAB)に確認した後に、クレームを補正する機会が一度与えられる。　審判部より特段の指示がない場合には、クレームの補正書は、上記規則42.120に基づく反論の提出日かそれ以前に提出すること。　無効を主張されたクレームの無効理由を解消する目的でしかクレームを補正できない。尚、当該補正時に、クレームの拡大補正は許されない。　無効を主張されているクレームをキャンセルするか、或いは、それに対応する妥当な数の補正クレームを提示可能である。　しかし、無効を主張されている各クレームに対してひとつの補正クレームが妥当な数と推定される。　上記許容された1度の補正の機会を超えてクレームを補正することは審判部（PTAB)の許可がないとできない。　

Ø Rule 42. 122　– Multiple Proceedings

省略する。

Ø Rule 42. 123

請求人は審判部（PTAB)の承認を得て、追加の情報を提供できる。　但し、Trial（訴訟）開始後1ヶ月以内。

詳細は以下URLよりFederal Registerを参照ください。

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17906.pdf

Post Grant Review

付与後異議申立て 

321条〜329条

2012年9月16日以降に手続きは開始されるがビジネス手法特許（施行規則42条サブパートD参照）にのみ適用、それ以外の米国特許に関しては新法に基づく新規性・進歩性（2013年3月16日以降の米国出願）で権利化されたものに順次適用する。

施行規則42条サブパートC

2012年8月14日、「付与後異議申立て：PGR」に関する特許庁の規則42-C（FINAL Rules）が公開された。　概要は以下の通り。　

PGR制度を導入する目的は訴訟における多大なコストと時間を軽減しうる手続きを対特許庁で実施できるようにするためである。　PGRを開始するにあたり、PGR請求人（特許権者以外のもの）は新規性、進歩性に関わる理由のほかに、１０１条（特許主題適確性）、及び、１１２条の記載要件（但し、ベストモード要件違反を除く）を法的根拠とし、一つあるいはそれ以上のクレームを無効にするべく証拠と、手続き費用35,800ドル（無効を請求するクレーム数、20項までの場合：20項を超えるクレーム1項毎に800ドル）PGRを請求可能である。

　PTOは請求人の無効理由(証拠)によって、少なくとも一つのクレームが無効になることがより確からしい(More Likely Than Not)と判断した場合に、PGR手続きを開始する。　尚、特許権者は一回の反論の機会（クレームの補正も可能）が保証されている。尚、当該手続きを遂行するにあたり、共通のトライアル規則が４２条で新規に設定されており、基本的にはIPR、CBMとも同様の規則が適用され限定的なディスカバリー、及び、口頭審理も可能である。　手続きが開始されてから基本的には１年で決着がつくようにスケジュールが組まれる（請求人と特許権者に対する応答期限が設定される）。　但し、正当な理由のある場合には最長６ヶ月の期限延長が可能であり、その場合には１年という期間は遵守されない）　尚、PTOの審判部(PTAB)の最終判断に不服がある場合にはCAFCに控訴可能である。

IPR（当事者系レビュー）との相違点は、PGRは（ビジネス手法特許 ‘CBMP’を除いて）2013年3月16日以降の米国出願で成立した特許に適用されること、さらに特許発行後9ヶ月以内にPGRを申請することが要求され、それ以降はIPRとなる。　さらに、PGRでは米国特許法に基づく全ての要件（但しベストモード要件はNG）が法的根拠となる。　さらに、PGRを開始するための請求人側の立証責任は「More Likely Than Not」であり、IPRを開始するための請求人側の立証責任は、「Reasonable Likelihood that the Petitioner would Prevail・・・」である。　言い換えると、PGRの請求期間は9ヶ月と限定されているが、PGRの請求のほうがIPRの請求よりも認められやすい。

但し、PGR手続きが開始された後は、クレームを無効にするための立証責任は「証拠の優越性 (Preponderance of the Evidence) – “35 USC 326(e)”」であり、IPR及び査定系再審査と同じである。

PGRに対する施行規則：　Rule 42 Subpart C:

(以下、要部のみ抜粋)

Ø Rule 42.200

PGRはトライアルであり施行規則42条のサブパートAに準ずる。

クレームは明細書に鑑み妥当性のある最も広い解釈がされる。　IPRは期限延長（最長6ヶ月：審判部の特許裁判長により正当な理由があると認められるか、或いは、他の審理と併合する場合に審判部が許可する）のなき場合には通常1年以内に終結する。

Ø Rule 42.201

特許権者以外がPGRを請求できる。但し、PGR請求人が既に民事訴訟（問題となる特許クレームの有効性が争点：　★　DJアクション）を提起している場合にはPGRを請求できない。

Ø Rule 42. 202

特許発行後（又は再発行特許の発行後）9ヶ月以内に請求すること。　原特許のクレームと同一或いは減縮した権利範囲のクレームを持つ再発行特許には適用不可。

Ø Rule 42. 203

PGRの請求時に42条15（ｂ）に規定された費用（35800ドル：無効請求の対象クレーム20項まで）を支払うこと。　無効請求対象のクレームが20項を越えると超過クレーム1項毎に800ドルの超過費用が課せられる。

Ø Rule 42. 204

PGRの請求書面において特許と無効を請求するクレームを特定し、無効理由となる法的根拠を示し、無効を主張するクレームの構成を説明し、当該法的根拠に基づき無効理由（先行技術との関連性）を説明すること。　尚、無効理由の根拠となる先行技術には証拠番号を付し、無効理由となる箇所を特定すること。

Ø Rule 42. 205

PGR請求人は特許権者にPGR請求書類及び証拠資料を送達すること。

Ø Rule 42. 206

PGRの請求書類に不備がある場合にはPGR請求日としない。（★書類不備によって9ヶ月期限を越える危険性あり） PGR請求書類に不備がある場合にはその旨を知らせる通知より1ヶ月以内かPGRの請求期限のいずれか早い日までに治癒できない場合には請求は受理されない。

Ø Rule 42. 207

特許権者は一度予備的な反論をする機会が与えられている。　証拠を添えて反論することも可能である。　PGRの請求が認められたことを示す通知（PTOが請求人の無効理由がMLTN” more likely than not”の基準を満たしていると判断した）が発行されて3ヶ月以内に応答すること。特許権者はPGR手続きの進行を促進するために、予備的な補正書を提出しないという対応も可能である。　特許権者は予備的な反論をするときに補正クレームを提出できない。　特許権者は問題となるクレームをキャンセルできる（★PGRをする意味がなくなり、PGRを終結できる）。

Ø Rule 42. 208

PTOの審判部(PTAB)がMLTNの基準(More Likely Than Not that at least one claim challenged in the petition is unpatentable)を満たしていないと判断するとPGRの手続きは開始されない。

Ø Rule 42. 220

特許権者は請求人が無効を主張するクレームに関してのみ反論することができる。　当該反論の頁数はRule42.24の制限を受ける。　当該反論の期限はPGR手続きが開始された後、3ヶ月以内である。

Ø Rule 42. 221

特許権者は審判部(PTAB)に確認した後に、クレームを補正する機会が一度与えられる。　但し、審判部より特段の指示がない場合には、クレームの補正書は、上記規則42.120に基づく反論の提出日かそれ以前に提出すること。　尚、当該補正時に、クレームの拡大補正は許されない。　無効を主張されているクレームをキャンセルするか、或いは、それに対応する妥当な数の補正クレームを提示可能である。　しかし、無効を主張されている各クレームに対してひとつの補正クレームが妥当な数と推定される。無効を主張されたクレームの無効理由を解消する目的でしかクレームを補正できない。　上記許容された1度の補正の機会を超えてクレームを補正することは審判部（PTAB)の許可がないとできない。　

Ø Rule 42. 222　– Multiple Proceedings

省略する。

Ø Rule 42. 223

請求人は審判部（PTAB)の承認を得て、追加の情報を提供できる。　但し、PGR手続き開始後1ヶ月以内。

Ø Rule 42. 224

ディスカバリーはRule 42条のサブパートAに準ずる。

詳細は以下URLよりFederal Registerを参照ください。

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17906.pdf

施行規則42条サブパートD

2012年8月14日、ビジネス手法特許(Covered Business Method Patents: CBMP)に対する「付与後異議申立て：PGR」に関する特許庁の規則42-D（Final Rules）が公開された。　概要は以下の通りです。　

ビジネス手法特許に対する異議申立て制度(PGR)はそれ以外の特許に対する異議申立て（PGR）とは少し異なるルールが適用される。　まずは、施行日に関して、ビジネス手法特許に関しては2012年9月16日より施行される。　但し、9月16日現在既に特許されたビジネス手法特許、或いは、それ以降であっても現行法（先発明者主義の条文）の下に権利化されたビジネス手法特許に対して異議申し立て（PGR）が対象となる。　新法におけるPGR請求可能期間（特許成立後9ヶ月以内）は適用されない。　但し、PGR請求人となれるのは当該ビジネス手法特許でもって侵害を訴えられた者、或いは、侵害と判断された者に限る。　尚、本プログラムは2020年9月16日に終了する。

Subpart D—Transitional Program for Covered Business Method Patents (CBMP):

Ø Rule 42.300 Procedure; pendency

CBMPに対するレビューはトライアルであり施行規則42条のサブパートA及びPGRに関する施行規則42条のサブパートCに準ずる。

クレームは明細書に鑑み妥当性のある最も広い解釈がされる。　CBMPのレビューは期限延長（最長6ヶ月：審判部の特許裁判長により合理的な理由があると認められた場合）のなき場合には通常1年以内に終結する。本施行規則は2020年9月15日を持って終了する。

Ø Rule 42.301 　CBMPの定義

CBMP (Covered Business Method Patent)とは金融商品（資産商品）或いは、サービスに対する管理、運用、実行に用いるための方法或いはそれに対応する装置をクレームした特許を意味する。　但し、CBMPは、技術的な発明(Technological Inventions)を含まない。　★　ここで「技術的な発明」を含まないと規定されているのでRule 42.301(b)で何が技術的な発明であるかを規定している。

Ø 42.302 当事者適確性：

CBMPを基礎とし侵害裁判の被告、或いは、侵害と判断された者、および、その利害関係者のみがCBMPのレビューを請求できる。（★　DCアクション「特許無効の判断を得るための確認訴訟」、を提起できる状態にある者が当事者適格性を有する）

Ø Rule 42.303 Time for filing.

CBMPのレビューは、改正米国特許法321(c)の要件が満たされる場合を除き、いつでも請求可能である。　★　改正特許法321条（ｃ）は発明者による先願主義が適用される米国特許出願に対する条文であり、CBMPは従来の先発明主義の時代に権利化されたビジネス手法特許に対するPGRであり、42.302で当事者適格性を備えた者はいつでもCBMPに対してPGRを請求できる。

Ø Rule 42.304 Content of petition.

規則42.22の要件を満たすと共に、請求人は以下の内容をCBMPレビューの請求書に盛り込むこと、(以下抜粋)　当事者適確性、レビューを申請する特許がCBMPに該当することの証明、無効の対象となるクレームの特定と、無効理由、無効の対象となるクレームの解釈、無効理由を補助する証拠。

詳細は以下URLよりFederal Registerを参照ください。

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17906.pdf

Rule 42.301

上記ビジネス手法特許（CBMP）に対するPGRレビューで、「ビジネス手法特許」、及び、「Technological Invention」という用語が使用されており、当該用語の意味合いを規定した施行規則(Final Rules)が2012年8月14日に公開された。

Ø Rule 42.301

Rule 42. 301 (a)

CBMP (Covered Business Method Patent)：

CBMPとは金融商品（資産商品）或いは、サービスに対する管理、運用、実行に用いるための方法或いはそれに対応する装置をクレームした特許を意味する。　但し、CBMPは、技術的な特許(Technological Inventions)を含まない。

Rule 42. 301 (b)

技術的な発明(Technological Inventions)：

CBMPのレビューに該当する特許 (42.301a)か否かを検討するために、問題となる特許が技術的な発明(Technological Invention)であるか否かを判断するには事案毎に、以下を検討する：

(1) クレームされた主題全体において、引例に対して新規で且つ非自明な技術的な特徴を規定しているか？　及び、

(2) 技術的な問題を技術的解決手法にて解決するか？

★　上記規則42.301（ｂ）の（１）及び（２）を満たせば問題となる特許は技術的な発明であると判断され、CBMPのレビューは行われない。　即ち、通常のPGRルール（上記42条サブパートC）が適用される。

詳細は以下URLよりFederal Registerを参照ください。

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17906.pdf