Final Rules

Supplemental Examination

257条

2012年8月14日、「補助審査手続き」に関する特許庁の最終規則（Final Rules）が公開された。　概要は以下の通り。　

補助審査は特許権者が特許性に関わる情報を特許庁に考慮または再考慮、或いは、既に特許庁に提出した情報の内容を訂正し、審査してもらうための手続きである。　同手続きにおいて特許庁で検討された情報を基に、被疑侵害者が権利行使不能の抗弁をすることを禁止するというメリットが特許権者に与えられる。　従って、補助審査の活用法の一例としては、特許権者がIDS提出不備の事実を訴訟前に治癒することができる。　尚、補助審査においてSNQ（特許性に対する実質的に新たな疑義）が存在すると判断されると査定系再審査が開始される。 是正されると訴訟において問題となる情報を元に不公正行為は問われない。

Ø Rule1.601(b)

補助審査の請求は問題となる特許に関わる全ての権利を有する特許権者によってのみ可能。　第3者は参加できない。 （特許権を共有している場合には、基本的には全ての権利者の参画が必要となる。　但し、共有者が補助審査手続きの開始を否定する場合、見つからない場合、法的無能力者、或いは、死亡している場合には所定の証明書類を取り揃えることで例外として権利者全員の参画なしでも請求は認められる。）

Ø Rule 1.605(a)

一回の補助審査において提出できる特許性に関わる情報は12アイテム以内 。

（例１：引例Aと引例Bにより自明。⇒2アイテムとなる）

(例２：　引例Aによってクレーム1の新規性が問題となり、クレーム2を非自明性が問題となる場合には、引例Aを1アイテムとカウントする。)

（例3：　ひとつの宣誓書で、ひとつはクレーム1の101条に関わる情報、もうひとつはクレーム10の自明性に関わる情報を記載する場合には、当該宣誓書は２つのアイテムとカウントされる）

権利行使可能な期間であれば、補助審査の請求を複数回実施することも可能である。

Ø Rule 1.610(a)

新規則1.20(k)(1)に基づく補助審査費用($5,140)、新規則1.20(k)(2)に基づく 査定系再審査費用($16,120)、及び、新規則1.20(k)(3)に基づく補助審査請求 書枚数超過費用（★）の支払いとともに補助審査請求をしなければならない。

(★)　特許以外の書類で、20ページを超えるものは、21〜50ページに対して170ドル、50ページを超えると、超過50ページ毎に280ドル。

Ø Rule 1.610(b)

問題となる特許番号、再考慮或いは考慮を希望する情報のリスト、過去或いは現在進行中の他の特許発行後の手続きを特定する情報、問題となるクレーム、検討を希望する情報とクレームとの関連性の説明文書、提出する情報が非英語の場合には関連部分の英訳、提出する情報が50ページを超える場合にはその要約、１００％権利を有する特許権者の特定情報を補助審査請求書に盛り込むこと。

Ø Rule 1.610(d)

補助審査請求書面が、規則1.605、規則1.615、或いは本セクションの他の規則に準じない場合には補助審査の請求は認められない（出願日は付与されない）。　請求書面に不備がある場合には、その旨の通知が権利者に発送されるが、所定期限内に不備が解消できない場合には規則1.20(k)(2)に基づく査定系再審査費用が返還される。　所定期限内に訂正された請求書面が提出され、指摘された不備が解消された場合には、当該訂正された請求書面が受理された日が補助審査請求の出願日となる。

Ø 35USC257(c)(1)：

審査段階で考慮されなかった情報、不適切に考慮された情報、或いは、情報が間違って伝えられた場合に、これら情報が補助審査（査定系再審査）において考慮された後は、これら情報に関わる行為（例：IDS提出の不備）を基に権利行使不能とはならない。

Ø 費用（料金）：

補助審査請求時に、補助審査請求費用（5140ドル: Rule 1.20(k)(1)）と査定系再審査請求費用（16120ドル: Rule 1.20(k)(2)）の支払いが必要（庁費用だけで21300ドル「約180万円」必要）。

Ø Rule 1.620(a)

補助審査請求の出願日（提出書類の要件を満たされ出願日）から3か月以内に特許庁はSNQ（特許性に関わる実質的に新規な疑義）があるか否かを判断し、結果を出す。 　

Ø Rule 1.620(e)

補助審査においてインタビューは不可。

Ø Rule 1.620(f)

補助審査請求時に補正クレームを提出できない。

Ø Rule 1.620(g) & 35USC257(e)

補助審査中に重大な詐欺行為（Material Fraud）が発覚した場合には特許庁は司法庁長官に通告できる。　ここで、重大な詐欺行為とは、2011年のCAFC大法廷におけるTherasense判決（重要性と意図の要件を個々に明白且つ説得性の挙証責任で立証）に基づく。

Ø Rule 1.625(a)

補助審査の手続きは特許権者によって提出された情報が特許性に関わる新たな疑義を提示するか否かという結果を伴い終結する。

Ø Rule 1.625(b)

補助審査の結果、SNQ（特許性に関わる新たな疑義）が存在すると判断された場合には、査定系再審査手続き(35USC257)が開始される。

Ø Rule 1.625(c) & Rule 1.20(k)(2)

補助審査においてSNQ（特許性に関わる実質的に新規な疑義）が存在しないと判断された場合には査定系再審査費用（16120ドル：約140万円）が返還される。 査定系再審査(35USC257)は行われない。

Ø Rule 1.625(d)

尚、補助審査後の査定系再審査は基本的にはRule1.530〜Rule1.570に基づき実施される。　しかし、通常の査定系再審査とは異なり特許権者がRule1.530に基づく意見書を提出できない（注意：再審査が開始された後の拒絶理由通知には応答できる）；　通常の査定系再審査とは異なり、特許或いは文献以外の証拠も考慮される；　通常の査定系再審査とは異なり特許性に関わる理由が101条、112条を含む；　などの違いがある 。

Ø 35USC257(a) & (c)

補助審査において提出できる情報は特許或いは文献に限定されない。　音声情報を基に記録した情報（テープ録取）或いはビデオ映像なども提出可能。

★　査定系再審査請求費用を現行の2520ドルから17750ドルに値上げ。査定系再審査請求が認められなかった場合（SNQがないと判断された場合）には4320ドルが差し引かれ、＄13,430が請求者に返還される。-- 新規則1.20 (c)(1)、 1.20(c)(7)、 1.26(c)(1)。

詳細は以下URLよりFederal Registerを参照ください。

http://www.uspto.gov/aia_implementation/fr_supp_exam.pdf