USPTO's FINAL RULES

 

on

 

Pre-issuance Submission by Third Parties

 

 

http://www.uspto.gov/aia_implementation/120707-preissuance_submission_fr.pdf

 

 

August 21, 2012

Summarized by Tatsuo YABE

 

2012年7月17日に第3者による情報提供に対する最終規則(Final Rules)がPTOのWebsiteで公開されました。

 

 

Submissions by Third Parties in Applications;

本改正法は2012916日に施行する。 即ち、916日以後に改正法122(e)項で規定される期限に該当する米国特許出願に対して適用可能である。 即ち、同日、或いは、それ以降に以下の時期的要件を満たす米国出願に適用される。 

次の(1)と(2)の早い方の日までであれば情報提供可能、

(1)許可可能通知の前、或いは、

(2)出願公開後6か月以内か第1回目の拒絶通知の遅い方。 

 

さらに、情報提供者は簡潔な説明(提出する情報とクレームとの関連性)を提出しなければならない(従前は関連性に関わる説明は提出できなかった)。提供可能な情報は、特許公報、特許出願公開公報、或いは、それ以外の刊行物であって、先行技術文献である必要はない。 尚、Federal Registerによると、簡潔な説明は審査官の注意を喚起し、審査を促進することが主目的であって、提供される情報とクレームの構成要素の対比表(クレームチャート)の提出は許可される。 しかし、本情報提供の手続きは、第3者が特許庁の審査に積極的に参画することを意図するものではないので、情報とクレームとの関連性を詳細に記載し、クレームの拒絶理由まで記載するものではない。あくまで簡潔な説明が期待され、許容される。

 

最終規則には名言されていないが、Federal Registerで真の情報提供者のIdentityを明かすことなく情報提供ができる(anonymity)こととその重要性(小規模事業者が大規模事業者の特許出願に対して情報提供を遠慮なくできるようにする)を説明している。

 

   

Final Rules

 

3rd Party Submission in Application 

3者による情報提供(特許成立前)

 

122(e)項が追加された。 

2012916日から開始され、同日時点で特許法122(e)の定める時期的要件を満たす米国出願に対して適用する。

 

2012717、「第3者による情報提供」に関する特許庁の最終規則(Final Rules)が公開された。 概要(規則案抜粋)は以下の通り:

 

Ø Rule 1.290(a) (35USC122(e)に準ずる)

改正法122(e)項に基づき、第3(特許権者以外)は、問題となる米国特許出願の審査に関連性がある可能性がある特許公報、特許出願公開公報、又は、それ以外の刊行物を

特許庁での検討と出願書類に記録を残す目的で提出することができる。 但し、122(e)項の要件に適合しない第3者によって情報提供された情報は検討されることもなく、出願書類の記録にも残されない。

 

             提出できる情報は先行技術に限定されない、

Fed Register/Vol.77, No. 137/Tuesday, July 17, 2012: pg 42161 R-Col.

 

             提出できる情報は問題となる特許出願の経過書類で既に記録されているものであっても良い。

Fed Register/Vol.77, No. 137/Tuesday, July 17, 2012: pg 42154 R-Col.

 

 

Ø Rule 1.290(b) (35USC122(e)に準ずる)

(1)許可可能通知の前、或いは、(2)出願公開後6か月以内か第1回目の拒絶通知の遅い方; (1)と(2)の早い日()までであれば情報提供可能; 注意: 期限を過ぎるとFile-Wrapperにも入らない。 ★期限となる日より前で期限日を含まない。

 

             WIPOによる公開は本規則による公開ではない。 122(e)(1)(B)に規定されているように米国特許出願の公開日が本規則で言う公開日である。

 

 

Ø Rule 1.290(d)(2)

簡潔な説明(提出する情報とクレームとの関連性)提出要

 

★ここで言う簡潔な説明とは提出される公開情報が審査にどのような影響を及ぼすのかということを簡潔に説明することであって、無用に長い説明文はNGであり、クレームと提出する情報との対応関係を示すクレームチャートを提出することは可能である。しかし、本規則に基づく情報提供は第3者が審査に参画することではない、拠って、提出する情報によって拒絶理由を結論づけるような記載はNGである。 Fed Register/Vol.77, No. 137/Tuesday, July 17, 2012: pg 42156 L-Col.

 

Ø Rule 1.290(5) (i)

情報提供者はIDSの開示義務を負う者ではないということを記載すること(特許権者がIDS開示義務を容易に回避する手段として本手続きを活用できないようにする); 但し、匿名で可能。

 

Ø Rule 1.290(g)

3つ以内の文献とそれらの簡潔な説明を提出する場合であって、妥当な調査をした結果、今回の情報提供が最初で唯一のものと思料すると署名入りのStatementを添えて情報提供をする場合には、庁費用($180)免除(★ より関連性の高い情報のみを提出するインセンティブ);

 

             匿名による情報提供を許可する。その理由のひとつは小規模の起業家が同業者である大企業の特許出願に対して情報提供を遠慮なくできるようにするためである。規則1.290(g)で情報提供者()による署名(サイン)を要求しているが、情報提供者の匿名性を維持するためPTOは対応措置を構築することをFederal Registerに記載している。

Fed Register/Vol.77, No. 137/Tuesday, July 17, 2012: pg 42164 M & R-Colums.

 

 

Ø Rule 1.290(h)

特許庁からの要請のない場合には出願人は第3者の情報提供に対して応答する必要はない。 

 

詳細は以下URLよりFederal Registerを参照ください。

http://www.uspto.gov/aia_implementation/120707-preissuance_submission_fr.pdf

 

 
   

 

 

 

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