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PTAB審決 Ex Parte Lebovich 2020年９月15日 https://e-foia.uspto.gov/Foia/RetrievePdf?system=BPAI&flNm=fd2019005567-09-15-2020-0 Objective
Evidence （客観的証拠）による103条拒絶対応に 関する審決（出願人にとって有効な反論は？） Summarized
by Tatsuo YABE – 2020-10-12 |
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本事例はPTABによる審決であり自明性の判断に関する。即ち、出願人が提示する客観的証拠の取り扱いに関する。審決で明示されているように、自明性の最終判断は、審査官の自明性拒絶と出願人の提示する客観的証拠の強さを天秤に掛けて（比較衡量する）判断する。そもそも出願人であるPre
Brandsは100％牧草で育てたビーフを真空パックし販売する会社である。本事例においては独立クレームが対応する製品自体（肉製品とそれを真空パックした販売用のパッケージ）を対象としているのでクレームされた製品と客観的証拠とのNexus（関連性）を証明し易い、さらに出願人自身が販売等にも携わっているので販売数など商業上の成功を示すデータ（証拠）を取りやすい。
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客観証拠”Objective Evidence” (evidence of
secondary consideration”とも言う）は「１」商業上の成功；「２」同産業界による賞賛と認識；「３」長年に渡り満たされなかった必要性；「４」予期せぬ効果、等を含む。本事例においてはPre
Brandsがパッケージを出願クレームの形態（特徴）に変えたお蔭で販売数が前年比（2016年データ）で475％増大した。審査官の拒絶理由がPrima
Facie Obviousnessのレベルに達していることを審判部は認めるものの、この絶大なる商業上の成功の重みにより、比較衡量した結果問題となったクレームの非自明性を認めた。（以上筆者）
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■ 審判請求人： Pre
Brands LLC (Chicago): Lenny Lebovich as a sole inventor
Pre Brandsは100％牧草で育てたビーフを真空パックし販売する会社であってパッケージも自社製である（以下写真は本願出願クレームに関連する製品ではない）。
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■ 関連特許出願：US
Patent Application No. 15/997,357 (US PG Pub No. 2018/0279658)
■ 特許出願発明の概要：
食品売り場で良くみられる真空パックされて販売される肉製品のパッケージに関する。
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■ 争点：
審査段階においては数多くの争点があったが審判においてはクレーム1がCook引例を主引例としGerber引例などを副次的引例として自明と判断されるか、もし自明と判断された場合に審判請求人Pre
Brandsの提示する客観的証拠によって非自明と判断されるか否か？
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■ 問題となったクレーム：
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Claim 1 of US Patent Application No.
15/997,357 |
クレーム1抄訳 |
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1.
A packaged food assembly, comprising:
a backer card 102 having
information printed thereon;
a transparent film 104 disposed
with at least a portion adjacent
the backer card, the transparent film having a front side,
a back side that faces the backer card opposite the front
a perforation located between
the cavity 110 and the upper
wherein
the transparent film 104 is attached to the backer
wherein
the back side 108 of the transparent film 104 is flat and the front
side 106 of the transparent film 104 complements the shape of the meat
item 112, and the cavity 110 is evacuated so that it is sized and shaped
to house the meat item and does not extend laterally beyond the backer
card; and
wherein
the packaged food assembly permits a consumer to examine the meat item 112
from all sides while also allowing for display of written information in a
frontward facing direction on an area that is greater in size than the
front side of the transparent film. |
パックされた食品であって以下の構成要素を含む： 情報をプリントしたBackerカード102； 前記Backerカードの一部に取付けれた透明のフィルム104、前記透明フィルムはその前面と後面との間に肉製品をパックする窪みを備えている； 前記透明フィルム104と前記窪み110との間に位置するミシン目； wherein前記透明フィルム104は前記窪み110の上側で前記Backerカード102に取り付けられており、取り付け部の下方は前記Backerカードに対して離脱可能である； wherein 前記透明フィルム104の後ろ側は平面であり、その前側の前記窪み部110は前記肉製品の形状とマッチし真空パックの状態であり、前記透明フィルムは前記Backerカードの横側面からはみ出ることはない； wherein 前記パックされた食品において、消費者は真空パックされた肉製品をあらゆる角度から観察でき、前記透明フィルムの前面よりサイズの大きなエリアにプリントされた情報を表示可能である。 |
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■ 審査官の判断：
出願人の主張の概要：
第1争点：
審査官の判断（Cook引例を主引例としGerber等を副次的な引例とする自明性拒絶は一見して自明である）はprima
facie obviousnessの最低要件を満たしていない。
第2争点：
もし仮に審査官の自明性拒絶の要件が満たされとしても以下の客観的証拠によって自明性拒絶は撤回されるべきである。「１」商業上の成功；「２」同産業界による賞賛と認識；「３」長年に渡り満たされなかった必要性；「４」予期せぬ効果
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審査部門の判断
Cook引例を主引例としGerber等を副次的な引例とし問題となるクレーム1は自明である。
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さらに審判請求人の提示した客観的証拠を考慮に入れても自明性を否定することはできない。
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■ PTAB（審決の概要）：
第1争点：
審査官の自明性拒絶理由はprima
facie obviousnessを満たすので明白な間違いではない。確かにCookとGerberにはクレーム1のperforation（ミシン目）は開示されていないがCookを主引例とした場合にRunner（以下）と組み合わせることによって自明である。
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第2争点：
[1] 商業上の成功；
The
evidence of secondary considerations must have a nexus to the claims, i.e.,
there must be a legally and factually sufficient connection between the evidence
and the patented invention.”
The patentee bears the burden of showing that a nexus exists. WMS
Gaming, Inc. v. Int’l Game Tech.,
184 F.3d 1339, 1359 (Fed. Cir. 1999). A patentee meets this burden by showing
correspondence between the objective evidence and the claim’s scope. Henny
Penny Corp. v.
Frymaster
LLC,
938 F.3d 1324, 1332 (Fed. Cir. 2019).
2015年からクレームの権利範囲に入るパッケージを使いだしてから、競合他社のパッケージによる販売数と比べて物品（牧草で育成されたビーフ：grass
fed beef）異常なくらいに伸びた。2016年度には前年比で475％の販売数となった。競合4社と比較すると販売数の伸びは顕著であったことが客観的に証明されている。客観的証拠の基礎となる製品（この場合はパッケージ）がクレームの発明による（クレームの構成要素を備えている）ことを特許権者が挙証する場合には、客観的証拠とクレームとの間にNexus（関連性）があるという推定が働く。
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尚、特許権者は商業上の成功という客観証拠はクレームの特徴以外には起因しないということを証明する必要はない（Demaco
Corp., 851 F.2d at 1394 (“A requirement for
proof of the negative of all imaginable contributing factors would be unfairly
burdensome, and contrary to the ordinary rules of evidence.”)が、本審判請求人は幾分かその困難な証明をしている。
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例えば、販売数が増大した理由は特許出願発明の特徴によるものではなく物品（ビーフ）の品質の向上に起因するのではないかとい疑問に対してはCEOが述べるように、ビーフの品質は出願発明の特徴ではないパッケージで販売するものと同等であるということからも客観証拠とクレームとの間にNexus（関連性）があると理解される。
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[2] 同産業界による賞賛と認識；
The
Federal Circuit has held that industry praise is objective evidence of
nonobviousness. See,
e.g.,
Apple
Inc. v. Samsung Elecs. Co.,
839 F.3d 1034, 1053 (Fed. Cir. 2016); Institut
Pasteur v. Focarino,
738 F.3d 1337, 1347 (Fed. Cir. 2013)
審判請求人により、当該クレームの特徴を備えたパッケージに対して使用許可（ライセンス）を求められたという証拠が提示された。さらに消費者から当該クレームの特徴を備えたパッケージによって物品（ビーフ）を全ての角度から見れること、ミシン目からBackerカードを容易に取り外せること、Backerカードに詳細な情報が記載されていることに対する賞賛があったという証拠が提示された。
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[3] 長年に渡り満たされなかった必要性；
The
claimed invention satisfies a long-felt but unmet need
Evidence
that the invention satisfies a long-felt, unmet need weighs in
favor of
nonobviousness because it is reasonable to infer that the need would
not have
persisted if the solution actually were obvious. Apple,
839 F.3d at
1056 (Fed. Cir.
2016).
審判請求人により提示された証拠は弱い。
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[4] 予期せぬ効果
A
demonstration that a claimed invention achieves unexpected results relative to
the prior art is objective evidence of nonobviousness. Galderma
Labs.,
L.P. v. Tolmar, Inc.,
737 F.3d 731, 736 (Fed. Cir. 2013).
審判請求人により提示された証拠は弱い。
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自明性に対する判断基準：
審査官による自明性判断の理由と審判請求人による客観的証拠とを衡量の上、自明性の最終判断をしなければならない。特許性は出願審査時の全ての記録により議論の説得性を考慮しながら「証拠の優越性」の挙証基準に基づき判断されねばならない。上記したようにCook引例を主引例としWeinberg引例及びRunner引例等を副次的な引例として組合わせクレーム1を自明とした審査官の判断は間違いではない。しかし審判請求人が提示した客観的証拠、特に、商業上の成功を示す証拠は出願クレームの権利範囲にリンクするものではないとした審査官の判断は間違いである。さらに、審判請求人が提示した客観的証拠を考慮しても自明性拒絶を撤回するには不十分であるとした審査官の判断も間違いである。
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依って、問題となったクレーム1は先行技術に鑑みて非自明であり特許可能である。
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References:
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MPEP
716.03 Commercial Success
An
applicant who is asserting commercial success to support its contention of
nonobviousness bears the burden of proof of establishing a nexus between the
claimed invention and evidence of commercial success.
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The
Federal Circuit has acknowledged that applicant bears the burden of establishing
nexus, stating:
In
the ex parte process of examining a patent application, however, the PTO
lacks the means or resources to gather evidence which supports or refutes the
applicant’s assertion that the sale constitute commercial success. C.f.
Ex parte Remark, 15 USPQ2d 1498, 1503 (Bd. Pat. App. & Int.
1990)(evidentiary routine of shifting burdens in civil proceedings inappropriate
in ex parte prosecution proceedings because examiner has no available
means for adducing evidence). Consequently, the PTO must rely upon the applicant
to provide hard evidence of commercial success.
In
re Huang,
100 F.3d 135, 139-40, 40 USPQ2d 1685, 1689 (Fed. Cir. 1996). See also In re
GPAC, 57 F.3d 1573, 1580, 35 USPQ2d 1116, 1121 (Fed. Cir. 1995); In re
Paulsen, 30 F.3d 1475, 1482, 31 USPQ2d 1671, 1676 (Fed. Cir. 1994) (Evidence
of commercial success of articles not covered by the claims subject to the 35 U.S.C. 103
rejection was not probative of nonobviousness).
The
term "nexus" designates a factually and legally sufficient connection
between the evidence of commercial success and the claimed invention so that the
evidence is of probative value in the determination of nonobviousness. Demaco
Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d 1387, 7 USPQ2d 1222
(Fed. Cir. 1988).
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2141
Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html
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2145
Consideration of Applicant’s Rebuttal Arguments
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2145.html
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