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FESTO大法廷判決(II) 2003年9月26日
United States Court of Appeals for the Federal Circuit No. 95-1066 Summarized
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長く待たれたFESTO事件のCAFC大法廷判決が2003年9月26日にでました。
判事内容の要約は以下のとおりです。
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CAFC大法廷判決 (I)（2001年11月29日）においては以下の条件が満たされると補正された構成要件に対して均等論が一切適用できないということが判事されました。
（要件１）米国特許法101，112，102，103条で定義される特許性の要件のいずれかに該当する理由によって補正がなされたか？
（要件２）当該補正は権利範囲を減縮するものか？
上記要件1と要件2を満たす補正がなされた構成要素がある場合にその構成要素には均等論の適用を禁止する（均等論の適用の完全禁止：
Complete Bar）。
その後、FESTO及び多くの要請に応じて裁量上訴が認められ、最高裁で再度審理がなされました。最高裁の判決（2002年5月28日）で上記FESTO大法廷判決(I)の完全禁止(Complete Bar)は推定(Rebuttable Presumption)であるとし当該推定に反証するための３つの手法を提示しました。 即ち、上記2つの要件が満たされ均等論の適用が完全禁止されるという推定が成立しても以下のいずれかの反証に成功すると均等論を適用できる可能性が留保されると判事しました。
（反証手法１） 予見不能性： 問題となる均等物の形態が補正時に予見できなかった。
（反証手法２） 補正は問題となる均等物の形態を回避することとは実質的には関係ない理由で実行された；
（反証手法３） その他の理由： 文言が不適切であった。 補正時に問題となる均等物の形態を包括するべく補正することが通常のクレーム起案実務者にとって妥当ではなかった。
上記最高裁判決において、上記3点（反証）に関して、CAFCで再審理するよう差戻し、それに対する判決が今回のCAFC大法廷判決(II)であります。
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FESTO最高裁の推定（反証可能な推定）に反証するための３つの方法に関しては詳細な指針を示しませんでしたが以下のようなガイダンスを示しております：
反証手法１に関して：
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「予期不能性」の判断基準はクレーム補正時において当業者にとってどうであったかが判断の基準である；
※
後に開発された技術（真空管に対してトランジスタ等）は「予期不能性」を満たす；
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公知技術は予期可能性の範疇に入りやすい(然し、必ずしもそうではない)
※
今回の事件に関して地裁において「予期不能性」を外部証拠及び専門家の証言を考慮し判断されるべきである。
反証手法2に関して：
※
減縮補正をした理由が問題となる均等の形態に直接関連するものであったか否かを判断する；
※
問題となる均等の形態を包括するような先行技術を回避するべく補正された場合には反証手法2は適用できない；
※
着眼されるべきは経過書類より理解できる特許権者の補正を為した客観的な理由である；
※
判断基準としては経過書類を参酌されるものとし、経過書類を理解するために当業者の証言が必要である場合を除いて証拠を追加することはできない；
反証手法３に関して：
※
補正時に何故問題となる均等の形態を包括できなかったのかを示す「用語の不適切な使用」などを証明することで反証可能となる；
※
本反証手法を実行する場合において経過書類の枠内でおこなうこと；
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CAFC大法廷は上記ポイントに関して言及し、具体的な事件内容に関してはFESTOは上記反証手法2，3に関しては反証の可能性がないとし、上記反証手法1「予見不能性」に関してはその可能性を認め地裁にその判断をするように差戻した。
即ち、FESTOが勝訴するために残された可能性は、FESTOの２つの米国特許（Stoll特許：USP4,354,125 及び Carroll特許： USP3,779,401）の補正時 （”磁性体の材質: magnetizable material”と”シーリングリング: a pair of searing rings”に関する補正）においてアルミニウム製のスリーブと単一のシーリングリング機構を備えたSCM(焼結金属工業)の形態が当業者にとって予見が不能であったということを地裁で証明する必要があります。
上記多数意見に追加する形でRader判事が賛同意見を述べ、Newman判事が反対意見を述べております。 Newman判事の反対の趣旨としては、大法廷の多数意見は反証手法1に基づき地裁に差戻しているもののFESTOが当該反証を成功する可能性に対してバイアスのある意見を述べていることを批判するとともに、反証手法2，3に関しても経過書類の枠を越えて判断されるべきであると述べております。
詳細は
Festo
Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. 95-1066 –を参照ください。
或いはhttp://www.fedcir.gov/opinions/95-1066c.docをクリック下さい。
参考資料
Festo
v. Shoketsu Kinzoku Kogyo (SMC)
Festo—Owner
of USP4,354,125 (Stoll Patent) and USP B1 3,779,401 (Carroll Patent)
FESTO I
マサチューセッツ地裁
SMC INFR UNDER DOE
02/03/1994
FESTO II
CAFC Affirmed
(SMC INF UNDER DOE)
12/14/1995
FESTO III
SUPREME COURT Vacated/Remanded
In view of W-J
03/17/1997
FESTO IV
CAFC Re-affirmed
(SMC INF UNDER DOE)
04/19/1999
FESTO V
CAFC Granted
en banc Rehearing
08/20/1999
FESTO VI
CAFC en banc Decision (I)
No Infringement under DOE
11/29/2000
FESTO
VII
SUPREME COURT Vacated/Remanded
to CAFC
05/28/2002
FESTO
VIII CAFC
en banc Decision (II) > Remanded to District Court
09/26/2003