CAFC decided on PTO's Proposed Rules;

 

 (i) Limiting # of CAs; 

(ii) # of RCE;

 (iii) # of Claims; and 

(iv) Requiring

 

ESD (Examination Supporting Documents)

 

 

Tafas, and GlaxoSmithKline

v.

Doll (Secretary of Commerce for IP & Acting Director of USPTO and USPTO

Decided: March 20, 2009

 

 

 Tatsuo YABE

 on March 23, 2009

 

   

米国特許施行規則に関するCAFCの判決
(2009年3月20日)

Tafas v. USPTO


皆様の記憶に残っていると存じますが、約1年前に合衆国バージニア州東部地区連邦地裁において、2007年11月1日から施行される予定であったUSPTOの新施行規則を無効とする略式判決がでました。 同略式判決(2008年4月1日)の概要は以下のとおりです:

  PTOによる改正規則

2008年4月1日の略式判決の要旨

(1) 規則78 CAの回数を制限する規則(一出願で基本2回)は無効である;
(2)  規則114 RCEの回数を制限する規則(一出願で基本1回)は無効である;
(3)  規則75 クレーム数を制限する規則(一出願で独立5個、合計25個以内)は無効である;
(4) 規則265 ESD(審査補助書類)の提出義務を出願人に負わせる規則は無効である; 



米国特許庁は上記略式判決を不服とし、CAFC(連邦巡回区控訴裁判所)に控訴しており、2009年3月20日にCAFCの判決がでました。 同判決によると(1)継続出願数の制限を除いて、他の規則(2)〜(4)は米国特許庁の裁量で決定しうると判示されました。 上記(2)〜(4)に関して地裁に差戻しされることになります。

尚、上記CAFCの判決に対して、Tafas側は、(特にJudge Rader の明瞭な反対意見があるので)CAFCによる大法廷審理を請求する道と、最高裁に上告する道が残されておりますが、確率的にはCAFCでの大法廷審理も現段階では “moot”(裁判所が判断したところで現実の争訟の解決にはならない*1)とされる可能性が高いと予想されます。 尚、合衆国最高裁への上告が認められる確率は1%以下と予想されます。


 (*1)今回オバマ政権において米国特許庁の新体制がまだ確立されておりませんので(同規則を作成したDudas前PTO長官はBush政権満了後は民間の法律事務所に再就職しております)、オバマ政権におけるPTOの新体制化で上記改正規則をどのように対応するのかをWatchingする必要性があります。 

 新しい動きがあれば報告させていただきます。

 以上

判決文(原文)は以下を参照ください。

http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1352.pdf

 

 

矢部達雄

(1) US Patent Related 

(2) Case Laws 

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