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Honeywell v. Hamilton
C.A.F.C.大法廷判決 2004年06月02日
Delaware地区連邦地裁より控訴された事件
United States Court of Appeals for the Federal Circuit Nos. 02-1005, -1082 Summarized
BY
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概要：
Delaware地区連邦地裁ではSundstrand社の行為はHoneywell社の米国特許第4380893号（及び米国特許第4428194号）のクレームを均等論適用の基に侵害し、同侵害行為は故意侵害を構成するとしSundstrand社に合計約50億円の損害賠償の支払いを命じる判決がくだされました。 然しながら問題となったクレームは元々従属クレームであったのを拒絶通知を受けて独立クレーム形式に補正したものであります。 今回ＣＡＦＣ大法廷において、従属クレームを独立形式に補正することによって（同独立クレームはキャンセルします）同補正部分（従属クレームにしか存在していなかった特徴）に対して均等論の適用を禁止する推定が働くことを確認しました。 然るにSundstrand社の行為を非侵害と判断するも、同推定は反駁可能な推定でありますのでFesto最高裁判決で判示された手法で推定を覆せるか否かを判断することが可能であります。 そのような事実判断は当裁判所の下級審に相当する連邦地裁において審理されるべく差し戻しがされた。
■ 多数意見 ＢＹ：
Opinion for the court filed by Circuit Judge DYK, in which Chief Judge MAYER and Circuit Judges MICHEL, LOURIE, CLEVENGER, RADER, SCHALL, BRYSON, GAJARSA, LINN, and PROST join.
■ 反対意見 ＢＹ：
Opinion dissenting in part filed by Circuit Judge NEWMAN.（反対意見）
DYK, Circuit Judge.
以下 多数意見概要 ＢＹ：
Opinion for the court filed by Circuit Judge DYK, in which Chief Judge MAYER and Circuit Judges MICHEL, LOURIE, CLEVENGER, RADER, SCHALL, BRYSON, GAJARSA, LINN, and PROST join.
■ 事実関係：
問題となった特許：
USP’893特許の代表的なクレーム8を以下に示します：（なお、下線部は原従属クレーム8の特徴を追加した箇所であります。
8.
A gas turbine engine accessory power unit having a fluctuating compressed
air supply demand, said accessory power unit comprising:
(a)
a
compressor having adjustable inlet guide vanes;
(b)
duct
means for receiving compressed air discharged from said compressor and supplying
the received air to the pneumatically-powered apparatus;
(c)
surge
bleed means operable to exhaust from said duct means a selectively variable
quantity of air to assure at least a predetermined minimum flow rate through
said duct means and thereby prevent surge of said compressor;
(d)
sensing
means for sensing the value of a predetermined, flow-related parameter within
said duct means and generating an output signal indicative of said value, said
value of said flow-related parameter being substantially independent of the
temperature of the compressed air;
(e)
comparator
means for receiving said sensing means output signal and generating an error
signal representing the difference between the sensed value of said parameter
and a desired value thereof, said comparator means having an adjustable control
set point representing said desired value of said parameter;
(f)
means
for transmitting to said comparator means a reset signal for varying
said set point as a function of the position of said inlet guide vanes
in accordance with a predetermined reset schedule; and
(g)
control
means for receiving said error signal and transmitting to said surge bleed means
a control signal to operate said surge bleed means, the magnitude of said
control signal having, relative to the magnitude of said error signal, a
proportional component and an integral component,
whereby
said minimum flow rate though said duct means is essentially
constant
regardless of the compressed air supply demand of the pneumatically-powered
apparatus.
USP‘１９４の方法クレーム4を以下に示す：
4.
A method of utilizing a compressor of a gas turbine engine to power
pneumatically-operated apparatus having a variable inlet air flow demand, the
compressor having adjustable inlet guide vanes,
said method comprising the steps of:
(a)
interconnecting
a supply duct between the compressor and the pneumatically-operated apparatus;
(b)
flowing
discharge air from the compressor through said supply duct to the
pneumatically-operated apparatus;
(c)
maintaining
an essentially constant minimum supply duct flow rate, despite fluctuations in
the flow rate of air received by the pneumatically-operated apparatus, by
exhausting air from said supply duct in response to variations therein of the
value of a predetermined, flow-related parameter, the flow rate of air exhausted
from said supply duct being related to the magnitude of said parameter value
variations in both a proportional and time-integral manner,
said maintaining step including the steps of providing an outlet
passage
from said supply duct, positioning in said outlet passage a surge bleed valve
operable to selectively vary the flow of air outwardly though said outlet
passage, generating an integral control signal in response to said variation in
said flow-related parameter, generating a proportional control signal in
response to said variations in said flow-related parameter, and simultaneously
utilizing said integral and proportional control signals to operate said surge
bleed valve;
(d)
adjusting
the relationship between the magnitudes of said integral and proportional
control signals and the magnitudes of said parameter variations as a function of
the position of the inlet guide vanes.
Claims
17 and 35 of the ’893 patent application and claim 51 of the ’194 patent
application provided:
17.
The accessory power unit of Claim 16 wherein said compressor has
adjustable inlet guide vanes, the value of said flow-related parameter is
substantially independent of the temperature of the compressed air, said
comparator means have an adjustable control set point representing said desired
value of said parameter, and said accessory power unit further comprises means
for transmitting to said comparator a reset signal for varying said set point as
a function of the position of said inlet guide vanes in accordance with a
predetermined reset schedule.
35.
The control system of Claim 32 wherein the compressor has adjustable
inlet guide vanes, and said control system further comprises a guide vane
position sensor and a function generator coupled in series between the inlet
guide vanes and said input portion of said comparator.
51.
The method of Claim 49 wherein the compressor has adjustable inlet guide
vanes, and said method further comprises the step of adjusting the relationship
between the magnitudes of said integral and proportional control signals and the
magnitudes of said parameter variations as a function of the position of the
inlet guide vanes.
Honeywell社も上記特許クレームをＳｕｎｄｓｔｒａｎｄ社の被疑侵害品が文言上侵害していないことには同意した。 Sundstrand社は同社の製品APS3200のインレットガイドベーンの機能はクレーム8の構成要件（記載された機能）と異なるということを主張した。
2001年1月8日、本裁判所の下級審であるＤｅｌａｗａｒｅ地区連邦地裁は、当該クレーム補正は従属クレームを単に独立クレーム形式に補正しただけなので問題となる構成要素（インレットガイドベーン）は補正されていないのでインレットガイドベーンに相当する実施形態を放棄していないと判示した。
■ Ｄｉｓｕｃｓｓｉｏｎ：
独立クレームをキャンセルし、その従属クレームを独立形式に書き換える場合であって、当該従属クレームが独立クレームに言及されていない特徴を備えている場合に、減縮補正になるのかを検討する必要がある。
Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ社は従属クレームを独立クレーム形式に補正するだけでは禁反言は成立しないという議論を提起している。 Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ社はさらに権利範囲の広い独立クレームは放棄しているものの、独立クレーム形式に書き換えられたクレーム自身は減縮補正をされていないので禁反言は成立しないと主張している。 我々はＨｏｎｅｙｗｅｌｌ社の上記主張に反対である。
Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ社はＦｅｓｔｏ最高裁における「裁判所に対する助言者」としての米国政府の意見を承認することを求めた。 同政府の意見は従属クレームを独立形式に補正することによって放棄の禁反言は成立しない。
以下Ｆｅｓｔｏ最高裁における「裁判所への助言者」としての米国政府の意見を参照ください：
| The government argued that: |
| Patent
applicants may amend their patent claims for reasons of
patentability--such as to clarify an ambiguous term—that do not
result in narrowing the claims and surrendering subject matter.
Rather, the amendments may state the same—or
broader—patent claims in more precise terms.
For example, an applicant may amend by rewriting a dependent
claim as an independent claim. See Honeywell Int’l Inc. v.
Hamilton Sundstrand Corp., No. Civ. A. 99-309 GMS, 2001 WL 66348, at
*6 (D. Br. for the United States as Amicus Curiae at 16-17, Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002) (No. 00-1543) (emphases added and internal quotation marks omitted). |
書き換えられたクレームの権利範囲（原従属クレームにその親クレームの限定を全て盛り込んで独立形式に補正して誕生する独立クレームの権利範囲と原従属クレームとの権利範囲の意味：著者注）が変わっていないという事実によって経過書類禁反言の適用を回避するということにはならない。 原独立クレームをキャンセルし、従属クレームを独立形式に補正することによって、原独立クレームで規定された主題は特許を取得するために減縮されたことになる。
このルールを当CAFCはFesto事件以降、一貫性を持って適用してきている。 Deering事件参照： 同事件において広い独立クレームをキャンセルし、独立クレーム形式に補正した従属クレームと置換することは広範な権利範囲の明瞭な放棄であり、均等論の適用を禁止の推定が成立する。 （クレーム1にその従属クレーム3を追加し、独立クレーム形式に補正することによって従属クレーム3の主題に関しては均等論の適用禁止の推定が成立する。）
さらに、Ranbaxy事件を参照のこと。
補正或いは新規に追加された限定事項に関して放棄（追加限定事項に均等論の適用が禁止されるという意味：著者注）の推定が成立する。 原クレームに存在していた補正されなかった特徴に対しては均等論適用放棄の推定は適用されない。 然るに、独立クレームをキャンセルすることによって、従属クレームが従属形式から独立クレーム形式に補正さた場合に、重要な論点は当該補正によって特許主題が放棄されたか否かである。 Ranbaxy,
350 F.3d at 1240 (quoting Deering, 347 F.3d at 1325) この状況において、放棄される主題とはキャンセルされる独立クレーム（特定の限定事項を含まない）と独立形式に補正される従属クレーム（そのような限定事項を含む）によって規定される。 均等物は当該追加された特徴には適用されないと推定される。
本事件においてはインレットガイドベーンなる構成要素に対する均等物の全てが放棄されたという推定が成立する。 本事件で関与する独立クレームはクレーム4，8，19であって、これらは元々はインレットガイドベーンなる構成要素を含まない独立クレーム4，8，19に従属するクレームであった。 元々従属クレーム4，8，19はインレットガイドベーンなる特徴（限定事項）を含んでいた。 そして従属クレーム4，8，19は独立クレーム形式に補正され、従属先の独立クレームはキャンセルされた、即ち、インレットガイドベーンの特徴をクレームに追加したのである。 Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ社は当該インレットガイドベーンに対する均等物を再取得(recapture)することはできないという推定を受ける。
然しながら本件はここでもって終結とはならない。 我々のＦｅｓｔｏ大法廷判決（第1回目）においては、クレームを減縮補正すると当該補正部分には均等論を適用する余地はない（complete
bar）であったがその後の最高裁の審理で同判示に修正が加えられ、即ち、禁反言の推定は働くものの、３つの理由(*1)を基礎として禁反言の推定を覆すことが可能である。
同推定に対する反駁は第1審である地裁に差し戻し再審理することが適切であるため当大法廷は本下級審の判決を破棄し、事実審理を地裁に差し戻しとする。
■ 判決：
一部認容、一部破棄、差し戻し
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Judge
Newman dissented：
35USC112 4th paragraph:
A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.
米国特許法第112条第4パラグラフでクレームの記載形式が規定されており、同規定によると従属クレームにはその親クレームを参照することによって同親クレームの限定事項を全て盛り込まれいるので従属クレームを独立クレーム形式に補正することはＦｅｓｔｏ禁反言が成立する減縮補正ではないことは明らかであると主張しております。 このような多数意見によって出願人は従属クレームの使用を避ける必要性がでてくるのでクレーム作成費用の増大と審査官に審査の困難さを起因することになると述べております。
３つの理由(*1)
FESTO最高裁判決において、上反証のための３つの理由に関してCAFCで再審理するよう差戻された結果が以下であります：
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FESTO最高裁の推定（反証可能な推定）に反証するための３つの方法に関しては詳細な指針を示しませんでしたが以下のようなガイダンスを示しております：
反証手法１に関して：
※
「予期不能性」の判断基準はクレーム補正時において当業者にとってどうであったかが判断の基準である；
※
後に開発された技術（真空管に対してトランジスタ等）は「予期不能性」を満たす；
※
公知技術は予期可能性の範疇に入りやすい(然し、必ずしもそうではない)
※
今回の事件に関して地裁において「予期不能性」を外部証拠及び専門家の証言を考慮し判断されるべきである。
反証手法2に関して：
※
減縮補正をした理由が問題となる均等の形態に直接関連するものであったか否かを判断する；
※
問題となる均等の形態を包括するような先行技術を回避するべく補正された場合には反証手法2は適用できない；
※
着眼されるべきは経過書類より理解できる特許権者の補正を為した客観的な理由である；
※
判断基準としては経過書類を参酌されるものとし、経過書類を理解するために当業者の証言が必要である場合を除いて証拠を追加することはできない；
反証手法３に関して：
※
補正時に何故問題となる均等の形態を包括できなかったのかを示す「用語の不適切な使用」などを証明することで反証可能となる；
※
本反証手法を実行する場合において経過書類の枠内でおこなうこと；
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