2023年6月22日、合衆国連邦議会の上院議員Till氏とCoons氏によって起草された特許適格性改正法案が公開された。同改正法案によるとMayo/Alice合衆国最高裁判決を含む過去の司法判断による保護適格性が否定された所謂Judicial Exceptionsを全てリセットし、条文によって特許保護非適格となる対象物を明瞭に規定している。そろそろ連邦議会も立法に向けて動いてほしい。

去る、2023年6月22日に上院議員Till氏とCoons氏によって起草された特許適格性改正法案が公開された。ご存じのように2012_Mayo/2014_Alice最高裁判決によって特許保護適格性の判断基準が判示された。即ち、Mayo/Alice PART 1とPART 2で判断し、特にPART２においてはクレームされた発明にinventive conceptがあるか否かを検討するということになった。これは実務者にとって至難の業であり解決の糸口が見つからずUSPTOの前長官Iancu氏によってもほぼお手上げ状態であった。2022年6月30日にはAmerican Axle事件の裁量上告が棄却され、司法での解決も望めず実体的にはデッドロックの状態となっていた。この状況を打破するには法改正しかなく、この度、改正法案が公開された。

本改正法案では司法例外を全面的に削除し立法によって特許保護非適格となる対象物を明瞭に規定すると共に101条（適格性）判断は新規性或いは進歩性判断とは決別するということを明瞭に規定した。尚、昨年８月３日に公開された上院議員Till氏による改正法案と内容はかなり重複している。そろそろ連邦議会も重たい腰を上げて101条判断基準を2010年以前の正常な状態に戻してほしいものだ。

概要は以下の通り：

101条改正法案：

(a) 一般：　有用なプロセス（方法）、機械、製造物、或いは、物の組成を発明又は発見、或いは、それらを改良した者はだれでも、以下(b)項で規定する例外をクリアし、且つ、本条文で規定する条件と要件を満たすことによって特許を受けられる：（「新規」を削除している：筆者注）

(b)適格性を有さないもの：

(1) 以下のようにクレームされたものは適格性がない：

[A]　上記(a)項のカテゴリーに入るものの、数式がクレームの一部ではないもの；

[B]        [i]　プロセス（方法）であり、少なくとも１つのステップは機械又は製造物を参照しているが、実質的には経済、金融、ビジネス、社会、文化的、或いは、芸術的なもの；

[ii] 上記[i]に該当するプロセスであるが機械或いは製造物を活用せずには実質的には機能しないものは適格性を否定されない；

[C] プロセスであって、

[i] 人間の思考によってのみ機能するメンタルプロセス；

[ii]　人間の行動とは独立或いは人間が行動する前から自然に起こるプロセス；

[D] 人体に存在する組み換えされていない遺伝子；

[E]　自然界に存在する改変されていない自然物；

(2)　上記[D]及び[E]の範疇にはいるものであっても以下を満たす場合には改変或いは組み換えされていないと解釈されない：

[A] 人間の行動によって、単離、精製、濃縮、又はその他の方法で変更されたもの；又は

[B] 有用な発明或いは発見に使用された場合；

(c) 適格性

(1)　クレームされた発明が適格性を備えているか否かは、次のように判断する：

[A] クレームの構成要素の何れも除外することなく、クレームされた発明全体として検討する；

[B]　以下は考慮に入れない；

[i] クレームされた発明に至った経緯；

[ii]　クレームされた発明が周知、一般的、習慣的、或いは、自然に発生するか否か；

[iii] 発明が為された時点での技術水準；

[iv] 本条文で規定する新規性、進歩性、或いは、記載要件；

現在の101条（1952年に立法）

新規かつ有用なプロセス、機械、生産品、組成物、またはそれらの新規かつ有用な改良を発明ないし発見した者は、本法に定める条件および要件に従って特許を受けることができる。

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References:

現行の米国特許法101条（1952年に立法）:

35 U.S.C. 101 – Inventions patentable
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

2023年度 改正法案：

118th Congress 1st Session

Mr. Tills and Mr. Coons introduced the following bill (published June 22, 2023)

Patent Eligibility Restoration Act of 2023

‘‘§ 101. Patent eligibility

‘‘(a) IN GENERAL. — Whoever invents or discovers any useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject only to the exclusions in subsection (b) and to the further conditions and requirements of this title.

‘‘(b) ELIGIBILITY EXCLUSIONS. —

‘‘(1) IN GENERAL. — Subject to paragraph (2), a person may not obtain a patent for any of the following, if claimed as such:

‘‘(A) A mathematical formula that is not part of a claimed invention in a category described in subsection (a).

‘‘(B) (i) Subject to clause (ii), a process that is substantially economic, financial, business, social, cultural, or artistic, even though not less than 1 step in the process refers to a machine or manufacture.

‘‘(ii) The process described in clause (i) shall not be excluded from eligibility for a patent if the process cannot practically be performed without the use of a machine or manufacture.

‘‘(C) A process that —

‘‘(i) is a mental process performed solely in the human mind; or

‘‘(ii) occurs in nature wholly independent of, and prior to, any human activity.

‘‘(D) An unmodified human gene, as that gene exists in the human body.

‘‘(E) An unmodified natural material, as that material exists in nature.

‘‘(2) CONDITIONS. — For the purposes of subparagraphs (D) and (E) of paragraph (1), a human gene or natural material shall not be considered to be unmodified if the gene or material, as applicable, is —

‘‘(A) isolated, purified, enriched, or otherwise altered by human activity; or

‘‘(B) otherwise employed in a useful invention or discovery.

‘‘(c) ELIGIBILITY. —

‘‘(1) IN GENERAL. — In determining whether, under this section, a claimed invention is eligible for a patent, eligibility shall be determined —

‘‘(A) by considering the claimed invention as a whole and without discounting or disregarding any claim element; and

‘‘(B) without regard to —

‘‘(i) the manner in which the claimed invention was made;

‘‘(ii) whether a claim element is known, conventional, routine, or naturally occurring;

‘‘(iii) the state of the applicable art, as of the date on which the claimed invention is invented; or

‘‘(iv) any other consideration in section 102, 103, or 112.