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本事案は、IPR手続きにおいてクレームを無効にする根拠となる先行技術（米国特許法311条(b）項で規定）を明瞭に説示した判決である。即ち、IPRにおける根拠となる先行技術は「特許」と「刊行物」のみであり、無効化の対象となる特許の明細書で記載された出願人が自認した先行技術(Applicant’s Admitted Prior Art: AAPA)はIPR手続きにおける先行技術とはならない。

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但し、当業者の一般知識を理解する、引例同士を組み合わせる動機の存在、或いは、引例に欠落するクレームの構成要素を補充することを検討するうえでAAPAを考慮に入れることは許容される。

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尚、再審査における無効化の根拠となる先行技術は米国特許法301条(a)項で同じ文言で規定されている。即ち、「特許」或いは「刊行物」のみである。

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実務者にとって周知のように出願審査において審査官はAAPAを拒絶理由の根拠して良い、さらに、本判決によってもAAPAは当業者の知識レベルの理解、或いは、引例同士の組み合わせの動機付けとして活用できると判示されている。然し、IPR或いは再審査の申請書にはAAPAを自明性の根拠としないことが重要であろう。即ち、IPRの申請書でAAPAを無効理由（自明性）の根拠として記載しただけで本判決を理由にIPR申請書は却下されかねない。この点は実体審査（審理）とは異なり、寧ろ形式的であり、AAPAがRef A とRef Bとを組み合わせるmotivationと理解できる記載がある場合にIPR申請書で以下に示す上段の記載であればOKであるが下段の記載であればNG（本判決により形式的にIPR開始されない）となるかもしれない。

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(OK）Claim 1 should be invalidated under 35 USC 103 as being unpatentable over Ref A in view of Ref B. AAPA provides motivation to those skilled in the art to combine Ref A and Ref B.

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(NG) Claim 1 should be invalidated under 35 USC 103 as being unpatentable over Ref A in view of Ref B, and further in view of AAPA. AAPA clearly provides motivation to those skilled in the art to combine Ref A and Ref B.（以上筆者）

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■　特許権者：Qualcomm

■　被疑侵害者：Apple

■　関連特許：USP 8,063,674 (以下674特許)

出願日：2009年2月4日

特許日：2011年11月22日

■　特許発明の概要：

The Patent is directed to integrated circuit devices having power detection circuits for systems with multiple supply voltages. The patent seeks to solve problems associated with stray currents causing level shifters in integrated circuits to trigger input/output devices for transmission, which results in erroneous output signals from the circuit. The patent describes various prior art methods for solving the stray current problem.

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■　争点：

IPRの対象となる特許の明細書に記載されたAAPA (出願人が自認した先行技術)はIPR手続きにおける311条(b)項で規定する先行技術となるのか？

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■　事件の背景：

QualcommはUS’674の権利者であってApple社を相手に侵害裁判を起こしたところAppleは審判部のIPR手続きでUSP’674の無効（自明性）を主張した。自明性の根拠となったのは出願人が自認する先行技術（APPA）とMajchrczak引例であった。審判部はこれら２つを先行技術と解しUS’674 のクレームの幾つかを自明であり無効であるという結論に達した。当該審決を不服としAppleはCAFCに控訴し、今回の判決に至った。

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■　代表的なクレーム：

A multiple supply voltage device comprising:

a core network operative at a first supply voltage; and

a control network coupled to said core network wherein said control network is configured to transmit a control signal, said control network comprising: an up/down (up/down) detector configured to detect a power state of said core network; processing circuitry coupled to said up/down detector and configured to generate said control signal based on said power state;

one or more feedback circuits coupled to said up/down detector, said one or more feedback circuits configured to provide feedback signals to adjust a current capacity of said up/down detector;

at least one first transistor coupled to a second supply voltage, the at least one more first transistor being configured to switch on when said first supply voltage is powered down and to switch off when said first supply voltage is powered on;

at least one second transistor coupled in series with the at least one first transistor and coupled to said first supply voltage, the at least one second transistor being configured to switch on when said first supply voltage is powered on and to switch off when said first supply voltage is powered down;

at least one third transistor coupled in series between the at least one first transistor and the at least one second transistor. 

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■　審判部の判断：

674特許の図1に記載されたAAPIとMajcherczak(US PG Pub. No. 2002/0163364)とを組み合わせることによって674特許のクレーム1の構成要素はすべて開示されており、当該特許クレーム1は自明である。

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QualcommはAAPAをIPR手続きの無効の根拠とはなりえないと反論したが審判部によって否定された。AAPAは674特許において出願人が自認した先行技術であって、IPRでそれを無効の根拠となる先行技術として使用することは米国特許法311条(b)項に鑑み妥当する。

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■　CAFCの判断

審決を破棄・差戻とする。

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Qualcommの主張：

AAPAは米国特許法311条(b)項で言う先行技術には該当しないのでIPRにおいて考慮されない。311条(b)項で規定する先行技術は特許又は刊行物のみであり、AAPAを除外している。その後Qualcommは若干主張を和らげAAPAを当業者の一般的な知識としてIPR手続きで考慮に入れることは認めた。

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Apple側の主張：

311条(b)項は特許或いは刊行物のいかなる使用も認めておりQualcommの主張は311条(b)項で規定する先行技術の意味合いの許容限度を超えて改訂することになる。即ち、特許或いは刊行物中に記載された内容はIPR手続きにおける先行技術として利用可能である。

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PTOの主張：

PTOとしては2020年8月18日に公開したガイダンスに基づき審理を再開するべくCAFCに差し戻しを要請した（本審決の前にガイダンスが公開された故）。同ガイダンスによるとAAPAは311条(b)項の下に先行技術ではないという点ではQualcommの主張に同意する。しかし同ガイダンスは、CAFCの判例にもあるようにAAPAをIPR手続きにおいて当業者の一般的な知識を示す証拠として活用する（クレームで欠落した構成を補充、或いは、引例同士を組み合わせる動機付け）ことを許容すると述べている。

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CAFCの見解：

本事件における主たる争点はAAPAが311条(b)項で規定する特許或いは刊行物に該当するか否かである。結論から言うとAAPAは311条(b)項の先行技術には該当しない。311条(b)項では、IPR手続きにおいて特許のクレームを無効とする根拠となる条文は102条と103条であり、特許又は刊行物たる先行技術のみに限定している。依って、311条(b)項は無効の対象となる特許に記載された先行技術を除外するという点に関してQualcomm及びPTOの主張に同意する。

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この理解は再審査で利用可能な先行技術（301条(a)項で規定）と同じであり、それ自身が特許ではないものは先行技術と解釈されない。

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尚、1997年のCAFCの判決（In re Lonardo）において301条(a)項以外の先行技術ではないものが考慮されたがこの事案は特許庁長官により開始されたものなので301条(a)項ではなく303条(a)項が適用される。

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連邦議会がAIA（America Invents Act：2011年成立）の立法時に311条(b)項で規定する先行技術に関する文言を301条(a)項の規定と同じにしたという事実、及び、AIA成立時における裁判所の301条(a)項の先行技術の解釈に鑑み311条(b)項で言う先行技術としての特許及び刊行物はそれ自身で先行技術でなければならない。

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311条(b)項の下にAAPAは先行技術ではないが、AAPAをIPR手続きにおいて完全に排除するという意味ではない。Koninklijke Phillips v. Google (Fed Cir. 2020)において、「当業者の一般知識は311条(b)項による先行技術ではないという理由で当業者の一般的な知識をIPRでは考慮に入れない」という議論を明白に否定した。要は、裁判所、或いは、審判部での判断であるか否か(Forumの違い)に拘わらず、クレームの自明性を判断するうえで当業者の一般的な知識を考慮に入れることは不可欠である。この観点でAAPAをIPR手続きの審理において考慮に入れることは適切である。例えば、引例同士を組み合わせることに対する動機があるか否か、或いは、引例では欠落したクレームの構成要素を補充するという目的でAAPAを考慮に入れることは許容される。

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さらに、連邦議会はAIAの立法時、IPR手続きを効率の良い行政手続きとするべくIPRでの先行技術を「特許」或いは「刊行物」に絞り、102条で規定する他の先行技術、「販売」或いは「公用」（即ち、証拠能力を立証するのが困難）を省いたということからもAAPAをIPRにおける先行技術としない理由として説明が成り立つ。再審査においても同じ理由（安価で早い手続き）で「販売」及び「公用」を先行技術から除外した。Qua Envtl Techs v. Union Sanitary Dist (Fed. Cir. 1991)

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依って、「１」審判部はAAPAを311条(b)項の先行技術と解釈した点は間違いである、しかし、「２」AAPAをIPR手続きで考慮に入れることは許容される。従って、AppleのIPR申請書においてAAPAが311条(b)項の先行技術として無効理由の根拠として活用されたのか、或いは、上記したような許容される活用の仕方であったのかが審判部で審理されていない。この点に関して審判部に差し戻す。

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References:

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35 U.S.C. 301 Citation of prior art and written statements.

(a) IN GENERAL.—Any person at any time may cite to the Office in writing—

(1) prior art consisting of patents or printed publications which that person believes to have a bearing on the patentability of any claim of a particular patent;

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35 U.S.C. 302 Request for reexamination.

Any person at any time may file a request for reexamination by the Office of any claim of a patent on the basis of any prior art cited under the provisions of section 301. The request must be in writing and must be accompanied by payment of a reexamination fee established by the Director pursuant to the provisions of section 41. The request must set forth the pertinency and manner of applying cited prior art to every claim for which reexamination is requested. Unless the requesting person is the owner of the patent, the Director promptly will send a copy of the request to the owner of record of the patent.

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35 U.S.C. 311 Inter partes review.

(a) IN GENERAL.—Subject to the provisions of this chapter, a person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute an inter partes review of the patent. The Director shall establish, by regulation, fees to be paid by the person requesting the review, in such amounts as the Director determines to be reasonable, considering the aggregate costs of the review.

(b) SCOPE.—A petitioner in an inter partes review may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent only on a ground that could be raised under section 102 or 103 and only on the basis of prior art consisting of patents or printed publications.

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35 U.S.C. 303 (a)

Within three months following the filing of a request for reexamination under the provisions of section 302, the Director will determine whether a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent concerned is raised by the request, with or without consideration of other patents or printed publications. On his own initiative, and any time, the Director may determine whether a substantial new question of patentability is raised by patents and publications discovered by him or cited under the provisions of section 301 or 302. The existence of a substantial new question of patentability is not precluded by the fact that a patent or printed publication was previously cited by or to the Office or considered by the Office.

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