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明細書において予想される実施例（”Prophetic Example”: 実際の実験に基づかないが予想される実施例）を記載することは許容されている。然しながら、実際には実験をしていないにも関わらず恰も実施したかのように予想例を記載することは不公正行為と判断される可能性がある。また発明者が意図的に予想例を実施したかのように記載する場合には詐欺行為（Fraud）と判断され特許が権利行使不能となる場合もある。

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注意：以下、予想される実施例を「予想例 “prophetic example”」と称する。

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今回のUSPTOの官報において「予想例 “prophetic example”」を過去形で表現してはならないと忠告しており、ベストな対応としては「予想例 “prophetic example”」と現実の実施例とが識別できるように明細書にラベリング（明瞭に表示）することを推奨している。

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日本出願を基礎として米国出願をすると仮定した場合、米国特許明細書の品質は企業の発明者から発明を聞き取る段階で決まる。即ち、弁理士さんが発明者との打合せ時に実際に実施した結果に基づく実施例か、若しくは、机上での検討結果のみに基づくものなのかを確認したうえで明細書を作成することにつきる。さらに明細書作成時に「時制」に注意し表現することが重要であり、さらに翻訳者にも「時制」に留意し英訳することを周知徹底することが重要である。（以上筆者）

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以下官報の概要：

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出願明細書において「予想例（実際には実験していない）」と現実の実施例（実験などをして得た結果） の記載の仕方：

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■　「予想例」と現実の実施例 (Prophetic Example v. Working Example)

「予想例 “prophetic example”」とは紙面上の実施例とも呼称される。「予想例」としては、実際に実験などをして得た結果によるものではないが合理的に予想される結果を意味する。

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MPEP608.01(p)：「予想例 ”prophetic example”」は現在形或いは未来形で表現するのは良いが過去形で表現してはならない。

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■　米国特許法第112条(a)項 (Written Description and Enablement Requirements)

米国特許法第112条(a)項の「実施可能要件」を満たすには当業者が発明を実施できるように少なくとも一つの実施可能な形態が明細書に記載されていなければならない。但し、当業者が明細書を学習し過渡の実験を繰り返すことなく発明を実施可能な場合には明細書に実施例を記載する必要はない。In re Boroowski (CCPA 1970) MPEP 2164.02

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「予想例 “prophetic example”」が明細書に存在するというだけで明細書は実施可能要件を満たさないと判断するのは間違いである。寧ろ実現可能な実施例が欠如しているか、若しくは、明細書を学習した当業者が発明を実施するために過渡な実験を要する場合に実施可能要件が問題となる。Atlas Powder Co. v. E.I. du Pont De Nemours Co (Fed. Cir. 1984)

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「予想例 ”prophetic example”」が不明瞭に記載されている、若しくは、「予想例 “prophetic example”」が恰も現実に実施されたもののように記載されている場合には明細書の信ぴょう性が問題となる。

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そのような疑義が生じた場合には審査官は112条(a)項の実施可能要件或いは記述要件に鑑み判断することになる。そのような拒絶を受けた場合に出願人側としては実際の実験結果、或いは、現実の実施例、適切な反論、或いは、予想される結果が生じるであろうということを挙証できる証拠を伴い反論することが可能である。

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■　出願人の開示義務 (Applicant’s Duty of Disclosure)　 MPEP 2004, Item 8

上記したように「予想例 “prophetic example”」は過去形で表現しないこと。Hoffman-La Roche v. Promega Corp (Fed. Cir. 2003) 発明者が実際には実施していない「予想例」を過去形で表現することによって発明者による不公正行為(inequitable conduct)があったのではないかという問題が生じる。もし発明者が実施をしていない「予想例 “prophetic example”」を意図的に実施したかのように表現した場合にはフロード（fraud: 詐欺行為）を構成する。Apotex Inc. v. UCB (Fed. Cir. 2014) 発明者は明細書で「予想例 “prophetic example”」を全て過去形で表現していながら・・・権利行使の段階においてそれら実施例（「予想例」）は一切実験に基づくものではないことを認めた。

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■　ベストな対応の仕方

明細書に「予想例 “prophetic example”」と現実の実施例を記載する場合にはそれらが識別できるように文章の時制（現在形、未来形、過去形）に気を付けること。それらを識別するのが困難な場合には当業者及び非当業者が明細書を読んでどう理解するかで判断する。従って、明細書作成におけるベストの対応策は「予想例 “prophetic example”」と現実の実施例とを明瞭に識別できるように「予想例 “prophetic example”)」と「現実の実施例 (working example)」というように明示（表示）することである。

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References:

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■  35 U.S.C. 112(a):

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

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■  MPEP 608.01(p):

II. SIMULATED OR PREDICTED TEST RESULTS OR PROPHETIC EXAMPLES

Simulated or predicted test results and prophetical examples (paper examples) are permitted in patent applications. Working examples correspond to work actually performed and may describe tests which have actually been conducted and results that were achieved. Paper examples describe the manner and process of making an embodiment of the invention which has not actually been conducted. Paper examples should not be represented as work actually done. No results should be represented as actual results unless they have actually been achieved. Paper examples should not be described using the past tense. Hoffman-La Roche, Inc. v. Promega Corp., 323 F.3d 1354, 1367, 66 USPQ2d 1385, 1394 (Fed. Cir. 2003).

■  MPEP 2164.02:

Compliance with the enablement requirement of 35 U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph, does not turn on whether an example is disclosed. An example may be "working" or "prophetic." A working example is based on work actually performed. A prophetic example describes an embodiment of the invention based on predicted results rather than work actually conducted or results actually achieved.

The specification need not contain an example if the invention is otherwise disclosed in such manner that one skilled in the art will be able to practice it without an undue amount of experimentation. In reBorkowski, 422 F.2d 904, 908, 164 USPQ 642, 645 (CCPA 1970).

■  MPEP 2004, Item 8:

8. Care should be taken to see that inaccurate statements, inaccurate evidence or inaccurate experiments are not introduced into the record, either inadvertently or intentionally. For example, stating that an experiment "was run" or "was conducted" when, in fact, the experiment was not run or conducted is a misrepresentation of the facts. See Apotex v. UCB, Inc., 763 F.3d 1359, 112 USPQ2d 1085 (Fed. Cir. 2014). No results should be represented as actual results unless they have actually been achieved. Paper or prophetic examples should not be described using the past tense. Hoffman-La Roche, Inc. v. Promega Corp., 323 F.3d 1354, 1367, 66 USPQ2d 1385, 1394 (Fed. Cir. 2003); see also MPEP § 608.01(p), subsection II and § 707.07(l). Also, misrepresentations can occur when experiments which were run or conducted are inaccurately reported in the specification, e.g., an experiment is changed by leaving out one or more ingredients. See Steierman v. Connelly, 192 USPQ 433 (Bd. Pat. Int. 1975); 192 USPQ 446 (Bd. Pat. Int. 1976). See Intellect Wireless v. HTC Corp., 732 F. 3d 1339, 1342, 108 USPQ2d 1563, 1565 (Fed. Cir. 2013) wherein applicants submitted a declaration under 37 CFR 1.131 containing false statements regarding reduction to practice of the claimed invention.

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